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1
Wie schütze ich meine
Innovationen?
IP meets Innovation
Dr. Andrea Schmoll
Rechtsanwältin, Partnerin
Köln – forum finance – 3. Mai 2017
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2
Überblick
1. Was ist IP?
– Patente & Co
– Arbeitnehmererfindungen
– Know-how
2. Verwertung von IP außerhalb von F&E
3. Förderung der F&E
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3
#1 Was ist IP?
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4
Grundlagen
Private & Confidential
Geistiges Eigentum
Urheberrechte
Gewerbliche
Schutzrechte
Know-how
Wettbewerbsrechtlicher
Leistungsschutz
Wettbewerbsrecht
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5
Patente
Private & Confidential
Schutz vor
Herstellung,
Angebot,
Inverkehrbringen
der Erfindung
Voraussetzungen
– Erfindungsakt auf Gebiet der Technik
(Erfindung als Lösung eines Problems)
– Neuheit (nicht Stand der Technik)
Folgen bei Verstößen
– Auskunft, Unterlassung & Schadensersatz
Wichtig für erfolgreiche Anmeldung
 Patentanwälte (techn. Kenntnisse wesentlicher
Beitrag zum Erfolg)
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6
Überblick zum Arbeitnehmererfindungsrecht
• Über 80% der Erfindungen werden von Arbeitnehmern gemacht
• Das Recht, ein Patent (od. Gebrauchsmuster) eintragen zu lassen, obliegt
dem Erfinder
• Aber die Ergebnisse der Arbeit des Arbeitnehmers stehen i.d.R. dem
Arbeitgeber zu
Arbeitnehmererfindungsgesetz ("ArbEG") regelt Unterschiede:
 die Übertragung der Rechte an Arbeitnehmererfindungen an den
Arbeitgeber
 die adäquate Vergütung für den Arbeitnehmererfinder
 die Verpflichtungen des Arbeitgebers in der Handhabung von
Arbeitnehmererfindungen (Anmeldung zu Schutzrechten)
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7
Arbeitnehmererfindung
Arbeitnehmererfindung
Diensterfindung
Inanspruchnahme
VergütungVerwertung
Keine
Inanspruchnahme
Freie Erfindung
Mitteilungspflicht
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8
Geschäftsgeheimnisse
Geheimes
Know-how
begründet kein
absolutes
Recht des
Inhabers
 Großer wirtschaftlicher Wert (z.B. Coca-Cola
Formel)
 Schutzanforderungen gering
• Schutz z.B. für Kundenlisten, Rezepturen,
Technologien, Produktionsverfahren
• keine zeitliche Begrenzung
• Keine Registrierung (Wettbewerbsvorteil durch
zeitlichen Vorsprung)
 Schutz in Deutschland derzeit über §§ 17 ff. UWG
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9
Nach bisherigem deutschen Recht
Wenn es…
• nichtoffenkundig und
• unternehmensbezogen ist,
• ein Geheimhaltungsinteresse
sowie
• ein Geheimhaltungswille besteht
Nach der Trade Secrets Directive
Wenn es…
• geheim ist,
• kommerziellen Wert aufgrund
des Geheimnischarakters hat,
und
• der Geheimnisinhaber
angemessene
Geheimhaltungsmaßnahmen
angewendet hat
Wann soll Know-how geschützt werden?
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10
Maßnahmen zum Schutz geheimer Informationen
 Einführung einer Unternehmensrichtlinie
 Umfassende Klausel im Arbeitsvertrag & Schulung der Mitarbeiter
 Offenlegung von sensiblen Know-how ggü. Arbeitnehmern nur auf "need-to-
know" Basis
 Klare Bezeichnung der vertraulichen Informationen
 Aufzeichnungen darüber, wer Zugang zu Geheimnis hat
 Regelmäßiges Update der NDAs
 Vielfältige individualvertragliche Regelungsmöglichkeiten
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11
Verwertung von IP außerhalb von F&E
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12
Arten der Verwertung
Exklusive Nutzung durch Inhaber
Lizenzierung: Erlaubnis für Dritte, IP
zu nutzen
Kreuzlizenzierung: Gegenseitige
Lizenzen zur Nutzung einräumen
Verkauf des IP-Rechts:
Vollrechtsübertragung
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13
Umfang einer Lizenz
Der Umfang
einer Lizenz
bestimmt sich
anhand der
Fragen…
• Welche Rechte sollen lizenziert werden?
• Welche Art von Lizenz soll erteilt werden?
Exklusiv, alleinig, einfach?
• Für welches Gebiet soll die Lizenz
eingeräumt werden? Deutschland, EU,
weltweit?
• Wie soll mit Verbesserungen umgegangen
werden?
• Soll dem Lizenznehemer die Möglichkeit
gegeben werden, Unterlizenzen zu
erteilen?
Private & Confidential
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14
Wieso Lizenzieren?
Vorteile:
• Kontrolle über das lizenzierte Recht behalten
• Weitere eigene Nutzung des lizenzierten Rechts (je nach Lizenz)
• Flexibler Einsatzbereich
• Steigerung der Einnahmen mit minimalen weiteren Investitionen
• Penetration des inländischen bzw. ausländische Marktes
• Steigerung der Marktpräsenz
• Testmärkte für neue Produkte
• Kreuzlizenzierung: Eigene Lücken mit Technologies des Lizenznehmers
füllen
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15
Förderung der F&E
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16
Forschung und Entwicklung
Werde ich alleine
tätig?
Kooperiere ich
mit einem
anderen?
Gebe ich alles in
Auftrag?
F&E Auftrag:
• Vorgaben kommen vom
Auftraggeber (AG)
• Arbeiten allein vom
Auftragnehmer (AN)
• AG trägt finanzielles
Risiko
• Nachvertragliche
Interessen:
Exklusivität &
Geheimhaltung durch
AN
F&E Kooperation:
• Vorgaben & Informationen
("Background") von beiden
• Arbeiten von beiden
durchgeführt
• Finanzielles Risiko tragen
beide
• Nachvertragliche
Interessen:
Bindung des Partners,
Geheimhaltung &
Marktpositionierung
Private & Confidential
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17
IP Due Diligence vor Förderprojekten
 Identifizierung des IP
 Überprüfung der Inhaberschaft und Existenz des IP
 Erkennen von Rechten Dritter an IP
 Feststellen der Wirksamkeit und Stärke von IP-Rechten
 Beurteilung von potentiellen IP-Verletzungen (insb. "freedom-to-operate")
 Bereits bestehende Strukturen zur späteren Nutzung (insb. im Ausland)?
Private & Confidential
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18
Nach Antragstellung: Zuwendungsbescheid
Dringend!
Einhaltung der
Regelungen
während der
Projektlaufzeit &
Bindungsfrist
• Insbesondere Nebenbestimmungen
vielfältig, abhängig vom Zuwendungsgeber
(BMBF, Bundesländer, EU-Mittel)
Bei Verstoß drohen
• Widerruf des Bescheids und (teilweise)
Rückzahlung der finanziellen Zuwendung
• Subventionsbetrug (§ 264 StGB, SubvG)
• strategisch unvorteilhaft für zukünftige
Förderanträge
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19
Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten
• Ergebnisse müssen für Forschung & Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden (zB Nr. 8.1 BNBest-P)
• Zuwendungsgeber erhält an Ergebnissen & urheberrechtlich geschützten
Teilen nicht ausschließliches, übertragbares Benutzungs- und
Nutzungsrecht (zB Nr. 8.2 BNBest-P)
• Zuwendungsempfänger darf nur veräußern, wenn Erwerber Verpflichtungen
ebenfalls nachkommt (zB Nr. 10.1 BNBest-P)
• Verträge zur Übertragung ins EU-Ausland bedürfen der Zustimmung des
Zuwendungsgebers (zB Nr. 10.2 BNBest-P)
Private & Confidential
Genaue Prüfung der Pflichten erforderlich!
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20
Pflichten des Zuwendungsempfängers
• Berichtspflicht: Zwischen- & Schlussberichte über Durchführung & Stand
• Ausübungs- & Verwertungspflicht bzgl. der Ergebnisse (Gegenstück des
ausschließlichen Verwertungsrechts & Recht an Einnahmen hieraus)
• Mitteilungspflicht gegenüber Zuwendungsgeber, falls Schutzrechte nicht
aufrechterhalten oder verteidigt werden
• Verpflichtung Arbeitnehmererfindungen nicht freizugeben & zum Schutzrecht
anzumelden (zB Nr. 10.1 NKBF)
• Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts
(zuvor aber Sicherung durch Anmeldung der Schutzrechte!)
• Bei Erlöschen des Interesses an Aufrechterhaltung (od. Verteidigung) von IP:
Pflicht zur Übertragung auf Zuwendungsgeber
Private & Confidential
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21
Verwertungspflicht und Verwertungsplan
Private & Confidential
• Sicherstellung der bestmöglichen
Verwertung der Ergebnisse
• bereits bei Antragstellung Festlegung des
Verwertungsplans
• voraussichtliche wissenschaftl., techn. &
wirtschaftl. Ergebnisverwertung
• bei Abweichung von Verwertungsplan
Anzeige an Zuwendungsgeber
erforderlich
osborneclarke.com
22
Nichtbeachtung der Verwertungspflicht
ohne ausreichende Gründe innerhalb bestimmten Zeitraums…
 erlöschen des ausschließlichen Nutzungsrechts
 auf Verlangen nicht ausschließliches & nicht übertragbares Nutzungsrecht
an Dritte im Inland am Ergebnis zu branchenüblichen Bedingungen
erteilen
 unwiderrufliches, unentgeltliches und nicht ausschließliches
Nutzungsrecht für Ergebnis und damit verbundenen in- und
ausländischen Rechten an Zuwendungsgeber
Weitergabe an Dritte zur Förderung von Wissenschaft, Technik &
Innnovationen möglich
Private & Confidential
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23
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23
Dr. Andrea Schmoll berät nationale und
internationale Mandanten zu allen Fra-
gen des gewerblichen Rechtsschutzes
mit einem besonderen Schwerpunkt auf
der Kommerzialisierung von IP Rech-
ten.
Sie hat langjährige Erfahrung in der
Beratung und Vertretung von nationalen
und internationalen Mandanten, insbe-
sondere aus den Bereichen Life Scien-
ces und Retail, rund um Technologie-
transfer, insbesondere die Lizenzierung
von IP Rechten und Know-how,
Forschungs- und Entwicklungskoope-
rationen sowie kartellrechtliche Fragen.
Sie hat zudem ausgewiesene Expertise
im Marken- und Wettbewerbsrecht.
Ein besonderer Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit ist das Arbeitnehmererf-
indungsrecht. Sie hat große Erfahrung
bei IP-Fragen im Rahmen von M&A-
Transaktionen.
Andrea Schmoll studierte in Göttingen,
Hongkong und Bonn, bevor sie ihren
Doktortitel an der Universität Jena im
Jahr 2001 erwarb.
Andrea Schmoll kam 2014 zu Osborne
Clarke; vorher war sie Partnerin bei
Baker & McKenzie.
Ihre Ansprechpartnerin
Dr. Andrea Schmoll
Partner
andrea.schmoll@osborneclarke.com
Private & Confidential
+49 221 5108 4260

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IP meets innovation - Wie schütze ich meine Innovation?

  • 1. osborneclarke.com 1 Wie schütze ich meine Innovationen? IP meets Innovation Dr. Andrea Schmoll Rechtsanwältin, Partnerin Köln – forum finance – 3. Mai 2017
  • 2. osborneclarke.com 2 Überblick 1. Was ist IP? – Patente & Co – Arbeitnehmererfindungen – Know-how 2. Verwertung von IP außerhalb von F&E 3. Förderung der F&E
  • 4. osborneclarke.com 4 Grundlagen Private & Confidential Geistiges Eigentum Urheberrechte Gewerbliche Schutzrechte Know-how Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz Wettbewerbsrecht
  • 5. osborneclarke.com 5 Patente Private & Confidential Schutz vor Herstellung, Angebot, Inverkehrbringen der Erfindung Voraussetzungen – Erfindungsakt auf Gebiet der Technik (Erfindung als Lösung eines Problems) – Neuheit (nicht Stand der Technik) Folgen bei Verstößen – Auskunft, Unterlassung & Schadensersatz Wichtig für erfolgreiche Anmeldung  Patentanwälte (techn. Kenntnisse wesentlicher Beitrag zum Erfolg)
  • 6. osborneclarke.com 6 Überblick zum Arbeitnehmererfindungsrecht • Über 80% der Erfindungen werden von Arbeitnehmern gemacht • Das Recht, ein Patent (od. Gebrauchsmuster) eintragen zu lassen, obliegt dem Erfinder • Aber die Ergebnisse der Arbeit des Arbeitnehmers stehen i.d.R. dem Arbeitgeber zu Arbeitnehmererfindungsgesetz ("ArbEG") regelt Unterschiede:  die Übertragung der Rechte an Arbeitnehmererfindungen an den Arbeitgeber  die adäquate Vergütung für den Arbeitnehmererfinder  die Verpflichtungen des Arbeitgebers in der Handhabung von Arbeitnehmererfindungen (Anmeldung zu Schutzrechten)
  • 8. osborneclarke.com 8 Geschäftsgeheimnisse Geheimes Know-how begründet kein absolutes Recht des Inhabers  Großer wirtschaftlicher Wert (z.B. Coca-Cola Formel)  Schutzanforderungen gering • Schutz z.B. für Kundenlisten, Rezepturen, Technologien, Produktionsverfahren • keine zeitliche Begrenzung • Keine Registrierung (Wettbewerbsvorteil durch zeitlichen Vorsprung)  Schutz in Deutschland derzeit über §§ 17 ff. UWG
  • 9. osborneclarke.com 9 Nach bisherigem deutschen Recht Wenn es… • nichtoffenkundig und • unternehmensbezogen ist, • ein Geheimhaltungsinteresse sowie • ein Geheimhaltungswille besteht Nach der Trade Secrets Directive Wenn es… • geheim ist, • kommerziellen Wert aufgrund des Geheimnischarakters hat, und • der Geheimnisinhaber angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen angewendet hat Wann soll Know-how geschützt werden?
  • 10. osborneclarke.com 10 Maßnahmen zum Schutz geheimer Informationen  Einführung einer Unternehmensrichtlinie  Umfassende Klausel im Arbeitsvertrag & Schulung der Mitarbeiter  Offenlegung von sensiblen Know-how ggü. Arbeitnehmern nur auf "need-to- know" Basis  Klare Bezeichnung der vertraulichen Informationen  Aufzeichnungen darüber, wer Zugang zu Geheimnis hat  Regelmäßiges Update der NDAs  Vielfältige individualvertragliche Regelungsmöglichkeiten
  • 12. osborneclarke.com 12 Arten der Verwertung Exklusive Nutzung durch Inhaber Lizenzierung: Erlaubnis für Dritte, IP zu nutzen Kreuzlizenzierung: Gegenseitige Lizenzen zur Nutzung einräumen Verkauf des IP-Rechts: Vollrechtsübertragung
  • 13. osborneclarke.com 13 Umfang einer Lizenz Der Umfang einer Lizenz bestimmt sich anhand der Fragen… • Welche Rechte sollen lizenziert werden? • Welche Art von Lizenz soll erteilt werden? Exklusiv, alleinig, einfach? • Für welches Gebiet soll die Lizenz eingeräumt werden? Deutschland, EU, weltweit? • Wie soll mit Verbesserungen umgegangen werden? • Soll dem Lizenznehemer die Möglichkeit gegeben werden, Unterlizenzen zu erteilen? Private & Confidential
  • 14. osborneclarke.com 14 Wieso Lizenzieren? Vorteile: • Kontrolle über das lizenzierte Recht behalten • Weitere eigene Nutzung des lizenzierten Rechts (je nach Lizenz) • Flexibler Einsatzbereich • Steigerung der Einnahmen mit minimalen weiteren Investitionen • Penetration des inländischen bzw. ausländische Marktes • Steigerung der Marktpräsenz • Testmärkte für neue Produkte • Kreuzlizenzierung: Eigene Lücken mit Technologies des Lizenznehmers füllen
  • 16. osborneclarke.com 16 Forschung und Entwicklung Werde ich alleine tätig? Kooperiere ich mit einem anderen? Gebe ich alles in Auftrag? F&E Auftrag: • Vorgaben kommen vom Auftraggeber (AG) • Arbeiten allein vom Auftragnehmer (AN) • AG trägt finanzielles Risiko • Nachvertragliche Interessen: Exklusivität & Geheimhaltung durch AN F&E Kooperation: • Vorgaben & Informationen ("Background") von beiden • Arbeiten von beiden durchgeführt • Finanzielles Risiko tragen beide • Nachvertragliche Interessen: Bindung des Partners, Geheimhaltung & Marktpositionierung Private & Confidential
  • 17. osborneclarke.com 17 IP Due Diligence vor Förderprojekten  Identifizierung des IP  Überprüfung der Inhaberschaft und Existenz des IP  Erkennen von Rechten Dritter an IP  Feststellen der Wirksamkeit und Stärke von IP-Rechten  Beurteilung von potentiellen IP-Verletzungen (insb. "freedom-to-operate")  Bereits bestehende Strukturen zur späteren Nutzung (insb. im Ausland)? Private & Confidential
  • 18. osborneclarke.com 18 Nach Antragstellung: Zuwendungsbescheid Dringend! Einhaltung der Regelungen während der Projektlaufzeit & Bindungsfrist • Insbesondere Nebenbestimmungen vielfältig, abhängig vom Zuwendungsgeber (BMBF, Bundesländer, EU-Mittel) Bei Verstoß drohen • Widerruf des Bescheids und (teilweise) Rückzahlung der finanziellen Zuwendung • Subventionsbetrug (§ 264 StGB, SubvG) • strategisch unvorteilhaft für zukünftige Förderanträge Private & Confidential
  • 19. osborneclarke.com 19 Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten • Ergebnisse müssen für Forschung & Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden (zB Nr. 8.1 BNBest-P) • Zuwendungsgeber erhält an Ergebnissen & urheberrechtlich geschützten Teilen nicht ausschließliches, übertragbares Benutzungs- und Nutzungsrecht (zB Nr. 8.2 BNBest-P) • Zuwendungsempfänger darf nur veräußern, wenn Erwerber Verpflichtungen ebenfalls nachkommt (zB Nr. 10.1 BNBest-P) • Verträge zur Übertragung ins EU-Ausland bedürfen der Zustimmung des Zuwendungsgebers (zB Nr. 10.2 BNBest-P) Private & Confidential Genaue Prüfung der Pflichten erforderlich!
  • 20. osborneclarke.com 20 Pflichten des Zuwendungsempfängers • Berichtspflicht: Zwischen- & Schlussberichte über Durchführung & Stand • Ausübungs- & Verwertungspflicht bzgl. der Ergebnisse (Gegenstück des ausschließlichen Verwertungsrechts & Recht an Einnahmen hieraus) • Mitteilungspflicht gegenüber Zuwendungsgeber, falls Schutzrechte nicht aufrechterhalten oder verteidigt werden • Verpflichtung Arbeitnehmererfindungen nicht freizugeben & zum Schutzrecht anzumelden (zB Nr. 10.1 NKBF) • Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts (zuvor aber Sicherung durch Anmeldung der Schutzrechte!) • Bei Erlöschen des Interesses an Aufrechterhaltung (od. Verteidigung) von IP: Pflicht zur Übertragung auf Zuwendungsgeber Private & Confidential
  • 21. osborneclarke.com 21 Verwertungspflicht und Verwertungsplan Private & Confidential • Sicherstellung der bestmöglichen Verwertung der Ergebnisse • bereits bei Antragstellung Festlegung des Verwertungsplans • voraussichtliche wissenschaftl., techn. & wirtschaftl. Ergebnisverwertung • bei Abweichung von Verwertungsplan Anzeige an Zuwendungsgeber erforderlich
  • 22. osborneclarke.com 22 Nichtbeachtung der Verwertungspflicht ohne ausreichende Gründe innerhalb bestimmten Zeitraums…  erlöschen des ausschließlichen Nutzungsrechts  auf Verlangen nicht ausschließliches & nicht übertragbares Nutzungsrecht an Dritte im Inland am Ergebnis zu branchenüblichen Bedingungen erteilen  unwiderrufliches, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für Ergebnis und damit verbundenen in- und ausländischen Rechten an Zuwendungsgeber Weitergabe an Dritte zur Förderung von Wissenschaft, Technik & Innnovationen möglich Private & Confidential
  • 23. osborneclarke.com 23 osborneclarke.com 23 Dr. Andrea Schmoll berät nationale und internationale Mandanten zu allen Fra- gen des gewerblichen Rechtsschutzes mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Kommerzialisierung von IP Rech- ten. Sie hat langjährige Erfahrung in der Beratung und Vertretung von nationalen und internationalen Mandanten, insbe- sondere aus den Bereichen Life Scien- ces und Retail, rund um Technologie- transfer, insbesondere die Lizenzierung von IP Rechten und Know-how, Forschungs- und Entwicklungskoope- rationen sowie kartellrechtliche Fragen. Sie hat zudem ausgewiesene Expertise im Marken- und Wettbewerbsrecht. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist das Arbeitnehmererf- indungsrecht. Sie hat große Erfahrung bei IP-Fragen im Rahmen von M&A- Transaktionen. Andrea Schmoll studierte in Göttingen, Hongkong und Bonn, bevor sie ihren Doktortitel an der Universität Jena im Jahr 2001 erwarb. Andrea Schmoll kam 2014 zu Osborne Clarke; vorher war sie Partnerin bei Baker & McKenzie. Ihre Ansprechpartnerin Dr. Andrea Schmoll Partner andrea.schmoll@osborneclarke.com Private & Confidential +49 221 5108 4260