Das Dokument bietet einen Überblick über geistiges Eigentum (IP) und dessen Schutz, einschließlich Patente, Arbeitnehmererfindungen und Geschäftsgeheimnisse. Es erläutert die Verwertung von IP durch Lizenzierung und die Verpflichtungen von Zuwendungsempfängern bei geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Zudem werden Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen und rechtliche Rahmenbedingungen bei der Projektförderung behandelt.

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Wie schütze ich meine
Innovationen?
IP meets Innovation
Dr. Andrea Schmoll
Rechtsanwältin, Partnerin
Hamburg – forum finance – 5. Juli 2017

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Überblick
1. Was ist IP?
– Patente & Co
– Arbeitnehmererfindungen
– Know-how
2. Verwertung von IP
3. Geförderte F&E Projekte

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#1 Was ist IP?

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Grundlagen
Private & Confidential
Geistiges Eigentum
Urheberrechte
Gewerbliche
Schutzrechte
Know-how
Wettbewerbsrechtlicher
Leistungsschutz
Wettbewerbsrecht

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Patente
Private & Confidential
Schutz vor
Herstellung,
Angebot,
Inverkehrbringen
der Erfindung
Voraussetzungen
– Erfindungsakt auf Gebiet der Technik
(Erfindung als Lösung eines Problems)
– Neuheit (nicht Stand der Technik)
Folgen bei Verstößen
– Auskunft, Unterlassung & Schadensersatz
Wichtig für erfolgreiche Anmeldung
 Patentanwälte (techn. Kenntnisse wesentlicher
Beitrag zum Erfolg)

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Arbeitnehmererfindungen
• Über 80% der Erfindungen werden von Arbeitnehmern gemacht
• Das Recht, ein Patent (od. Gebrauchsmuster) eintragen zu lassen, obliegt
dem Erfinder
• Aber die Ergebnisse der Arbeit des Arbeitnehmers stehen i.d.R. dem
Arbeitgeber zu
Arbeitnehmererfindungsgesetz ("ArbEG") regelt Unterschiede:
 die Übertragung der Rechte an Arbeitnehmererfindungen an den
Arbeitgeber
 die adäquate Vergütung für den Arbeitnehmererfinder
 die Verpflichtungen des Arbeitgebers in der Handhabung von
Arbeitnehmererfindungen (Anmeldung zu Schutzrechten)

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Geschäftsgeheimnisse
Geheimes
Know-how
begründet kein
absolutes
Recht des
Inhabers
 Großer wirtschaftlicher Wert (z.B. Coca-Cola
Formel)
 Schutzanforderungen gering
• Schutz z.B. für Kundenlisten, Rezepturen,
Technologien, Produktionsverfahren
• keine zeitliche Begrenzung
• Keine Registrierung (Wettbewerbsvorteil durch
zeitlichen Vorsprung)
 Schutz in Deutschland derzeit über §§ 17 ff. UWG

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Nach bisherigem deutschen Recht
Wenn es…
• nichtoffenkundig und
• unternehmensbezogen ist,
• ein Geheimhaltungsinteresse
sowie
• ein Geheimhaltungswille besteht
Nach der Trade Secrets Directive
Wenn es…
• geheim ist,
• kommerziellen Wert aufgrund
des Geheimnischarakters hat,
und
• der Geheimnisinhaber
angemessene
Geheimhaltungsmaßnahmen
angewendet hat
Wann soll Know-how geschützt werden?

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Maßnahmen zum Schutz geheimer Informationen
 Einführung einer Unternehmensrichtlinie
 Umfassende Klausel im Arbeitsvertrag & Schulung der Mitarbeiter
 Offenlegung von sensiblen Know-how ggü. Arbeitnehmern nur auf "need-to-
know" Basis
 Klare Bezeichnung der vertraulichen Informationen
 Aufzeichnungen darüber, wer Zugang zu Geheimnis hat
 Regelmäßiges Update der NDAs
 Vielfältige individualvertragliche Regelungsmöglichkeiten

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#2 Verwertung von IP

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Arten der Verwertung
Exklusive Nutzung durch Inhaber
Lizenzierung: Erlaubnis für Dritte, IP
zu nutzen
Kreuzlizenzierung: Gegenseitige
Lizenzen zur Nutzung einräumen
Verkauf des IP-Rechts:
Vollrechtsübertragung

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Die Vorteile einer Lizenzierung
• Kontrolle über das lizenzierte Recht behalten
• Weitere eigene Nutzung des lizenzierten Rechts (je nach Lizenz)
• Flexibler Einsatzbereich
• Steigerung der Einnahmen mit minimalen weiteren Investitionen
• Penetration des inländischen bzw. ausländische Marktes
• Steigerung der Marktpräsenz
• Testmärkte für neue Produkte
• Kreuzlizenzierung: Eigene Lücken mit Technologies des Lizenznehmers
füllen

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Umfang einer Lizenz
Der Umfang
einer Lizenz
bestimmt sich
anhand der
Fragen…
• Welche Rechte sollen lizenziert werden?
• Welche Art von Lizenz soll erteilt werden?
Exklusiv, alleinig, einfach?
• Für welches Gebiet soll die Lizenz
eingeräumt werden? Deutschland, EU,
weltweit?
• Wie soll mit Verbesserungen umgegangen
werden?
• Soll dem Lizenznehemer die Möglichkeit
gegeben werden, Unterlizenzen zu
erteilen?
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#3 Geförderte F&E Projekte

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Zuwendungsbescheid
Einhaltung
sämtlicher
Regelungen
während der
Projektlaufzeit &
Bindungsfrist!
1. Verwaltungsakt mit Nebenbestimmungen i.S.d.
Verwaltungsrechts
2. Bescheid besteht aus: Anschreiben mit
wichtigen Zuwendungsinformationen,
Nebenbestimmungen und Hinweise + Anlagen
(Standardvordrucke und individuelle Anlagen)
3. Regelungen im Zuwendungsbescheid können
ggf. auch von (standardisierten)
Nebenbestimmungen abweichen
4. entscheidend sind im Einzelfall die Regelungen
des Zuwendungsbescheids
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Klassische Beispiele für Nebenbestimmungen
• Nebenbestimmungen vielfältig, abhängig vom Zuwendungsgeber (BMBF,
Bundesländer, EU-Mittel)
• Klassische Beispiele:
– ANBest-P (Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
Projektförderung)
– BNBest-P (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
Projektförderung)
– NKBF 98 (Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF)
– BNBest-BMBF 98 (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF
zur Projektförderung auf Ausgabenbasis)
– in Bayern: Besondere Nebenbestimmungen der Bayerischen Forschungsstiftung
für Zuwendungen
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Rechtsfolgen bei Verstößen / Risiken
• Widerruf des Zuwendungsbescheids und (teilweise) Rückzahlung der finanziellen
Zuwendung
– z.B. zu Unrecht gezahlte Fördermittel, Verstoß gegen Pflichten, etc.
• strafrechtliche Risiken: Subventionsbetrug (§ 264 StGB, SubvG)
– z.B. unrichtige oder unvollständige Angaben, um Vorteil zu erlangen
– Gesellschafter und Geschäftsführer können letztlich persönlich haften!
• strategisch unvorteilhaft für zukünftige Förderanträge
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Typische IP-Regelungen
• Ergebnisse müssen für Forschung & Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden (zB Nr. 8.1 BNBest-P)
• Zuwendungsgeber erhält an Ergebnissen & urheberrechtlich geschützten
Teilen nicht ausschließliches, übertragbares Benutzungs- und
Nutzungsrecht (zB Nr. 8.2 BNBest-P)
• Zuwendungsempfänger darf nur veräußern, wenn Erwerber Verpflichtungen
ebenfalls nachkommt (zB Nr. 10.1 BNBest-P)
• Verträge zur Übertragung ins EU-Ausland bedürfen der Zustimmung des
Zuwendungsgebers (zB Nr. 10.2 BNBest-P)
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Genaue Prüfung der Pflichten erforderlich!

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Hauptpflichten des Zuwendungsempfängers
• Berichtspflicht: Zwischen- & Schlussberichte über Durchführung & Stand
• Ausübungs- & Verwertungspflicht bzgl. der Ergebnisse (Gegenstück des
ausschließlichen Verwertungsrechts & Recht an Einnahmen hieraus)
• Mitteilungspflicht gegenüber Zuwendungsgeber, falls Schutzrechte nicht
aufrechterhalten oder verteidigt werden
• Verpflichtung Arbeitnehmererfindungen nicht freizugeben & zum Schutzrecht
anzumelden (zB Nr. 10.1 NKBF)
• Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts
(zuvor aber Sicherung durch Anmeldung der Schutzrechte!)
• Bei Erlöschen des Interesses an Aufrechterhaltung (od. Verteidigung) von IP:
Pflicht zur Übertragung auf Zuwendungsgeber
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Verwertungspflicht und Verwertungsplan
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• Sicherstellung der bestmöglichen
Verwertung der Ergebnisse
• bereits bei Antragstellung Festlegung des
Verwertungsplans
• voraussichtliche wissenschaftl., techn. &
wirtschaftl. Ergebnisverwertung
• bei Abweichung von Verwertungsplan
Anzeige an Zuwendungsgeber
erforderlich

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Nichtbeachtung der Verwertungspflicht
ohne ausreichende Gründe innerhalb bestimmten Zeitraums…
 Erlöschen des ausschließlichen Nutzungsrechts
 auf Verlangen nicht ausschließliches & nicht übertragbares Nutzungsrecht
an Dritte im Inland am Ergebnis zu branchenüblichen Bedingungen
erteilen
 unwiderrufliches, unentgeltliches und nicht ausschließliches
Nutzungsrecht für Ergebnis und damit verbundenen in- und
ausländischen Rechten an Zuwendungsgeber
Weitergabe an Dritte zur Förderung von Wissenschaft, Technik &
Innnovationen möglich
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Dr. Andrea Schmoll berät nationale und
internationale Mandanten zu allen Fra-
gen des gewerblichen Rechtsschutzes
mit einem besonderen Schwerpunkt auf
der Kommerzialisierung von IP Rech-
ten.
Sie hat langjährige Erfahrung in der
Beratung und Vertretung von nationalen
und internationalen Mandanten, insbe-
sondere aus den Bereichen Life Scien-
ces und Retail, rund um Technologie-
transfer, insbesondere die Lizenzierung
von IP Rechten und Know-how,
Forschungs- und Entwicklungskoope-
rationen sowie kartellrechtliche Fragen.
Sie hat zudem ausgewiesene Expertise
im Marken- und Wettbewerbsrecht.
Ein besonderer Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit ist das Arbeitnehmererf-
indungsrecht. Sie hat große Erfahrung
bei IP-Fragen im Rahmen von M&A-
Transaktionen.
Andrea Schmoll studierte in Göttingen,
Hongkong und Bonn, bevor sie ihren
Doktortitel an der Universität Jena im
Jahr 2001 erwarb.
Andrea Schmoll kam 2014 zu Osborne
Clarke; vorher war sie Partnerin bei
Baker & McKenzie.
Ihre Ansprechpartnerin
Dr. Andrea Schmoll
Partner
andrea.schmoll@osborneclarke.com
Private & Confidential
+49 221 5108 4260