Dr. Andrea Schmoll, Partner bei Osborne Clarke, über die Sinnhaftigkeit einer durchdachten Patentplanung und die Tücken des Zuwendungsbescheids der Förderinstitutionen.

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Wie schütze ich meine
Innovationen?
IP meets Innovation
Dr. Andrea Schmoll
Rechtsanwältin, Partnerin
Köln – forum finance – 3. Mai 2017

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Überblick
1. Was ist IP?
– Patente & Co
– Arbeitnehmererfindungen
– Know-how
2. Verwertung von IP außerhalb von F&E
3. Förderung der F&E

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#1 Was ist IP?

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Grundlagen
Private & Confidential
Geistiges Eigentum
Urheberrechte
Gewerbliche
Schutzrechte
Know-how
Wettbewerbsrechtlicher
Leistungsschutz
Wettbewerbsrecht

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Patente
Private & Confidential
Schutz vor
Herstellung,
Angebot,
Inverkehrbringen
der Erfindung
Voraussetzungen
– Erfindungsakt auf Gebiet der Technik
(Erfindung als Lösung eines Problems)
– Neuheit (nicht Stand der Technik)
Folgen bei Verstößen
– Auskunft, Unterlassung & Schadensersatz
Wichtig für erfolgreiche Anmeldung
 Patentanwälte (techn. Kenntnisse wesentlicher
Beitrag zum Erfolg)

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Überblick zum Arbeitnehmererfindungsrecht
• Über 80% der Erfindungen werden von Arbeitnehmern gemacht
• Das Recht, ein Patent (od. Gebrauchsmuster) eintragen zu lassen, obliegt
dem Erfinder
• Aber die Ergebnisse der Arbeit des Arbeitnehmers stehen i.d.R. dem
Arbeitgeber zu
Arbeitnehmererfindungsgesetz ("ArbEG") regelt Unterschiede:
 die Übertragung der Rechte an Arbeitnehmererfindungen an den
Arbeitgeber
 die adäquate Vergütung für den Arbeitnehmererfinder
 die Verpflichtungen des Arbeitgebers in der Handhabung von
Arbeitnehmererfindungen (Anmeldung zu Schutzrechten)

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Arbeitnehmererfindung
Arbeitnehmererfindung
Diensterfindung
Inanspruchnahme
VergütungVerwertung
Keine
Inanspruchnahme
Freie Erfindung
Mitteilungspflicht

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Geschäftsgeheimnisse
Geheimes
Know-how
begründet kein
absolutes
Recht des
Inhabers
 Großer wirtschaftlicher Wert (z.B. Coca-Cola
Formel)
 Schutzanforderungen gering
• Schutz z.B. für Kundenlisten, Rezepturen,
Technologien, Produktionsverfahren
• keine zeitliche Begrenzung
• Keine Registrierung (Wettbewerbsvorteil durch
zeitlichen Vorsprung)
 Schutz in Deutschland derzeit über §§ 17 ff. UWG

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Nach bisherigem deutschen Recht
Wenn es…
• nichtoffenkundig und
• unternehmensbezogen ist,
• ein Geheimhaltungsinteresse
sowie
• ein Geheimhaltungswille besteht
Nach der Trade Secrets Directive
Wenn es…
• geheim ist,
• kommerziellen Wert aufgrund
des Geheimnischarakters hat,
und
• der Geheimnisinhaber
angemessene
Geheimhaltungsmaßnahmen
angewendet hat
Wann soll Know-how geschützt werden?

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Maßnahmen zum Schutz geheimer Informationen
 Einführung einer Unternehmensrichtlinie
 Umfassende Klausel im Arbeitsvertrag & Schulung der Mitarbeiter
 Offenlegung von sensiblen Know-how ggü. Arbeitnehmern nur auf "need-to-
know" Basis
 Klare Bezeichnung der vertraulichen Informationen
 Aufzeichnungen darüber, wer Zugang zu Geheimnis hat
 Regelmäßiges Update der NDAs
 Vielfältige individualvertragliche Regelungsmöglichkeiten

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Verwertung von IP außerhalb von F&E

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Arten der Verwertung
Exklusive Nutzung durch Inhaber
Lizenzierung: Erlaubnis für Dritte, IP
zu nutzen
Kreuzlizenzierung: Gegenseitige
Lizenzen zur Nutzung einräumen
Verkauf des IP-Rechts:
Vollrechtsübertragung

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Umfang einer Lizenz
Der Umfang
einer Lizenz
bestimmt sich
anhand der
Fragen…
• Welche Rechte sollen lizenziert werden?
• Welche Art von Lizenz soll erteilt werden?
Exklusiv, alleinig, einfach?
• Für welches Gebiet soll die Lizenz
eingeräumt werden? Deutschland, EU,
weltweit?
• Wie soll mit Verbesserungen umgegangen
werden?
• Soll dem Lizenznehemer die Möglichkeit
gegeben werden, Unterlizenzen zu
erteilen?
Private & Confidential

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Wieso Lizenzieren?
Vorteile:
• Kontrolle über das lizenzierte Recht behalten
• Weitere eigene Nutzung des lizenzierten Rechts (je nach Lizenz)
• Flexibler Einsatzbereich
• Steigerung der Einnahmen mit minimalen weiteren Investitionen
• Penetration des inländischen bzw. ausländische Marktes
• Steigerung der Marktpräsenz
• Testmärkte für neue Produkte
• Kreuzlizenzierung: Eigene Lücken mit Technologies des Lizenznehmers
füllen

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Förderung der F&E

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Forschung und Entwicklung
Werde ich alleine
tätig?
Kooperiere ich
mit einem
anderen?
Gebe ich alles in
Auftrag?
F&E Auftrag:
• Vorgaben kommen vom
Auftraggeber (AG)
• Arbeiten allein vom
Auftragnehmer (AN)
• AG trägt finanzielles
Risiko
• Nachvertragliche
Interessen:
Exklusivität &
Geheimhaltung durch
AN
F&E Kooperation:
• Vorgaben & Informationen
("Background") von beiden
• Arbeiten von beiden
durchgeführt
• Finanzielles Risiko tragen
beide
• Nachvertragliche
Interessen:
Bindung des Partners,
Geheimhaltung &
Marktpositionierung
Private & Confidential

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IP Due Diligence vor Förderprojekten
 Identifizierung des IP
 Überprüfung der Inhaberschaft und Existenz des IP
 Erkennen von Rechten Dritter an IP
 Feststellen der Wirksamkeit und Stärke von IP-Rechten
 Beurteilung von potentiellen IP-Verletzungen (insb. "freedom-to-operate")
 Bereits bestehende Strukturen zur späteren Nutzung (insb. im Ausland)?
Private & Confidential

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Nach Antragstellung: Zuwendungsbescheid
Dringend!
Einhaltung der
Regelungen
während der
Projektlaufzeit &
Bindungsfrist
• Insbesondere Nebenbestimmungen
vielfältig, abhängig vom Zuwendungsgeber
(BMBF, Bundesländer, EU-Mittel)
Bei Verstoß drohen
• Widerruf des Bescheids und (teilweise)
Rückzahlung der finanziellen Zuwendung
• Subventionsbetrug (§ 264 StGB, SubvG)
• strategisch unvorteilhaft für zukünftige
Förderanträge
Private & Confidential

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Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten
• Ergebnisse müssen für Forschung & Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden (zB Nr. 8.1 BNBest-P)
• Zuwendungsgeber erhält an Ergebnissen & urheberrechtlich geschützten
Teilen nicht ausschließliches, übertragbares Benutzungs- und
Nutzungsrecht (zB Nr. 8.2 BNBest-P)
• Zuwendungsempfänger darf nur veräußern, wenn Erwerber Verpflichtungen
ebenfalls nachkommt (zB Nr. 10.1 BNBest-P)
• Verträge zur Übertragung ins EU-Ausland bedürfen der Zustimmung des
Zuwendungsgebers (zB Nr. 10.2 BNBest-P)
Private & Confidential
Genaue Prüfung der Pflichten erforderlich!

20. osborneclarke.com
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Pflichten des Zuwendungsempfängers
• Berichtspflicht: Zwischen- & Schlussberichte über Durchführung & Stand
• Ausübungs- & Verwertungspflicht bzgl. der Ergebnisse (Gegenstück des
ausschließlichen Verwertungsrechts & Recht an Einnahmen hieraus)
• Mitteilungspflicht gegenüber Zuwendungsgeber, falls Schutzrechte nicht
aufrechterhalten oder verteidigt werden
• Verpflichtung Arbeitnehmererfindungen nicht freizugeben & zum Schutzrecht
anzumelden (zB Nr. 10.1 NKBF)
• Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts
(zuvor aber Sicherung durch Anmeldung der Schutzrechte!)
• Bei Erlöschen des Interesses an Aufrechterhaltung (od. Verteidigung) von IP:
Pflicht zur Übertragung auf Zuwendungsgeber
Private & Confidential

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Verwertungspflicht und Verwertungsplan
Private & Confidential
• Sicherstellung der bestmöglichen
Verwertung der Ergebnisse
• bereits bei Antragstellung Festlegung des
Verwertungsplans
• voraussichtliche wissenschaftl., techn. &
wirtschaftl. Ergebnisverwertung
• bei Abweichung von Verwertungsplan
Anzeige an Zuwendungsgeber
erforderlich

22. osborneclarke.com
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Nichtbeachtung der Verwertungspflicht
ohne ausreichende Gründe innerhalb bestimmten Zeitraums…
 erlöschen des ausschließlichen Nutzungsrechts
 auf Verlangen nicht ausschließliches & nicht übertragbares Nutzungsrecht
an Dritte im Inland am Ergebnis zu branchenüblichen Bedingungen
erteilen
 unwiderrufliches, unentgeltliches und nicht ausschließliches
Nutzungsrecht für Ergebnis und damit verbundenen in- und
ausländischen Rechten an Zuwendungsgeber
Weitergabe an Dritte zur Förderung von Wissenschaft, Technik &
Innnovationen möglich
Private & Confidential

23. osborneclarke.com
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osborneclarke.com
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Dr. Andrea Schmoll berät nationale und
internationale Mandanten zu allen Fra-
gen des gewerblichen Rechtsschutzes
mit einem besonderen Schwerpunkt auf
der Kommerzialisierung von IP Rech-
ten.
Sie hat langjährige Erfahrung in der
Beratung und Vertretung von nationalen
und internationalen Mandanten, insbe-
sondere aus den Bereichen Life Scien-
ces und Retail, rund um Technologie-
transfer, insbesondere die Lizenzierung
von IP Rechten und Know-how,
Forschungs- und Entwicklungskoope-
rationen sowie kartellrechtliche Fragen.
Sie hat zudem ausgewiesene Expertise
im Marken- und Wettbewerbsrecht.
Ein besonderer Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit ist das Arbeitnehmererf-
indungsrecht. Sie hat große Erfahrung
bei IP-Fragen im Rahmen von M&A-
Transaktionen.
Andrea Schmoll studierte in Göttingen,
Hongkong und Bonn, bevor sie ihren
Doktortitel an der Universität Jena im
Jahr 2001 erwarb.
Andrea Schmoll kam 2014 zu Osborne
Clarke; vorher war sie Partnerin bei
Baker & McKenzie.
Ihre Ansprechpartnerin
Dr. Andrea Schmoll
Partner
andrea.schmoll@osborneclarke.com
Private & Confidential
+49 221 5108 4260