En esta presentación presentamos la estrategia de protección de la marca MUNICH en su fase de internacionalización. Se detallan los diferentes aspectos a tener en cuenta para evitar gastar más recursos de los necesarios.

1. Internacionalización de una
marca de moda.
Estrategia de
protección de la marca
en el extranjero
Ignasi Espiell Gómez
www.munichsports.com
Ingeniero Industrial – Abogado
Pau Claris 77 2º 1ª Barcelona
933182440
www.volartpons.com
volartpons@volartpons.com

2. ¿Quién es
?

3. ¿Cuál era nuestro encargo?
• Reducir los gastos en propiedad
industrial sin perder derechos adquiridos
– A nivel de clases (18, 25, 28)
– A nivel de territorios
• Ampliar la protección a nuevos territorios con
un presupuesto ajustado
• Ampliar la protección de las marcas a nuevos
productos
• Impedir la infracción que se venia realizando
en diferentes territorios
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4. ¿Por qué proteger en el
extranjero?
• Obtener un derecho de exclusiva
– A nivel de fabricación
– A nivel de comercialización
• Facilitar la transferencia / licencia de los
activos intangibles
• Evitar demandas por infracción de
derechos
• Mejorar la imagen de la empresa
• Conseguir un punto de diferenciación con
la competencia. www.volartpons.com
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5. Protección de un signo distintivo
(1)
¿Qué requisitos se exigen?
• Que el signo a registrar tenga carácter distintivo. Un
problema recurrente en el caso de la marca
• Que el signo no se componga exclusivamente de
indicaciones que puedan servir en el comercio para
designar la procedencia geográfica. Un problema
recurrente en el caso de la marca
•
Hay muchos más.
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6. Protección de un signo distintivo
(2)
¿Cuándo registrar?
• Antes de salir al mercado. Caso de Venezuela
• Cuando se consiga suficiente carácter distintivo.
• Ojo que hay una exigencia de uso para mantener
los registros
¿Dónde registrar?
• En los países donde esté el cliente final.
• En los países donde se fabrique?
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7. Protección de un signo distintivo
(3)
¿Cuál es la estrategia a seguir a la hora de internacionalizar una
marca?
• Marca Española.
• Barata (tasas de 121.68€ por la primera clase)
• Rápida (4 meses aproximadamente)
• Segura (es sencillo determinar los derechos anteriores
relevantes).
• Marca Comunitaria.
• Barata (tasas de 900€ 3 clases)
• No tan rápida (6-8 meses aproximadamente)
• No tan segura (es difícil determinar los derechos
anteriores relevantes de los 28 países de la UE). Es
corriente recibir oposición y negociar la convivencia)
• Ojo que la marca comunitaria no cubre países como
Suiza, Noruega, Andorra, …
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8. Protección de un signo distintivo
(4)
• Marca Internacional.
• Barata (tasas de aprox. 600€ de base y 50-300€ por país y
clase  se paga por países designados)
• Requiere de un registro base
• No es un registro en bloque
• No todos los países son susceptibles a ser registrados por
esta vía. Se puede obtener un listado de países firmantes
en la OMPI
• Lenta (1-1.5 años aproximadamente)
• Arriesgada (es difícil determinar los derechos anteriores
relevantes de cada país designado)
• Marca Nacional.
• Cara(hay que pagar los honorarios de un corresponsal)
• Rápida (6-8 meses aproximadamente)
• Segura (es sencillo determinar los derechos anteriores
relevantes).
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9. Protección de un signo distintivo
(5)
• Derecho de prioridad
 Un registro (por ejemplo en España) ofrece a su titular un
derecho de prioridad de 6 meses para registrar la misma
marca en otro territorio manteniendo la fecha de inicio de la
protección del registro prioritario.
 Este beneficio es muy utilizado a la hora de ampliar la
protección de una marca en el Extranjero. Una estrategia
habitual es solicitar una marca española y tras la concesión
de la misma (4 meses) ampliarla al extranjero reivindicando
la prioridad. De este modo se consigue posponer el pago de
los registros en el extranjero sin perder la fecha de inicio de
la protección.
 Generalmente reivindicar la prioridad tiene un coste
asociado.
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10. Protección de un signo distintivo
(6)
• Sinergias entre registros
• Aunque cada Oficina de marcas puede decidir sobre si
conceder o denegar una marca es habitual, en caso de un
suspenso, fundamentar la argumentación en base a la
concesión de la misma marca en países cercanos o de
influencia.
• En ciertas regiones existen convenios para la protección
de la marca. La comunidad andina (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú): Si bien el registro de una marca en
cualquiera de los países de la Comunidad Andina no implica
la protección de la misma en los demás, el titular de una
marca en un país podrá presentar oposición contra la
solicitud de una marca en otro de los países de la
Comunidad andina siempre y cuando solicite paralelamente
la protección de la marca en dicho país.
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11. Protección de un signo distintivo
(7)
• Contratos de convivencia
 A veces los problemas se repiten! Es habitual que el
registro de una marca reciba la misma oposición en
diferentes países. En estos casos es interesante negociar
con la parte contraria para firmar un contrato de convivencia
a nivel mundial que evite costes innecesarios a ambas
partes.
• Certificados de notoriedad
 El beneficio de la notoriedad es vital en ciertas ocasiones.
A veces hay que recurrir a certificados de notoriedad para
probar la distintividad sobrevenida de una marca o para
fundamentar una oposición contra una marca quizás menos
parecida.
La notoriedad es territorial por lo que se deberán solicitar
certificados de notoriedad en cada país donde se requiera.
Ignasi Espiell
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12. Gracias por vuestra atención.
Ignasi Espiell Gómez
Ingeniero Industrial - Abogado
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