1. LA TUTELA DEL KNOW HOW AZIENDALE:
STRUMENTI CONTRATTUALI E
BEST PRACTICES OPERATIVE
Avv. Giorgio Spedicato
Avv. Giorgio Spedicato

2. Managing Partner dello studio legale Monducci Perri
Managing Partner dello studio legale Monducci Perri
Spedicato & Partners.
Spedicato & Partners.
Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale
Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale
CHI SONO
CHI SONO presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna
(polo didattico di Ravenna).
(polo didattico di Ravenna).
Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto
Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto
dell’informatica.
dell’informatica.
Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è
Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è
una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto
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delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione con sede a
CHI È MPS&P
CHI È MPS&P
delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione con sede a
Milano, Bologna e Imola.
Milano, Bologna e Imola.
Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio
Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio
impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e
impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e
assistendolo nelle operazioni più complesse.
assistendolo nelle operazioni più complesse.

3. L’importanza di un’efficace strategia di IPR Management
L’importanza di un’efficace strategia di IPR Management

4. Le componenti di una strategia di IPR Management
Le componenti di una strategia di IPR Management

5. Le componenti di una strategia di IPR Management
Le componenti di una strategia di IPR Management

6. Quale know how?
Quale know how?
Definizioni equivalenti
INFORMAZIONI
RISERVATE
INFORMAZIONI SEGRETE

7. Know how: due definizioni a confronto
Know how: due definizioni a confronto
Regolamento CE 772/2004 D.lgs. 30/2005 (CPI)
«un patrimonio di conoscenze pratiche non «le informazioni aziendali e le esperienze
brevettate, derivanti da esperienze e da tecnico-industriali, comprese quelle
prove, patrimonio che è: commerciali (…) ove tali informazioni:
(i) segreto, vale a dire non generalmente (a) siano segrete, nel senso che non siano
noto, né facilmente accessibile; nel loro insieme o nella precisa
(ii) sostanziale, vale a dire significativo e configurazione e combinazione dei loro
utile per la produzione dei prodotti elementi generalmente note o facilmente
contrattuali; e accessibili agli esperti ed agli operatori del
(iii) individuato, vale a dire descritto in settore;
modo sufficientemente esauriente, tale da b) abbiano valore economico in quanto
consentire di verificare se risponde ai criteri segrete;
di segretezza e di sostanzialità». c) siano sottoposte (…) a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete».

8. Know how: alcuni esempi pratici
Know how: alcuni esempi pratici
Tra le informazioni che rientrano nella nozione di know how vi sono:
Tra le informazioni che rientrano nella nozione di know how vi sono:
 informazioni relative a prodotti o  analisi di mercato o demoscopiche
procedimenti utilizzati nella  strategie di marketing
produzione industriale  strumenti pubblicitari e promozionali
 modulistica e procedure aziendali per  modalità di determinazione dei prezzi
ottenere certificazioni ISO 9001 e degli sconti
 liste clienti e fornitori  studi e dati di carattere finanziario
 liste di indirizzi di prospect  business methods
 progetti di R&D  ecc.

9. Il segreto industriale è una soluzione efficace?
Il segreto industriale è una soluzione efficace?

10. Tutela brevettuale vs. tutela del segreto
Tutela brevettuale vs. tutela del segreto
Vi sono differenze significative tra la protezione brevettuale e quella garantita
Vi sono differenze significative tra la protezione brevettuale e quella garantita
ai segreti aziendali che interessano:
ai segreti aziendali che interessano:
la soglia di accesso alla tutela
la soglia di accesso alla tutela
la durata della tutela
la durata della tutela
l’estensione della tutela
l’estensione della tutela
l’efficacia della tutela
l’efficacia della tutela
ii costi della tutela
 costi della tutela

11. I fattori da considerare prima di scegliere la forma di tutela
I fattori da considerare prima di scegliere la forma di tutela
Una IPR strategy adeguata impone, al fine di scegliere la forma di tutela più
Una IPR strategy adeguata impone, al fine di scegliere la forma di tutela più
idonea a proteggere un determinato asset immateriale, di considerare alcuni
idonea a proteggere un determinato asset immateriale, di considerare alcuni
fattori quali:
fattori quali:
l’accessibilità dell’asset a forme di tutela alternative
l’accessibilità dell’asset a forme di tutela alternative
il grado di obsolescenza dell’asset
il grado di obsolescenza dell’asset
la facilità di reverse engineering dell’asset
la facilità di reverse engineering dell’asset
la destinazione interna o esterna dello sfruttamento dell’asset
la destinazione interna o esterna dello sfruttamento dell’asset
In molti casi le due forme di
tutela possono coesistere (e in
effetti coesistono…)

12. Proteggere il know how aziendale
Proteggere il know how aziendale
Affinchè possa godere di protezione giuridica il know how deve essere:
Affinchè possa godere di protezione giuridica il know how deve essere:
individuato
individuato
tenuto segreto
tenuto segreto
sottoposto a misure ragionevolmente adeguate a tenerlo segreto
sottoposto a misure ragionevolmente adeguate a tenerlo segreto

13. «Individuare» il know how
«Individuare» il know how
Alcune best practices per l’individuazione del know how:
Alcune best practices per l’individuazione del know how:
marcatura dei documenti riservati
marcatura dei documenti riservati
individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservate
individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservate
previsioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
previsioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how

14. Marcatura della documentazione
Marcatura della documentazione
Alcune best practices per l’individuazione del know how:
Alcune best practices per l’individuazione del know how:
marcatura dei documenti riservati
marcatura dei documenti riservati
individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservate
individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservate
previsioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
previsioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
È utile l’uso di diciture come «segreto» «riservato» o «confidenziale», in modo
tale che queste siano immediatamente individuabili dal soggetto che viene in
possesso della documentazione contenente informazioni riservate

15. Definizione contrattuale del know how
Definizione contrattuale del know how
Alcune best practices per l’individuazione del know how:
Alcune best practices per l’individuazione del know how:
marcatura dei documenti riservati
marcatura dei documenti riservati
individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservate
individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservate
previsioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
previsioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Nei contratti di trasferimento di know how (o comunque nei contratti in cui
vengano in rilievo informazioni riservate) è necessario prestare la massima
attenzione alle definizioni. Occorre trovare un bilanciamento adeguato tra una
descrizione troppo analitica e una troppo generica.
Ma attenzione al rischio di nullità derivante da definizioni eccessivamente
generiche (ad es. «tutte le informazioni comunicate da una parte all’altra nel
corso dell’esecuzione del presente contratto devono considerarsi riservate»).

16. L’importanza degli allegati tecnici
L’importanza degli allegati tecnici
Alcune best practices per l’individuazione del know how:
Alcune best practices per l’individuazione del know how:
marcatura dei documenti riservati
marcatura dei documenti riservati
individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservate
individuazione contrattuale delle informazioni da qualificare come riservate
previsioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
previsioni di allegati tecnici in cui effettuare la descrizione del know how
Tutte le volte in cui è possibile è preferibile il ricorso ad allegati tecnici al fine di
descrivere il know how che viene trasferito o che costituisce oggetto del
contratto.

17. «Tenere segreto» il know how
«Tenere segreto» il know how
La protezione del know how è subordinata alla circostanza che le informazioni
La protezione del know how è subordinata alla circostanza che le informazioni
o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano tenute segreto, ovvero non
o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano tenute segreto, ovvero non
generalmente note o facilmente accessibili nel loro insieme o nella precisa
generalmente note o facilmente accessibili nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi (segretezza «relativa»).
configurazione e combinazione dei loro elementi (segretezza «relativa»).
Sono segrete quelle informazioni che non possono essere
assunte dall’operatore di settore in tempi e con costi
ragionevoli e la cui acquisizione richieda pertanto da parte
del
concorrente sforzi o investimenti (Trib. Bologna, 09.02.2010)

18. Need to know
Need to know
Un valido principio cui fare riferimento è quello della «disclosure on a need to
Un valido principio cui fare riferimento è quello della «disclosure on a need to
know basis»
know basis»
Perché possa essere considerato segreto il know how dovrebbe essere
comunicato solo ai soggetti che hanno necessità di venirne a conoscenza
per l’esecuzione dell loro attività e negli effettivi limiti in cui ne abbiano
necessità. Può essere ad esempi utile prevedere un sistema di
autorizzazioni a più livelli.

19. Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know how
Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know how
La protezione garantita dal CPI al know how è subordinata alla circostanza che
La protezione garantita dal CPI al know how è subordinata alla circostanza che
le informazioni o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano sottoposte a
le informazioni o le esperienze pratiche che lo costituiscono siano sottoposte a
misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
L’assenza di precauzioni contrattuali adottate dall’impresa
per vincolare alla segretezza dei collaboratori esterni alla
stessa dimostri la consapevolezza di non essere titolare di
informazioni segrete od originali, con conseguente
impossibilità di applicazione degli art. 98 e 99 c.p.i. (Trib.
Catania, 10.10.2005).

20. Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know how
Le «misure adeguate a mantenere segreto» il know how
Sotto questo profilo è importante considerare:
Sotto questo profilo è importante considerare:
la distinzione tra misure tecniche e misure giuridiche
la distinzione tra misure tecniche e misure giuridiche
il significato del criterio della «ragionevole adeguatezza»
il significato del criterio della «ragionevole adeguatezza»

21. Misure tecniche e misure giuridiche
Misure tecniche e misure giuridiche
Le misure tecniche e le misure giuridiche dovrebbero sempre essere usate
Le misure tecniche e le misure giuridiche dovrebbero sempre essere usate
insieme. Una misura giuridica non assistita da misure tecniche rischia di
insieme. Una misura giuridica non assistita da misure tecniche rischia di
restare tale solo sulla carta, e misure tecniche senza misure giuridiche
restare tale solo sulla carta, e misure tecniche senza misure giuridiche
rischiano di essere inefficaci da un punto di vista legale.
rischiano di essere inefficaci da un punto di vista legale.
Misure tecniche (esempi) Misure giuridiche (esempi)
 Marcatura dei documenti  Non disclosure agreements
 Conservazione in archivi chiusi  Clausole di riservatezza accessori ad
 Uso di credenziali di autenticazione altri contratti
per l’accesso a cartelle contenenti  Circolari interne
informazioni riservate  Protocolli
 Ordini di servizio

22. NDA: clausole tipiche
NDA: clausole tipiche
Definizioni
Definizioni
 Informazioni riservate (in positivo e in negativo)
 Informazioni riservate (in positivo e in negativo)
 Soggetti terzi
 Soggetti terzi
 Obblighi di riservatezza (atti vietati)
 Obblighi di riservatezza (atti vietati)
 Obblighi relativi a misure di sicurezza da adottare
 Obblighi relativi a misure di sicurezza da adottare
 Obblighi di informazione (in caso di breach of confidence)
 Obblighi di informazione (in caso di breach of confidence)
 Durata
 Durata
 Clausola penale
 Clausola penale
 Allegati tecnici
 Allegati tecnici

23. La ragionevole adeguatezza delle misure
La ragionevole adeguatezza delle misure
Il criterio della ragionevole adeguatezza delle misure a mantenere riservate
Il criterio della ragionevole adeguatezza delle misure a mantenere riservate
determinate informazioni può essere considerato come un riferimento ai
determinate informazioni può essere considerato come un riferimento ai
parametri della «normale diligenza» e dello «stato dell’arte».
parametri della «normale diligenza» e dello «stato dell’arte».
Non esistono tuttavia misure adeguate o inadeguate in senso assoluto. Per
Non esistono tuttavia misure adeguate o inadeguate in senso assoluto. Per
valutarne l’adeguatezza occorrerà tenere conto:
valutarne l’adeguatezza occorrerà tenere conto:
del valore economico delle informazioni
del valore economico delle informazioni
delle risorse economiche dell’impresa
delle risorse economiche dell’impresa
dell’evoluzione tecnica
dell’evoluzione tecnica

24. La ragionevole adeguatezza delle misure
La ragionevole adeguatezza delle misure
Un’esempio pratico del modo in cui viene esercitato il giudizio
Un’esempio pratico del modo in cui viene esercitato il giudizio
sull’adeguatezza delle misure di sicurezza
sull’adeguatezza delle misure di sicurezza
Un archivio informatico è strumento astrattamente idoneo a
proteggere il know how aziendale allorquando sia protetto da
password. Non può tuttavia ritenersi tale idoneità nel caso in cui i dati
in esso contenuti circolino normalmente con mezzi quali telefono, fax,
e-mail. In queste ipotesi, infatti, i presidi informatici posti a tutela
della segretezza vengono compromessi di fatto, e dunque non può
riconoscersi a tali dati la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. (Trib.
Bologna, 06.05.2006)

25. La tutela garantita alle informazioni segrete dal CPI
La tutela garantita alle informazioni segrete dal CPI
Il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui
Il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui
all’art. 98 CPI, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di
all’art. 98 CPI, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di
acquisire
acquisire
rivelare a terzi
rivelare a terzi
utilizzare
utilizzare
in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano
in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano
state conseguite in modo indipendente dal terzo.
state conseguite in modo indipendente dal terzo.
Non è dunque in generale
illecito il reverse engineering

26. Rimedi giuridici in caso di violazione del know how
Rimedi giuridici in caso di violazione del know how
In caso di violazione del proprio know how sono previsti una serie di strumenti
In caso di violazione del proprio know how sono previsti una serie di strumenti
a difesa del legittimo detentore:
a difesa del legittimo detentore:
inibitoria
inibitoria
sequestro
sequestro
dei beni costituenti
ritiro dal commercio
ritiro dal commercio
 violazione del
distruzione
distruzione know how
assegnazione in proprietà
assegnazione in proprietà
pubblicazione della sentenza di condanna
pubblicazione della sentenza di condanna
risarcimento del danno
risarcimento del danno

27. Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
Tutela contro ii dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Tutela contro dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei
diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
(…) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda.

28. Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
Tutela contro ii dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Tutela contro dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della
propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa,
ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può
derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da
euro 30 a euro 516.

29. Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
Tutela contro ii dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Tutela contro dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della
sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra
scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le
impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due
anni.

30. Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Quale tutela per le informazioni «non qualificate»
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
Tutela contro la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)
Tutela contro ii dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Tutela contro dipendenti infedeli (art. 2105 c.c.)
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in
modo da poter recare ad essa pregiudizio.

31. La tutela del know how rispetto agli ex dipendenti
La tutela del know how rispetto agli ex dipendenti
Know how goes home at 5pm?
Know how goes home at 5pm?
Problema dell’ultrattività dell’obbligo di riservatezza ex art. 2105 c.c.
Problema dell’ultrattività dell’obbligo di riservatezza ex art. 2105 c.c.
(tipicamente esclusa dalla giurisprudenza)
(tipicamente esclusa dalla giurisprudenza)
Assume rilievo la distinzione tra know how soggettivo e oggettivo
Assume rilievo la distinzione tra know how soggettivo e oggettivo
Terminato il rapporto di lavoro il dipendente può ben continuare ad
esplicare per conto proprio o di terzi la sua attività, utilizzando le
cognizioni ed esperienze acquisite precedentemente.
(Trib. Torino 23.3.2005

32. La tutela del know how rispetto agli ex dipendenti
La tutela del know how rispetto agli ex dipendenti
Uno strumento utile al fine di garantire (almeno per un certo periodo di
Uno strumento utile al fine di garantire (almeno per un certo periodo di
tempo) la tutela del know how posseduto dal dipendente è costituito dalla
tempo) la tutela del know how posseduto dal dipendente è costituito dalla
sottoscrizione di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.
sottoscrizione di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.
Per la validità del patto di non concorrenza occorre:
Per la validità del patto di non concorrenza occorre:
che abbia forma scritta
che abbia forma scritta
che sia previsto un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro
che sia previsto un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro
che il vincolo sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di
che il vincolo sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di
luogo (massimo 5 anni per ii dirigenti; 3 anni per tutti gli altri)
luogo (massimo 5 anni per dirigenti; 3 anni per tutti gli altri)

33. STUDIO LEGALE ASSOCIATO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MILANO
MILANO
Via Larga, 6
Via Larga, 6
20122 Milano
20122 Milano
GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
Tel. 02.89926248
Tel. 02.89926248
Email: milano.desk@mpslaw.it
Email: milano.desk@mpslaw.it
BOLOGNA
BOLOGNA
Avv. Giorgio Spedicato
Avv. Giorgio Spedicato
Via dell’Indipendenza, 36
Via dell’Indipendenza, 36
40121 Bologna
40121 Bologna
Tel. 051.7878043
Tel. 051.7878043
Email: bologna.desk@mpslaw.it email: giorgio.spedicato@mpslaw.it
email: giorgio.spedicato@mpslaw.it
Email: bologna.desk@mpslaw.it
IMOLA
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Via Garibaldi, 40
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40026 Imola (Bo)
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542.30702
Tel. 0542.30702
Email: imola.desk@mpslaw.it
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34. MONDUCCI PERRI SPEDICATO & PARTNERS
www.mpslaw.it