1. La tutela della proprietà intellettuale:
il brevetto
Michele Petrone
Technology Transfer Consultant
Basilicata Innovazione
www.basilicatainnovazione.it
1
Michele Petrone
2. Contenuti
Il brevetto nella competizione attuale
I requisiti di base per la brevettazione
Le procedure di brevettazione
Brevetto italiano
Brevetto con Procedura presso lo European Patent Office
Brevetto con Procedura PCT
Le ricerche brevettuali
L’utilizzo della Banca dati Espacenet (ed i suoi limiti)
Decisioni strategico - operative relative ai brevetti
Backup slides
I brevetti dei ricercatori universitari
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Michele Petrone
3. Il brevetto
nella competizione attuale
3 Michele Petrone
4. Il brevetto: caratteri introduttivi
Il brevetto attribuisce un diritto esclusivo a produrre, utilizzare, vendere, importare una
determinata invenzione.
Tale diritto esclusivo viene rilasciato da Autorità nazionali e sovranazionali (UIBM in Italia,
European Patent Office), rispettando determinate procedure.
Il diritto esclusivo viene concesso per un periodo pari a 20 anni.
L’invenzione è brevettabile se risolve un problema tecnico (un nuovo prodotto, un
processo che fornisce un nuovo modo di realizzare qualcosa, un metodo, una nuova
soluzione tecnica per un problema. Occorre realizzare il cosiddetto ‘effetto tecnico’).
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Michele Petrone
6. I brevetti … nella vita quotidiana
Trade marks:
Made by "Nokia"
Product "N95"
Patents:
Data-processing methods
Semiconductor circuits
Chemical compounds
…
Copyrights: Designs:
Software code Form of overall phone
Instruction manual Arrangement of buttons in oval shape
Ringtone Three-dimensional wave form of buttons
…
Trade secrets:
?
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7. I brevetti … nella vita quotidiana
Supermercato, San Diego (Giugno 2010)
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Michele Petrone
8. I brevetti … per le imprese
Microsoft è stata condannata da un giudice del Texas al pagamento di 106 milioni di dollari
di risarcimento, per aver violato due brevetti depositati dall’azienda californiana VirnetX,
relativi a tecnologie di sicurezza per reti VPN (www.patnet.it, 18 Marzo 2010).
Nel 2008, Johnson & Johnson ha acquistato Amic, start-up svedese, per un controvalore di
40 milioni di dollari. Amic è una società di R&S nell’ambito della diagnostica.
Nel marzo 2005 RIM (Research in Motion) ha ratificato un accordo con la società NTP sulla
base di 612.5 milioni di dollari per chiudere la vertenza sulla presunta violazione di 5
brevetti sulla gestione wireless delle email alla base del Blackberry (www.patnet.it).
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Michele Petrone
9. I brevetti … per le imprese (2)
Se analizziamo il valore totale degli assets di grandi multinazionali risulta che:
Microsoft ha il 95% di intangible assets ed il 5% di tangible assets;
Amazon ha il 93% di intangible assets ed il 7% di tangible assets;
Procter & Gamble ha l’84% di intangible assets ed il 16% di tangible assets.
Se consideriamo l’indice S&P 500 (che raccoglie le 500 imprese maggiormente capitalizzate negli
Stati Uniti), risulta che:
Nel 1979 gli asset intangibili pesavano solo per il 20%.
Nel 1997, gli asset intangibili pesavano per ben il 73% del totale valore degli assets.
Fonte: Scellato (2010)
9 Michele Petrone
10. I brevetti … per gli Atenei
L’Università della California, nel 2000 ha ricevuto 61,5 milioni di dollari da royalties su propri
brevetti (Fonte: The Scientist, 2002).
L’Università di Yale ha costruito una nuova struttura di ricerca medicale attraverso
un’operazione di finanziamento basata sulle royalties dal brevetto sullo Zerit, un farmaco HIV
(Fonte: The Economist).
Le Università italiane disponevano di un portafoglio di 2.541 brevetti al dicembre 2009
(Fonte: Netval, 2011).
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Michele Petrone
11. I brevetti … per i broker di tecnologie
Ocean Tomo, nel corso dell’asta per la vendita di brevetti tenutasi a San Francisco nella
primavera del 2008, ha rilevato un volume di vendite cumulato per quasi 20 miliardi di
dollari (www.oceantomo.net).
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Michele Petrone
12. I brevetti … nei rapporti tra Università ed Imprese
Stanford v. Roche Questions Bayh-Dole Legislation
March 02, 2011
GenomeWeb staff
NEW YORK (GenomeWeb News) – The Supreme Court of the United States heard oral arguments
this week in a case involving PCR patents between Stanford University and Roche Molecular
Systems that could have implications for federally funded research institutions and businesses
nationwide. The decision in the Stanford University v. Roche Molecular Systems case may hinge
on a potential hole in the University and Small Business Patent Procedures Act — also known as
the Bayh-Dole Act — and could lead universities, institutes, and small businesses to adjust their
contracts procedures in order to protect intellectual property that was developed using federal
funding.
http://www.genomeweb.com/stanford-v-roche-questions-bayh-dole-legislation
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Michele Petrone
14. I rapporti tra Inventore e Ufficio Brevetti
Inventor/Applicant Patent Office
Rivela Concede
INVENZIONE ESCLUSIVITA’
Requisiti
Procedure
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Michele Petrone
15. I requisiti di base
per la brevettazione
15 Michele Petrone
16. I requisiti di base
European Patent Convention (art. 52 Patentable Inventions):
‘European Patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, which are
suscettible of industrial applications, which are new and which involve an inventive step’.
Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (Oggetto del brevetto - art. 45):
‘Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni nuove che implicano
un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale’.
Il brevetto è concesso per un’invenzione che presenti i requisiti di:
a) novità
b) attività inventiva
c) applicabilità industriale
16 Michele Petrone
17. a) La novità
European Patent Convention (art. 54 - Novelty):
1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a
written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent
application.
3. Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to
the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as
comprised in the state of the art.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 46 – la novità):
1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto ciò che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio
dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto
nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così
come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e
che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
17 Michele Petrone
18. b) Lo step inventivo
La European Patent Convention (art. 56 – Inventive step):
‘An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state
of the art, it is not obvious to a person skilled in the art’.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48 - Attività inventiva):
‘Un'invenzione e' considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona
esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica’.
18 Michele Petrone
19. b) Lo step inventivo (2)
‘Person skilled in the art’:
Persona che risulta esperta in quel ramo, pur senza una specifica abilità inventiva
Possiede una generale conoscenza dello stato dell’arte
Utilizza le normali metodologie di sperimentazione
Potrebbe essere un team
‘Obvious ’:
Non oltre il normale progresso tecnologico
Segue logicamente e linearmente la prior art
Non richiede abilità che vanno oltre quelle possedute da una persona esperta nel ramo
19 Michele Petrone
20. b) Lo step inventivo (3)
Indizi di Altezza Inventiva:
Il progresso tecnico (ipotesi di miglioramento di rendimento o di sicurezza, semplificazione della
struttura di un prodotto o di un procedimento, riduzione di costi).
il cd. sinergismo (quando la combinazione di due caratteristiche note determini un risultato
tecnicamente superiore a quello che il tecnico medio si poteva attendere dalla somma delle
peculiarità note considerate separatamente).
il superamento di particolari difficoltà o di effettivi ostacoli tecnici.
Indizi di Ovvietà:
la semplice sostituzione di materiali.
le mere modifiche di parti, i mutamenti di forma e proporzioni, le inversioni di fasi.
il mero adattamento dell’invenzione altrui ad un campo diverso.
l’ipotesi di equivalenza, ossia quando al posto di uno o più elementi di un’invenzione se ne
pongono altri già noti come equivalenti che non ne modificano il risultato tecnico ed economico.
Fonte: Colangelo (2011)
20 Michele Petrone
21. c) Applicabilità industriale
European Patent Convention (art. 57):
‘An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or
used in any kind of industry, including agriculture”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48. Industrialità):
‘Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può
essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola’.
21 Michele Petrone
22. Se avete intenzione di brevettare …
NON PUBBLICATE prima del deposito
non pubblicate articoli/non inviate in referaggio per la pubblicazione,
non fate comunicazioni di stampa, presentazioni a conferenze, poster,
proceedings, blog, ecc.
NON VENDETE prodotti che incorporano l’invenzione prima del
deposito del brevetto.
NO Presentazioni o Lectures prima del deposito
eccetto sotto non-disclosure agreement (NDA)
Cercate assistenza degli Studi di Consulenza Brevettuale
Depositate prima di rendere nota l’invenzione!
22 Michele Petrone
23. Se avete intenzione di brevettare … (2)
CONSERVATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione.
Non pubblicate e non divulgate (presentazioni, ecc.) la vostra invenzione.
Eventuali presentazioni riservate a partner industriali e finanziarie vanno gestiti con appositi
Accordi di Riservatezza.
VERIFICATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione.
Verificato lo stato dell’arte rispetto alla vostra invenzione. Quello che vi può apparire ‘Nuovo’,
potrebbe essere già in uso, pubblicato, brevettato da altri. È opportuno interrogare Banche
Dati (gratuite - Espacenet) per una prima valutazione.
INTERROGATEVI sull ‘Altezza Inventiva’ della vostra Invenzione.
Si tratta del requisito più difficile da verificare. Alcuni Indizi di ‘Altezza Inventiva’ vs ‘Indizi di
Ovvietà’ possono guidarvi (slide 19).
23 Michele Petrone
25. Le procedure di brevettazione
Brevetto italiano
Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office)
Brevetto con Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)
25 Michele Petrone
27. La domanda di brevetto italiana
La domanda di brevetto italiana può essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (UIBM) oppure presso le Camere di Commercio provinciali . Le Camere di Commercio
entro i successivi dieci giorni trasmettono all’UIBM gli atti depositati.
L’UIBM innanzitutto verifica: a) il rispetto dei requisiti formali; b) l’oggetto della domanda
affinché non riguardi uno dei tipi di invenzioni non brevettabili (ai sensi dell'art. 45 c.p.i. - le
teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali,
per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di
informazioni); c) l’oggetto della domanda affinché non riguardi materia contraria all’ordine
pubblico o al buon costume.
27 Michele Petrone
28. La domanda di brevetto italiana (2)
L’Ufficio italiano inizialmente non svolgeva un esame sostanziale relativo ai requisiti di novità, attività
inventiva, applicabilità industriale, a meno che la loro assenza non risultasse assolutamente evidente.
Un recente intervento di legge prevede che l’UIBM effettui un esame sostanziale delle domande
italiane. A partire da Marzo 2011, l’UIBM invia rapporti di ricerca ed opinioni scritte accompagnate
da una lettera ministeriale in cui si invita il richiedente a prendere posizione sulla validità della
domanda di brevetto alla luce della ricerca di anteriorità (vale a dire la verifica dello stato dell’arte),
con segnalazione dei documenti che potrebbero invalidare la domanda italiana sul piano della
mancanza di novità e di livello inventivo.
L’art. 1 del decreto ministeriale ha stabilito che la ricerca di novità per domande presentate presso
l’UIBM sia svolta dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) come avviene per altri paesi, quali la Francia.
Questa ricerca è gratuita per il richiedente grazie all’accordo tra l’EPO e l’UIBM. L’unico obbligo per il
richiedente è quello di tradurre le rivendicazioni in inglese oppure di pagare una tassa per la
traduzione.
28 Michele Petrone
29. Numero Annuo delle domande di brevetto in Italia (2000-2010)
29 Michele Petrone
30. La domanda di brevetto italiana: considerazioni e suggerimenti
Attenzione:
Il deposito italiano ha un basso costo (tasse di deposito molto basse). La tentazione è di
scrivere il brevetto da soli.
Il Brevetto è l’asset principale della vostra Azienda. Fatevi assistere da uno Studio di consulenti
brevettuale nella stesura del brevetto. Esistono precise ‘technicalities’ nella scrittura di un
brevetto che ne rafforzano ed ampiano la tutela.
Quanto depositato non può essere successivamente modificato (se non nei limiti di quanto già
descritto nel brevetto). Quanto rivendicato nel brevetto è la vostra tutela!
Opportunità:
Il deposito italiano ha un basso costo. Può essere opportuno depositare dapprima il brevetto
italiano. Si hanno 12 mesi per estenderlo a livello internazionale mantenendo la priorità
sull’invenzione.
30 Michele Petrone
32. Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office)
La European Patent Convention definisce una procedura centralizzata di brevettazione presso un Ente
unico (EPO – European Patent Office).
L’EPO è regolato dalla European Patent Convention del 1973. Ha sedi a Monaco, l’Aja, Berlino. È
suddiviso in 5 Divisioni (DG1, DG2, DG3, DG4, DG5).
L’intero iter di brevettazione viene seguito da un unico Ente, garantendo così uniformità di procedure,
criteri e limitando i costi (si evita la moltiplicazione di procedure nazionali).
Il brevetto può essere richiesto ed ottenuto per i singoli Stati dell’Unione Europea indicati nella
domanda, a discrezione del titolare.
Il brevetto presso l’EPO non è un brevetto di carattere sovranazionale, bensì può essere considerato
come un fascio di brevetti nazionali ottenuti attraverso una procedura unica (l’eventuale
annullamento del brevetto in una causa nazionale non pregiudica la validità nei rimanenti Paesi
membri).
32 Michele Petrone
33. Rapporti tra procedure nazionali ed internazionali:
il diritto di priorità
La Convenzione di Parigi (1883) stabilisce che chiunque abbia depositato in un Paese dell’Unione
di Parigi (vi aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo) una domanda di brevetto potrà effettuare
un corrispondente deposito nei rimanenti Paesi dell’Unione entro 12 mesi, mantenendo in
questi Paesi un diritto di priorità decorrente dalla data del primo deposito.
Il requisito della novità viene valutato alla data del primo deposito nazionale, non rilevando
altri documenti che sopravvengono nei dodici mesi successivi (tempo disponibile per
estendere il brevetto in altri Paesi).
33 Michele Petrone
34. Overview della procedura europea (1)
Deposito
(Inventor/Applicant)
Esame formale della domanda
Pubblicazione della domanda
Search Report/Writing Opinion
(dopo 18 mesi dal deposito)
Risposta al Search Report /
Richiesta di esame
34 Michele Petrone
35. Overview della procedura europea (2)
Richiesta di esame
Divisione di Esame
Decisione di rifiuto
Brevetto (Granted)
Opposizione
(entro 9 mesi presso EPO)
Contraffazione
(Tribunali nazionali)
35 Michele Petrone
41. Front Page (2)
Inventor: è colui a cui spetta la paternità dell’idea innovativa (diritti morali).
Applicant: è il soggetto che richiede il rilascio del brevetto (può coincidere o meno con
l’inventor). Se la richiesta viene accolta, diventa, l’assignee (assegnatario) (diritti commerciali).
Priority: diritto di anteriorità garantito al momento del primo deposito (priority date).
Designated contracting States: Paesi in cui si intende far valere il brevetto
Rappresentative / Attorney: Mandatario
Int. Cl. (International classification): Codice internazionale di classificazione del brevetto
41 Michele Petrone
42. International Classification: codici
A Human necessities
B Performing operations; Transporting
C Chemistry; Metallurgy
D Textiles; Paper
E Fixed constructions
F Mechanical engineering; Lighting; Heating, Weapons; Blasting
G Physics
H Electricity
42 Michele Petrone
43. Description
La domanda di brevetto deve contenere la descrizione e i disegni necessari alla sua
comprensione. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e
completo, affinchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51 ‘Sufficiente
descrizione’ Codice Proprietà Industriale).
La descrizione deve comprendere:
l’ambito tecnico di riferimento
lo stato dell’arte
il problema da risolvere
la generale esposizione della soluzione proposta
La proprietà intellettuale è concessa sui claim. La descrizione ed eventuali disegni possono
essere utilizzati per meglio interpretare i claim.
43 Michele Petrone
44. Claim (le rivendicazioni)
La protezione dell’invenzione è definita dai claims (definiscono l’ambito di tutela).
I claim devono essere scritti:
in termini di caratteristiche tecniche;
in maniera chiara e coincisa.
I claim possono riguardare: prodotto, processo, metodo, uso, sistema.
L’obiettivo nella scrittura del claim è ricercare quel trade off che:
assicuri la differenziazione dalla prior art;
ottenga la più ampia protezione possibile.
44 Michele Petrone
46. Caratteristiche dei Claim
La rivendicazione si compone di due parti:
Preambolo
Caratteristiche tecniche che già esistono nella prior art
Parte caratterizzante
Le caratteristiche tecniche che definiscono l’invenzione (novità e step inventivo)
46 Michele Petrone
47. Caratteristiche dei Claim (2)
Claim indipendente
Caratteristiche essenziali, quelle caratteristiche che risolvono il problema tecnico.
Definizione che dichiara l’invenzione in senso generale.
Claim dipendenti
Definiscono i dettagli.
Dettagli che potrebbero essere utilizzati durante la vita utile del brevetto.
47 Michele Petrone
48. Caratteristiche dei Claim (3): la struttura ad albero
Claim 1
(indipendente)
Claim 2 Claim 3
(dipendente) (dipendente)
Claim 4 Claim 5
(dipendente dal 2) (dipendente dal 2)
48 Michele Petrone
49. Il ‘gergo’ nella scrittura dei Claim
writing instrument = pen
electrical power source for = battery
electronic circuits
energy-storing means = spring
49 Michele Petrone
51. Come si legge il Search Report
Documento contrassegnato con una X:
documento di particolare rilevanza. Il claim non può essere considerato nuovo o non può
essere considerato inventivo quando è presente questo documento.
Documento contrassegnato con una Y:
documento di particolare rilevanza. Il claim non comporta uno step inventivo se il documento
è combinato con uno o più altri documenti, tale combinazione risultando ovvia ad una
persona skilled nel settore.
Documento contrassegnato con una A:
documento che definisce lo stato dell’arte in generale, ma che non viene considerato di
particolare rilevanza rispetto alla specifica domanda di brevetto.
51 Michele Petrone
52. La writing opinion
Il search report è accompagnato da una writing opinion, in cui l’esaminatore dell’EPO
chiarisce, in relazione ai claim contestati, le motivazioni (mancanza dei requisiti di novità,
step inventivo, unità del concetto inventivo).
La writing opinion non viene pubblicato. Si tratta di un documento riservato destinato
soltanto ad Applicant/ Mandatario.
52 Michele Petrone
53. Cosa fare una volta ottenuto il search report e la writing opinion?
Con riferimento ad alcuni claim, gli esaminatori hanno trovato una totale sovrapposizione
con altri documenti (X o Y nel Search Report).
L’Applicant se intende continuare nel processo di brevettazione deve agire sui claim (se
possibile), sostanzialmente restringendo il brevetto.
53 Michele Petrone
55. La concessione del brevetto (2): modifiche apportate nei claim
55 Michele Petrone
56. La concessione del brevetto (3): ripercorrendo i passaggi
L’inventore/applicant ha depositato la domanda di brevetto.
Il Search Report, prodotto dall’EPO, ha individuato documenti contrassegnati da una X
(documento di particolare rilevanza ai fini della novità/step inventivo) con riferimento al
claim 1 (claim indipendente).
Così definito il brevetto non sarebbe stato concesso.
L’Applicant (il Mandatario) hanno modificato il claim 1, aggiungendo ulteriori caratteristiche
(quindi restringendo l’ambito di tutela).
Il brevetto è stato concesso.
56 Michele Petrone
58. Esemplificazione: Stato dell’arte
Stato dell’arte Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4
A A A A A
B B B B B
C C C1 C
D
Quali dei claim può considerarsi nuovo?
58 Michele Petrone
59. Esemplificazione: Il search report
Stato dell’ arte Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4
A A A A A
B B B B B
C C C1 C
D
Search report X X
Non nuovo Nuovo Non nuovo Nuovo
59 Michele Petrone 59
62. PCT: Patent Cooperation Treaty
Il Patent Cooperation Treaty (PCT) è un accordo per la cooperazione internazionale in materia
di brevetti.
Il PCT non prevede la concessione di brevetti, bensì ne centralizza le fasi di deposito ed
esame preliminare, al fine di semplificare le procedure e di ridurre i costi delle domande di
brevetto.
La procedura viene gestita dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation) e può
essere opportuno intraprenderla soprattutto qualora si intenda tutelare a livello mondiale
l’invenzione.
La Procedura si divide in due fasi: Fase Internazionale e Fasi Nazionali o Regionali.
62 Michele Petrone
63. PCT: Patent Cooperation Treaty (2)
La Fase Internazionale prevede:
(Chapter 1 - obbligatorio). Il deposito di un’unica domanda di brevetto internazionale (PCT
Application) presso la sede WIPO di Ginevra o altro Ufficio brevetti ricevente, compilata su apposito
modulo (PCT request); l’emissione di un rapporto di ricerca internazionale (International search
report) con annessa un’opinione scritta sulla brevettabilità (written opinion).
(Chapter 2 - facoltativo). Un esame della domanda (International Preliminary Examination) richiesto
tramite apposita domanda, con il quale si ottiene un rapporto completo sulla brevettabilità
dell’invenzione. L’utilizzo del Chapter 2 è funzionale all’ottenimento di un rapporto preliminare
positivo, da far valere nella prosecuzione della domanda nelle diverse fasi nazionali. Tale parere è,
tuttavia, non vincolante per le autorità nazionali.
Seguono le Fasi Nazionali che prevedono:
il deposito di domanda presso i vari Uffici Brevetti dei Paesi di interesse. In Europa, per la maggior
parte dei Paesi, la Fase nazionale deve essere obbligatoriamente effettuata tramite lo European
Patent Office.
Fonte: Pallini D. (2008)
63 Michele Petrone
66. La ricerca brevettuale
Esistono banche dati che registrano i brevetti (nelle varie fasi del procedimento).
Individuare i brevetti esistenti in un determinato campo è importante per l’Azienda al fine di:
conoscere lo stato dell’arte nel settore in cui opera, analizzare le strategie dei concorrenti,
modificare la direzione degli investimenti in R&S, evitare inutili costi di brevettazione, ecc.
66 Michele Petrone
67. La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/
67 Michele Petrone
68. La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/. Advanced Search
68 Michele Petrone
84. Brevettare? E Cosa?
Tra i vantaggi …
Esclusività
Vantaggio competitivo rispetto ai competitors
Valore dell’Azienda
Immagine
Tra gli aspetti da valutare / monitorare…
Costi di deposito e di mantenimento del portafoglio brevetti
La pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) (si rende nota l’invenzione)
Su quali elementi dell’invenzione è opportuno costruire la tutela brevettuale (cosa brevettare)
84 Michele Petrone
85. Quando brevettare?
idea sviluppo soluzione prototipo prodotto vendita
PRIMA DOPO
Il deposito consente di ottenere la Un deposito precoce potrebbe non consentire di
priorità. inserire aspetti nella domanda, che non potranno
più rivendicarsi.
Con la priorità nazionale (costi bassi), per
un anno si può decidere se estendere la Per essere depositato un brevetto deve essere
protezione in ambito internazionale, sufficientemente descritto (non si può depositare
mantenendo la priorità. un’idea).
Consente pubblicazione scientifica ai Il deposito rende nota dopo 18 mesi l’invenzione
ricercatori
85 Michele Petrone
86. Dove brevettare?
Richiede:
Analisi del mercato (in quali mercati geografici opera l’Azienda?)
Analisi della concorrenza (dove operano i principali concorrenti?)
Analisi dei costi del portafoglio brevetti (tanto più se consideriamo start-up/spin-off)
86 Michele Petrone 86
87. Cosa mantenere in vita?
Fonte: Granieri M. (2009)
87 Michele Petrone 87
88. Come valutare i brevetti? (1)
Metodi valutazione
Cost – based quanto è costato sviluppare il brevetto?
Market – based quale è il valore di brevetti analoghi?
Income - based quale è il valore attuale dei flussi futuri attesi?
Real option quale è il grado di flessibilità ed il livello di incertezza?
Fonte: F. Munari (2008) – EvPat Project
88 Michele Petrone 88
89. Come valutare i brevetti? (2)
Fonte: Gambardella et al. (2008)
89 Michele Petrone 89
90. Come valutare i brevetti? (3)
Criticità delle valutazioni
Alti livelli di incertezza tecnica sui risultati attesi
Incertezza di mercato
Incertezza legale (azioni future di concorrenti che limitano la freedom of operation)
Dipendenza del brevetto dal know-how sottostante
Difficoltà di individuare transazioni comparabili
Necessità di competenze multi-disciplinari per effettuare la valutazione
90 Michele Petrone 90
91. Le Decisioni relative al Portafoglio Brevetti
Generazione di Protezione
invenzioni Mantenimento
dell’invenzione
Abbandono
Exploitation come Exploitation
Licensing / Cessione asset individuale nel core business
IP asset
Imprese Spin-off backed finance
già esistenti aziendale
Fonte: Ns. adattamento da Granieri M. (2009)
91 Michele Petrone
92. Backup Slides
‘la tutela del software’
92 Michele Petrone
93. La tutela del software (1)
Art. 52 Convenzione di Monaco sul Brevetto (European Patent Convention)
1. European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial
application, which are new and which involve an inventive step.
2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of
paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing
business, and programs for computers.
3. The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities
referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or
European patent relates to such subject-matter or activities as such.
93 Michele Petrone 93
94. La tutela del software (2)
Art. 45 Codice della proprietà industriale
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano
un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale
ed i programmi di elaboratore.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo
nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani,
principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
94 Michele Petrone 94
95. La tutela del software (3): tramite il diritto di autore
Sono comprese nella protezione accordata dalla Legge sul Diritto di Autore i programmi per
elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell’’autore.
Il diritto d’autore sorge nel momento in cui l’opera è realizzata.
Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore,
è consigliabile avere a disposizione atti di "presunzione": la registrazione SIAE.
95 Michele Petrone 95
96. La tutela del software (4): la brevettabilità
Decisione del Technical Board of Appeal dell’Ufficio Brevetti Europeo
(caso IBM)
“further technical effect”
Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico solo per fatto di
essere in grado di comandare un hardware.
Per essere brevettabile deve presentare un “further technical effect”.
L’effetto tecnico “ulteriore” può essere riscontrato sia all’esterno del computer su cui è
caricato il software, sia all’interno del computer stesso.
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97. La tutela del software (5): la brevettabilità
Effetto Tecnico Ulteriore Interno, ovvero prodotto dal programma all’interno
dell’elaboratore in cui è fatto girare. Ad esempio come miglioramento del funzionamento
dell’elaboratore stesso. Casi specifici possono riguardare: ‘metodi per ricercare oggetti in
una libreria’, ‘interoperabilità tra moduli di programma’, ‘trasformazioni tra sistemi di
accesso a basi dati’, ‘funzionalità di applicazioni specifiche’, ecc..
Effetto Tecnico Ulteriore Esterno, ovvero qualora il programma produce effetti tecnici
distinti dal funzionamento dell’elaboratore, ad esempio comandando apparati o
procedimenti industriali. Esempi possono essere:
sistemi di controllo di processi industriali (sistemi per manovrare robot
industriali);
sistemi di controllo elettronico (sistema di controllo per centralina elettronica
di un veicolo, per il funzionamento di apparecchiature, ecc.);
sistemi di elaborazione e/o conversione di segnali elettrici o elettronici (sistemi
di elaborazione nella diagnostica medica, sistemi di elaborazione nella
telefonia, ecc.)
97 Michele Petrone 97
99. I brevetti dei ricercatori universitari (1)
Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
Il ricercatore e‘ titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. …
L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
Le Università, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo
a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università.
In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di
sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei
proventi o canoni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in
parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da
soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
99 Michele Petrone 99
100. Backup Slides
‘licensing di brevetti’
100 Michele Petrone
101. Licensing
Licensing
Acquisire/concedere l’uso del brevetto. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. L’esclusiva
può riguardare un tempo determinato, un determinato territorio, un campo di applicazione.
Cross licensing
Licenza reciproca tra Aziende. Strategia che viene messa in atto quando le Aziende dispongono di
brevetti tra loro dipendenti, che ne limiterebbero reciprocamente la freedom of operation.
Free licensing
Licenza gratuita. L’obiettivo è quello di far affermare la propria tecnologia, fin verso un vero e
proprio standard.
101
102. Per approfondimenti
Sul tema delle procedure di brevettazione:
D. Pallini, ‘Brevetti e Impresa’, Ipsoa 2008.
Sul tema dei contratti per trasferimento ed utilizzo di brevetti:
M. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, ‘Introduzione ai contratti per il trasferimento di
tecnologia. Profili contrattuali e diritto della concorrenza’, Cacucci 2009.
102 Michele Petrone 102
103. GRAZIE
Contatti:
michele.petrone@basilicatainnovazione.it
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