Умови надання правової охорони нетрадиційним торговельним маркам, а саме об'ємним ТМ, позиційним ТМ та кольору чи поєднанню кольорів. Захист порушених прав інтелеткуальної власності.

1. НЕТРАДИЦІЙНІ ТОРГОВЕЛЬНІ
МАРКИ: ЗОЛОТІ КОПАЛЬНІ ЧИ
СКРИНЬКА ПАНДОРИ?
Катерина Сопова, судовий експерт, науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України

2. Правова охорона нетрадиційних торговельних марок
Сінгапурським договором передбачено, що
Договірні сторони, крім традиційних знаків,
можуть дозволити реєстрацію
голографічних, рухових, позиційних,
звукових, нюхових та інших.
Інструкція до Сінгапурського договору про
право товарних знаків
Правилом 3 передбачено вимоги до
представлення зображення нетрадиційних ТМ
для їх реєстрації, зокрема:
(4) [Об'ємний знак]
(7) [Колірний знак]
(8) [Позиційний знак]

3. Об'ємна ТМ
Позначення у вигляді фігур або їх композицій у
трьох вимірах
Форми, які не пов'язані з товаром або
послугою
Форми, які складаються з форми самого
товару (продукту) або його частини
Форма упакування

4. Розрізняльна здатність об'ємних позначень
Сопова К. Дослідження судовим експертом розрізняльної здатності об’ємних позначень // Судова експертиза об’єктів
інтелектуальної власності: теорія і практика. Вип. 4. К. : Інтерсервіс, 2017. С. 68-78.

5. EUIPO. Експертиза об'ємних позначень, які є формою
або упакуванням товару
Аналіз розрізняльної здатності
Перевірка наявності підстав для відмови, які не
можна подолати навіть через набуття розрізняльної
здатності: природні форми, досягнення технічного
результату та надання товару істотної цінності
Ідентифікація елементів об'ємного
позначення
Стандартна форма продукту може бути зареєстрована
як об'ємна ТМ, якщо на ній присутні інші відмітні
елементи (слова, логотипи), які нададуть формі
відмітного характеру
Критерії відмітності
(дистинктивності) самої форми
Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination. Absolute Grounds for Refusal — Non-Distinctive Trade Marks Page 18-27
Крок 1
Крок 2
Крок 3

6. Критерії відмітності (дистинктивності) самої форми
 форма не є дистинктивною, якщо вона є основною
формою або комбінацією основних форм
 щоб бути дистинктивною, форма повинна суттєво
відрізнятися від форми, яку очікує побачити споживач,
і вона повинна значно відійти від норми або звичаїв
відповідного сектору
 недостатньо, щоб форма була лише варіантом
звичайної (типової форми) або варіантом з ряду форм у
галузі, де існує величезна різноманітність дизайнів
 функціональні форми або особливості функції форми
будуть сприйматися споживачем не як позначення, а як
виконання окремої функції

7. DECISION of the Fourth Board of Appeal of 9 November 2010 In Case R 806/2009-4
Lindt Goldhase vs Terravita

8. Lindt Goldhase vs Terravita
DECISION of the Fourth Board of Appeal of 9 November 2010 In Case R 806/2009-4

9. EUTM No. 951871
UKTM No. 2440659
Зовнішній
вигляд таксі
Відповідача
Зовнішній
вигляд таксі
Власника ТМ
The Trademark Reporter. INTA. Annual Review of EU Trademark Law. 2016.

10. The Trademark Reporter. INTA. Annual Review of EU Trademark Law. 2016.
Рішення Вищого суду Великобританії
 середнім споживачем є водії таксі (обізнані і обачні при
здійсненні покупки дорогих спеціалізованих товарів)
 кінцевим споживачем не можна вважати громадськість,
яка винаймає таксі, оскільки вони є споживачами
послуг таксі
 обидві ТМ не мали притаманної розрізняльної
здатності, навіть при тому, що за виглядом відрізнялись
від інших авто (були схожі на авто 1950-х років), проте
були лише різновидом типової форми таксі і не
сприймались як джерело походження товару
 ТМ не набули розрізняльної здатності, оскільки
відсутні відомості вважати, що споживач сприймає
саме форму авто як джерело походження товару, а не ті
позначення, що були на передній та задній частині авто

11. Вищий суд Великобританії
 визнав ТМ недійсними, оскільки вони є формою
товару, що надає йому істотної цінності
 вказав на те, що не можна надавати монополію на
форму товару, розширювати рамки Директиви ТМ
на інші об'єкти ІВ
 такі форми можуть бути зареєстровані як ПЗ з
монополією на 25 років
The Trademark Reporter. INTA. Annual Review of EU Trademark Law. 2016.

12. Об'ємна ТМ в Україні. Знак за свідоцтвом
України № 175926
Кл.21: губки побутові

13. Підстави для відмови у наданні
правової охорони
Позначення відображає лише форму, що
обумовлена природним станом товару???
Позначення відображає лише форму, що
обумовлена необхідністю отримання
технічного результату???

14. Позначення не має розрізняльної здатності
 є реалістичним зображенням товару – губки
побутової для якого його зареєстровано і не
відрізняється оригінальним зовнішнім
виглядом
 форма губки на зображенні знака не
відрізняється від традиційної, широко
поширеної форми подібних товарів, що
використовуються багатьма виробниками
аналогічної продукції на ринку України
 реалістичне зображення кухонної губки не
набуло власної індивідуальності за рахунок
хвилястої поверхні губки, оскільки у
споживача хвиляста поверхня губки не
асоціюється з конкретним виробником чи з
конкретною торговельною маркою
 зображення губки сприймається споживачем
як зображення товару, а не як ТМ.

15. Чи є виробництво товару використанням знака?
Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону:
«Використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку
чи інший прикріплений до товару предмет,
зберігання такого товару із зазначеним нанесенням
знака з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення).
Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (ТМ) може
запобігти лише недозволеному використанню знака у
зв'язку з зазначеними в свідоцтві товарами, але не може
перешкодити виробництву та реалізації таких
товарів, якщо при цьому не використовується цей знак.
Рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення від 20.09.2016 р. у справі № 946/88-р-02-05-
15. Рішення господарського суду м. Києва від 22.09.2017 у справі №910/19087/16

16. При реєстрації реалістичного зображення товару як
торговельної марки, стає очевидною наявність
спроби не захистити засіб індивідуалізації, а
засобами Закону добитися розширення свого
контролю за використанням декоративного
оформлення товару

17. Позиційні ТМ
це позначення, що має особливий спосіб розміщення чи
прикріплення його на виробі
Експертиза враховує два аспекти
Лише якщо позиціонування є незвичним і не є
звичайним на конкретному ринку, його можна
розглядати як вказівку на джерело походження. Щоб
розглянути позицію, ми повинні задатися питанням,
чи очікує споживач, що знак зазвичай розміщується на
спеціальному місці на продукті
Якщо позначення розглядається просто як
декоративний елемент, середній споживач не вважає
його вказівкою на джерело походження, отже
позначення не має відмітного (дистинктивного)
характеру. Споживач не звик очікувати вказівку на
джерело походження в простому декоративному
елементі
Позиція
Позначення
Camille Rideau. Position Mark. A category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of
examination, different scope of protection?

18. Особливість позиційних ТМ, набуття
розрізняльної здатності
Прості позначення, які позбавлені відмітного
характеру, можуть набути його завдяки своїй
позиції.
Позначенням, що мають притаманну розрізняльну
здатність не потрібно заявляти як позиційні,
оскільки відмітна функція такого позначення
з'являється в той самий момент, коли його створили.
Закон не вимагає, щоб знак знаходився у певному
місці для його реєстрації.

19. Позиційні знаки, позбавлені відмітного
характеру
Суд вважає, що позначення не
було незалежним або таким, що
відрізняється від форми чи
дизайну самого продукту і що
позиціонування наведених
елементів істотно не
відрізняється від інших форм
та дизайнів таких продуктів на
ринку.
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT 14/09/2009 In Case T-152/07

20. Позиційні знаки, позбавлені відмітного
характеру
Позначення споживачі сприймуть
як декоративний елемент, а не як
вказівку на джерело походження
товару, тим більше, що, зазвичай,
виробники розміщують свої
відмітні позначення на таких
продуктах, щоб вказати на їх
походження
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber) 26 February 2014 In Case T-331/12

21. Позиційні знаки, позбавлені відмітного
характеру
 заявлена ТМ не може бути
відокремлена від форми та зовнішнього
вигляду важливої частини взуття
 заявлена ТМ є простою формою, не
здатна самостійно передавати
повідомлення, яке може запам'ятати
споживач і, отже, не може виконувати
розрізняльну функцію торговельної
марки
 споживач взагалі може не побачити
позначення на товарі через його розмір
та розташування на задній частині
взуття
 сприймається споживачем як
декоративно-орнаментальний елемент
DECISION of the Fourth Board of Appeal of 18 April 2017 In Case R 1354/2016-4

22. Позиційні знаки
Торговельна марка складається з
трьох смуг, що утворюють
контраст по відношенню до
основного кольору взуття;
контури взуття служать для того,
щоб показати, яким чином
прикріплюється торговельна
марка і не є складовою частиною
торговельної марки.
Міжнародна реєстрація №
730835
25 Взуття, в тому числі
спортивне взуття і
повсякденне взуття

23. ДВІ СМУГИ VS ТРИ СМУГИ
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Seventh Chamber) 21 May 2015 In Case T-145/14

24. ДВІ СМУГИ VS ТРИ СМУГИ
 Раніше зареєстровані марки мають високу репутацію у
секторі спортивного взуття та одягу, і що ця репутація
поширюється на зображення трьох смуг.
 У цьому відношенні слід нагадати, що чим більш
відмітною є раніше зареєстрована марка, тим більшою
буде вірогідність сплутування. Отже, відмітність
попередньої ТМ, зокрема її репутація, повинна бути
врахована при оцінці існування ймовірності
сплутування

25. Набуття розрізняльної здатності через
використання
 Коли позначення набуває відмітності через
використання, навіть коли воно не є оригінальним,
конкуренти хочуть використовувати той самий або
аналогічний знак, як і той, який зареєстровано,
оскільки це є поширеним.
 Крім того, якщо ці позначення, хоча і загальноприйняті
(банальні), набувають відомості, конкуренти хочуть
використовувати їх ще більше. Це було саме те, що
сталося в справі Adidas, коли конкуренти Adidas
вимагали права використовувати смужки на їх товарі як
декоративний елемент, розцінюючи, що це позначення
є банальним і, як наслідок, доступним для кожного.
Camille Rideau. Position Mark. A category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of
examination, different scope of protection? С. 43

26. Порушення прав на позиційний знак
Для позиційних ТМ повинна також враховуватись
позиція позначення з позицією, для якої
зареєстрований попередній знак.
Позначення само по собі не може бути
зареєстроване, це його позиція на продукті та її
позиціонування власником як ТМ, яка може
дозволити реєстрацію.
Отже, якщо та ж сама марка використовується
третьою особою в іншому товарі або в іншому місці,
то не існує ризику сплутування.
Camille Rideau. Position Mark. A category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of
examination, different scope of protection? С. 43

27. Колір як такий. Поєднання кольорів
Торговельні марки, що складаються виключно з
одного кольору (без контурів), вимагають:
 відтворення кольору
 посилання на загальновизнаний колірний код
Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination. Absolute Grounds for Refusal — EUTM Definition Page 6-7
30 Spices; food flavourings, other than
essential oils; flavour enhancers for food
(other than essential oils); marinades.

28. The Fashion Law. 31.08.2017. Red, Yellow, Purple, Pink, Blue: Brands Continue to Wage War Over Color. URL:
http://www.thefashionlaw.com/home/red-yellow-purple-pink-brands-wars-over-color

29. Поєднання кольорів. EUIPO
Безформна і безконтурна комбінація
двох або більше кольорів «у будь-
якому прояві» не задовольняє вимоги
чіткості та стійкості графічного
відображення, що є умовою для
здатності виступати як торговельна
марка. Просте представлення двох і
більше кольорів, без форми або
контурів, чи посилання на два або
більше кольорів «у кожній можливій
формі» не проявляє якості точності та
одноманітності, що вимагається в
Статті 4 EUTMR
Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination. Absolute Grounds for Refusal — Article 7(1)(а) EUTMR.
Page 10

30. Правова охорона кольору як такого в ЄС
Колір або поєднання кольорів як такі не мають
притаманної розрізняльної здатності за своїм змістом
для будь-яких товарів і послуг, оскільки:
 споживачі не розглядають колір товару або його
упакування як джерело походження товару через те,
що, як правило, функцію вирізнення товарів окремого
виробника на ринку аналогічних товарів виконують
інші графічні або словесні позначення, прикріплені
на товар чи розміщені у певних місцях його
упакування;
 споживач розглядає колір або поєднання кольорів на
товарі як забарвлення та дизайн товару, що
виконують утилітарну або естетичну функцію;
 охорона таким позначенням не надається в інтересах
суспільства, для недопущення монополії одного
виробника на окремий колір чи їх поєднання;
 охорона окремому кольору або їх поєднанню може
надаватись лише у випадку набуття позначенням
розрізняльної здатності і лише за певних обставин.
Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination. Absolute Grounds for Refusal — Article 7(1)(а) EUTMR.
Page 10

31. Колір як такий. Відсутність розрізняльної
здатності
 використання кольору як декоративного елементу товару, для
того щоб відповідати запиту споживача (наприклад, кольори
автомобілів або футболок)
 колір може бути технічно функціональним (наприклад,
червоний колір для вогнегасників, різні кольори для електричних
кабелів)
 колір також може бути звичайним (типовим) (наприклад, знову
ж таки червоним для вогнегасників, жовтий для поштових послуг у
багатьох країнах).
 колір може вказувати на особливу характеристику товару, таку
як смак (жовтий для лимонного смаку, рожевий для смаку
полуниці)
 існування комбінації кольорів може бути вже знайдене на ринку,
зокрема, якщо його використовують різні конкуренти
(наприклад, Відомство ЄС довело, що комбінація кольорів
червоного та жовтого кольорів використовується різними
підприємствами на пиві та банках з безалкогольними напоями)
Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination. Absolute Grounds for Refusal — NON-DISTINCTIVE
TRADE MARKS (Article 7(1)(b) EUTMR). Page 7

32. Визначення ймовірності сплутування
колірних торговельних марок в ЄС
Коли оцінюється ймовірність сплутування двох
колірних марок як таких, фонетичне або
концептуальне (семантичне) порівняння знаків
неможливе, а візуальна схожість буде залежати від
кольору позначень.
Притаманна дистинктивність (розрізняльна
здатність) колірних марок як таких обмежена. Обсяг
захисту повинен обмежуватися ідентичними або
майже однаковими кольоровими комбінаціями.
GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS. Double Identity and Likelihood of Confusion – Global
Assessment Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition Page 19

33. Визначення ймовірності сплутування
колірних торговельних марок в ЄС
У даному випадку комбінації кольорів,
ідентифіковані різними колірними кодами, не є
достатньо близькими, щоб призвести до ймовірності
плутанини, беручи до уваги, що притаманна
відмітність (розрізняльна здатність) обмежена.
Відсутня ймовірність сплутування.
GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS. Double Identity and Likelihood of Confusion – Global
Assessment Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition Page 19

34. Дякую за увагу!
Катерина Сопова
е-mail: sopova.kateryna@gmail.com
тел: 067 – 770 – 62 - 77