특허침해금지가처분, 상표권침해금지가처분 등 지재권침해금지가처분 소송실무

1. 2017. 12. 6.
변호사/변리사 김 국 현
kkh@kasanlaw.com
가산종합법률사무소/특허법인가산
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2. 보전처분의 종류
 민사집행법 제276조
 가압류는 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권에 대하여 동산 또
는 부동산에 대한 강제집행을 보전하기 위하여 할 수 있다.
 민사집행법 제300조
 ① 다툼의 대상에 관한 가처분은 현상이 바뀌면 당사자가 권리를 실행하
지 못하거나 이를 실행하는 것이 매우 곤란할 염려가 있을 경우에 한다.
 ② 가처분은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위하
여도 할 수 있다. 이 경우 가처분은 특히 계속하는 권리관계에 끼칠 현저
한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요한 이
유가 있을 경우에 하여야 한다.
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3. 가압류 요건
 민사집행법 제276조(가압류의 목적)
 ① 가압류는 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권에 대하여
동산 또는 부동산에 대한 강제집행을 보전하기 위하여 할 수 있다.
 ② 제1항의 채권이 조건이 붙어 있는 것이거나 기한이 차지 아니한
것인 경우에도 가압류를 할 수 있다.
 제277조(보전의 필요)
 가압류는 이를 하지 아니하면 판결을 집행할 수 없거나 판결을 집행
하는 것이 매우 곤란할 염려가 있을 경우에 할 수 있다.
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4. 가처분 요건
 민사집행법 제300조(가처분의 목적)
 ① 다툼의 대상에 관한 가처분은 현상이 바뀌면 당사자가 권리(1)를 실
행하지 못하거나 이를 실행하는 것이 매우 곤란할 염려가 있을 경우(2)
에 한다.
* (요건 1) 피보전권리 + (요건 2) 보전의 필요성
 ② 가처분은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위
하여도 할 수 있다. 이 경우 가처분은 특히 계속하는 권리관계에 끼칠
현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요
한 이유가 있을 경우에 하여야 한다.
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5. 5
비교: 미국의 지재권 침해금지가처분 실무

6. 6
비교: 미국실무

7. 7
비교: 독일 지재권 침해금지가처분

8. 8
비교: 독일실무

9. 9
비교: 독일실무

10. 10
비교: 중국 지재권 침해금지가처분

11. 지재권 침해금지가처분의 개요
➢ 보전처분 중 가처분의 일종
- 당사자 사이에 현재 다툼이 있는 권리 또는 법률관계가 존재하고 그에 대한 본
안소송의 확정판결이 있기까지 현재 상태를 그대로 방치한다면 권리자가 현저
한 손해를 입거나 급박한 위험에 처할 우려가 있는 경우
- 그로 인한 위험을 방지하기 위해 잠정적으로 권리 또는 법률관계에 관한 임시
의 지위를 정하는 보전처분
- 잠정적, 임시적 조치
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12. ➢ 특허권자가 직접 실시하거나 통상실시권을 부여하지 않은 경우 보전의 필요성
이 부정될 수 있음
➢ 특허권자의 청구가 기각될 확률이 본안보다 높음 – 신속하게, 소명으로만 결정
되는 점에 따른 것임
➢ 가처분 결정 후 집행절차가 별도로 필요함 – 집행관은 결정문에 의하여 명확하
게 특정되는 것에 대하여만 집행함
➢ 가처분이 인용된 이후 특허가 무효로 되거나, 본안에서 패소하였을 때 – 특허권
자의 부당가처분으로 인한 손해배상책임 부담 가능성 있음(과실 추정)
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특허침해금지가처분의 개요

13. ➢ 금지청구만 가능. 금지대상은 결정시까지 변경할 수 있음
➢ 침해금지대상을 정확하게 특정해야 함. 집행에 유의
➢ 신속한 재판 진행 - 서울중앙지방법원 신청서 접수 후 2~3주일 내에 심문기일
지정, 1회 심문으로 종결될 수 있음. 평균 4~5 개월 소요
➢ 검증, 감정을 채택하는 경우 많지 않음
➢ 소명으로 충분. 심문종결 후 결정까지 소명자료 제출가능
➢ 무효항변 허용(보전의 필요성 구비여부)
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특허침해금지가처분의 개요

14. 가처분 신청 시기
➢ 가처분 요건을 만족하는 한 언제라도 가능함
➢ 특허침해 본안소송 제기 전 단계 가능
➢ 특허침해 본안 소송 계속 중에도 가능함
➢ 다만, 본안소송이 상당히 진행된 단계라면 본안판결을 기다리지 않고 긴급하게
가처분을 하지 않으면 안될 회복할 수 없는 손해 발생의 우려 또는 급박한 위험에
처할 우려가 있다고 인정되기 어려울 가능성도 있음.
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15. 민사소송법 제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적)
① 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 "특허권등"이라 한다)을 제외한
지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따
른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만,
서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.
② 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에
따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다.
다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.
③ 제2항에도 불구하고 당사자는 서울중앙지방법원에 특허권등의 지식재산권에 관한 소를
제기할 수 있다. (1심 관할집중!!)
법원조직법 제28조의4(심판권) 특허법원은 다음의 사건을 심판한다.
2. 민사소송법 제24조 제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건 (항소심 관할집중!!)
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지식재산권 소송의 관할 집중

16. 가처분 등 지재권소송의 관할
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❖ 민사소송법상 토지 관할 특칙
▪ 일반 소송 재판 관할 - 피고 주소지 관할 법원
▪ 특허권등 소송을 제외한 지식재산권에 관한 특별재판적 – 민사소송법 제24조 제1항: 일반
재판적 관할 법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다.
예) 수원소재 회사를 상대로 하는 소송의 경우 원고는 (1) 수원지방법원 – 일반 재판적, 또는 (2)
서울중앙지방법원 – 특별 재판적 중 유리한 법원을 선택할 수 있음
▪ 부정경쟁행위, 영업비밀침해, 저작권침해 소송 해당
▪ 특허, 실용신안, 상표, 디자인, 품종보호권 소송에 관한 전속관할 특칙 - 민사소송법 제24조
제2항 : 일반 재판적 법원의 관할 고등법원 소재지 지방법원 - 서울중앙지법, 부산지법, 광주
지법, 대구지법, 대전지법
▪ + 민사소송법 제24조 제3항 특별재판적 특칙: 서울중앙지방법원 선택 가능 – 1심 관할 집중
▪ 본안소송, 가처분소송 모두 적용

17. 참고 - 본안소송
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❖ 개 요
▪ 침해금지청구, 손해배상청구 단독 또는 동시 청구
▪ 침해금지청구 : 침해예방청구 또는 침해품 폐기청구도 가능
▪ 손해배상소송 :
➢ 침해판단과 손해배상액 산정의 2단계 진행
➢ 손해액 입증자료 확보 어려움. 문서제출명령 활용
➢ 손해배상액 산정방법 중 어느 것을 선택할 것인지를 결정하고 입
증하여야 함 – 재판부가 최종적으로 재량에 의해 손해액을 산정하
기도 함.

18. 지재권 침해금지가처분의 신청
❖ 가처분 신청
➢ 가처분의 피보전권리: 침해금지청구권
➢ 손해배상청구권은 가압류의 피보전권리 해당 + 가처분의 피보
전권리 아님
➢ 가처분신청은 침해금지청구만 가능
➢ 침해금지대상을 정확하게 특정해야 함. 집행 가능하도록 유의
➢ 단, 금지대상은 결정시까지 변경 가능
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19. 신청서 제출
상대방 답변서 제출
심문기일 기술설명회 개최
1심 결정 가처분 집행 집행에 관한
이의절차/취소절차
항고심 결정
재항고심(대법원) 결정
가처분소송 절차 개요
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20. 특허침해금지가처분 소송의 당사자
➢ 특허침해가처분을 신청할 수 있는 자
- 특허권자 : 가능
- 전용실시권자 : 가능
※ 저작권의 경우, 저작권법상 독점적 이용권자가 침해의 금지를 구할 수 있다는 문언은 없지
만, 저작권자의 권리를 대위하여 침해정지를 구할 수 있음(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005
다11626 판결)
- 통상실시권자 : 불가(법원 실무상)
※ 독점적 통상실시권의 경우 견해 대립
(특허법 제126조에는 청구권자로 특허권자와 전용실시권자만 명시되어 있음)
➢ 상대방 : 침해자 또는 침해할 우려가 있는 자 – 제품의 생산자, 판매자 및 사용자
➢ 특허권 양수인, 전용실시권자, 통상실시권자 등의 보조참가 : 과거 판례에 따라 허
용하지 않는 실무례도 있으나, 최근에는 허용하는 것이 일반적임
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21. 소송비용 담보제공 명령
 법원은 원고가 외국인으로 국내에 주소, 사무소, 영업소가 없는 경우 피고
신청에 따라 소송비용에 대한 담보를 명할 수 있다. (민사소송법 제117조)
 담보제공명령을 신청한 피고는 원고가 담보를 제공할 때까지 소송에 응하
지 않을 수 있음. 즉, 소송의 시작 단계에서 문제됨.
 소송 초기단계에서 실시자는 충분한 대응 시간을 확보할 수 있음.
 담보금액은 예상되는 소송비용의 총액을 근거로 산정함.
 통상 보증보험증권을 제출하는 것으로 담보에 갈음할 수 있음.
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22. ➢ 인용 요건 : 피보전권리 + 보전의 필요성
- 피보전 권리(특허침해금지청구권)의 존재
+ 신청인이 특허권자 또는 전용실시권자인 사실
+ 피신청인이 신청인의 특허권을 실시하고 있다는 사실
- 보전의 필요성
+ 가처분을 하지 않으면 안될 회복할 수 없는 손해 발생의 우려 또는
급박한 위험이 존재하는 사실
가처분 요건의 구체적 검토
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23. ➢ 특허유효 추정 + 권리범위 속부 판단 쟁점
➢ 상대방이 특허권을 침해하는 행위를 하면 다툼이 현존하게 되어, 원칙적으로 특
허권자 또는 전용실시권자의 피보전권리가 인정됨
➢ 다만, 과거에 침해행위가 있었다고 하더라도 현재 그와 같은 행위를 다시 행할 개
연성에 대한 소명이 없으면 가처분신청이 인용되기 어려울 수 있음
➢ 특별한 사정이 없는 한 과거의 침해행위는 향후 침해행위의 개연성을 추단하는
유력한 간접사실이 될 수 있다는 견해도 있음
가처분의 피보전권리
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24. ➢ 고도의 소명 필요
- 특허침해금지가처분은 만족적 가처분에 해당하므로 통상의 가처분 신청에 비해
고도의 소명이 필요하다는 것이 판례의 입장
“가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권침해금
지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그
에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정
을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것” (대법원 2007. 6. 4.자
2006마907 결정 등)
➢ 관행적으로 특허침해가 소명되면 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성도 인정,
but 실무적으로는 여러 요소들을 고려하여 보전의 필요성을 부정하는 사례도 있
음
보전의 필요성 요건
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25. ➢ 고려 요소 : 가처분의 인용여부에 따른 당사자들의 이해득실, 본안소송의 승패 예상, 공공복리에 미칠
영향 등을 고려하여 결정하는 것이 판례의 입장
- 당사자들의 이해득실관계 : 채권자가 입게 될 손해, 채권자가 침해행위를 알게 된 시점, 채권자가 특
허발명을 실시하고 있는지 여부, 채무자가 입게 될 손해, 채무자 침해의 고의성 여부 및 채무자 사업
의 현황 등 고려
- 본안소송의 승패 예상 : 특허발명에 대해 무효심결이 내려졌거나 무효심결이 내려질 가능성이 있는지
여부, 전용실시권자의 계약위반으로 그 등록이 말소될 가능성이 있는지 여부 등 고려
※ 신규성 결여로 무효인 경우 피보전권리 자체가 부정된다는 견해 있음
- 공공복리에 미칠 영향 : 채무자의 영업중단으로 인한 사회적 영향, 국가의 수출전략 등 고려(대법원
1994. 11. 10.자 93마2022 결정 등)
- 기타 제반 사정 : 채권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우에는 일반적으로 보전의 필요성을 인정하
기 어려울 것이나, 미실시를 정당화할만한 특별한 사정이 있는 경우에는 보전의 필요성을 인정할 수
있음
보전의 필요성 판단
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26. ➢ 신청인이 특허권자인 사실 – 신청인
- 특허등록원부 및 특허등록공보의 제출로 충분
➢ 피신청인이 신청인의 특허권을 실시하고 있다는 사실 – 신청인
- 피신청인이 실시중인 발명을 특정하고, 신청인 특허발명의 구성요소와 대비하
여 동일 또는 균등함을 입증해야 함
- 피신청인이 실시중인 발명을 특정하기 위하여 의약품 설명서, 의약품 제조품목
허가증 등의 제출이 요구됨. 의약품 제조품목 허가증은 법원에 문서송부촉탁
신청을 하여 식약청이 법원에 제출케 함
➢ 보전의 필요성 – 신청인
- 특허침해가 소명되면 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성도 인정됨
- 다만 법원이 보전의 필요성 판단시 고려하는 여러 요소들에 대한 상대방의 주
장에 충분히 반박할 필요 있음
신청인의 입증책임
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27. ➢ 신청인의 허락하에 실시하고 있음에 대한 항변 – 피신청인
➢ 신청인의 특허가 무효인 사실, 자유실시 기술의 항변 – 피신청인
- 소송 중 가장 첨예한 싸움이 벌어지는 지점임
- 전문가 감정이 필요한 경우 많음
➢ 피신청인 실시 발명이 신청인 특허 발명의 권리범위에 속하지 아니한
다는 사실
- 이는 항변 사항이 아니라 소송상 ‘부인’에 해당하므로, 여전히 권리
범위에 속한다는 점에 대해 신청인이 입증책임을 짐
피신청인의 항변 및 입증책임
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28. 입증정도 및 심리 - 소명(疎明)
 민사소송법 299조 1항
 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다.
 소명방법으로 인정 O
 서증, 당사자본인신문, 참고인신문(당사자 동행)
 소명방법으로 인정 X
 증인신문, 조사촉탁, 문서송부촉탁
 경우에 따라 소명방법으로 인정 가능
 공사금지가처분에서 ‘현장검증’
 지식재산권 사건에서의 ‘감정’ 등
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29. ➢ 출석할 사람
- 소송대리인 + 당사자본인(법인 대표자) + 발명자 등
* 실무상 기술적 사항을 잘 아는 당사자 출석 권유!
- 대표권 없는 임직원, 종업원, 변리사 등은 방청, 참관 가능, 재판부의 허락 하에
참고적 진술 가능
➢ 신청서, 답변서의 진술
- 조서에는 신청서 등 진술이라고만 기재, 실질적인 구술변론내용은 필요시 속기
하지만 조서기재 하지 않음
- 심문기일 지정이 촉박한 관계상 심문기일 당일에 준비서면과 증거 제출하는 것
도 허용되지만 바람직하지 않음
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심문절차

30. ➢ 심리
- 필요적 심문 : 피신청인이 참석할 수 있는 심문기일을 반드시 열어야 함
- 심문종결 후 준비서면 추가 제출 가능(본안소송의 변론종결 후와 다름)
- 주장사항을 미리 서면으로 제출하는 것이 바람직함
➢ 심문기일의 진행
- 소명방법
+ 원칙적으로 심문절차에서 증인신문, 검증, 감정 등의 증거조사절차를 거치
지 않음, 예외적으로 진행하는 경우도 있음
+ 통상 기술설명회 개최
- 공방의 시간
+ 통상 15~30분으로 시간 짧음
+ 따라서 서면 공방이 매우 중요함
- 심문기일의 속행 및 종료
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심문절차 및 심리

31. ➢ 목적
- 특허발명의 기술내용 및 특징, 상대방 실시기술내용에 대하여 재판부를
이해시키기 위해 개최
➢ 방법
- 설명서, 도면, 모형, 사진, PT, 영화, 실물 등 이용
➢ 시기 및 장소
- 별도의 심문기일에 법정, 별도의 심문실 또는 판사실에서 행함
(필요 시 공장이나 연구소 등에서 현장 검증이나 감정을 겸해 할 수도 있음)
➢ 설명의 대상
- 특허발명과 침해발명의 동일성 또는 상이점에 대한 설명
- 특허발명의 무효성에 대한 설명 등
기술설명회
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32. 무효항변: 대법원 2012. 10. 28. 선고 2010다103000 전원합의체 판결
 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등
록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에
기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리
남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고,
 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리
남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상
표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며, 이러한 법
리는 서비스표권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
32

33. 33
대법원 전원합의체 판결 이유

34. 34
 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의
진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그
특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이
없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고,
 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가
권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제
로 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다.
무효항변 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결

35. ➢ 시기
- 신청인이 신청 후 언제든지 취하 가능
- 보전명령이 발하여진 후에도 그 집행 여부에 관계없이 취하 가능
➢ 피신청인의 동의 요부
- 피신청인의 동의를 요하지 아니함
(본안소송에서 답변이나 변론 후 소취하시 피고의 동의를 요하는 것과 다름)
➢ 신청취하의 방법
- 원칙적으로 취하서 제출
- 다만 변론기일이나 심문기일에서는 구두에 의한 취하도 허용
➢ 효과 : 소송계속의 소급적 소멸
신청의 취하
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36. 가처분결정의 유형
 각하결정
 채권자의 신청이 부적법하다고 판단하는 결정
 기각결정
 채권자의 신청이 이유 없다고 판단하는 결정
 피보전권리에 대한 소명 부족
 보전의 필요성에 대한 소명 부족
 인용결정
 채권자의 신청을 받아들이는 결정
 피보전권리, 보전의 필요성에 대한 소명 有
 일부 인용, 일부 기각결정
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37. <결정 주문 사례>
1. 신청인이 피신청인을 위하여 이십억(2,000,000,000)원을 공탁하거나 위 금액을
보험금액으로 하는 지급보증위탁계약 체결문서를 제출하는 것을 조건으로,
가. 피신청인은 별지 목록 기재 제품을 생산하거나 사용, 양도, 대여 또는 수입
하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)
을 하여서는 아니 된다.
나. 피신청인은 그 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중인 별지 목록 기재 제품
의 완제품 및 반제품에 대한 피신청인의 점유를 풀고 신청인들이 위임하는
집행관에게 그 보관을 명한다.
2. 집행관은 위 취지를 공시하기 위하여 각 적당한 방법을 취하여야 한다.
3. 소송비용은 피신청인이 부담한다.
별지 <목록>
하기 구조식의 ranitidine 염산염 및 이를 함유하는 의약품 (상품명 “000”이라는
제품 포함) + 구조식
특허침해금지가처분 결정의 사례
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38. 1. 피신청인은 별지 도면 및 설명서 기재 제품을 생산, 사용, 판매, 배포하여서는 아
니된다.
실무 : 신청서에 별지 도면 및 설명서를 첨부하여 피신청인이 생산, 사용, 판매, 배
포하고 있거나 할 우려가 있는 제품을 명확히 특정함. 특정을 잘 해야 가처
분 인용시 집행이 가능하게 됨.
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신청취지 별지의 중요성

39. 39
1. 피고는 별지 목록 제1항 기재 상표를 사용한 별지 목록 제2항 기재
제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포, 수입, 수
출, 전시하거나 제3자로 하여금 위 행위를 하게 하여서는 아니된다.
2. 피고는 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 보관 중인 별지 목
록 제1항 표시의 상표를 사용한 별지 목록 제2항 기재 제품 및 반제
품, 포장지, 포장용기, 선전광고물에 대한 점유를 풀고, 이를 신청인
이 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
3. 집행관은 위 제1항의 경우에는 그 금지의 취지를 공시하기 위하여,
제2항의 경우에는 그 보관의 취지를 공시하기 위하여 각 적당한 방
법을 취하여야 한다.
4. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
상표권침해금지가처분 신청취지의 예

40. 기타 금지가처분 주문의 다양한 예
 채무자는 별지 목록 기재 서적을 출판하거나 판매하거나 배포하여서는 아니 된다.
채무자의 위 서적에 대한 점유를 풀고, OO법원 집행관에게 그 보관을 명한다.
 채무자는 별지 기재 물건을 생산, 사용, 판매, 양도, 대여, 양도･대여를 위한 전시 또
는 수입을 하여서는 아니 된다.
 채권자의 OO주식회사에 대한 주주총회결의취소사건의 본안판결확정시까지 채무자
1은 위 회사의 대표이사의 직무를, 채무자2는 위 회사의 이사의 직무를 집행하여서
는 아니 된다.
 채무자는, 채권자가 별지 목록 기재 토지 중 별지 도면 기재 1, 2, 3, 4, 1의 각 점을
순차로 연결한 선내 (가) 부분을 통로로 사용하는 것을 방해해서는 아니 된다.
 다양한 신청취지 및 주문 허용 + 창의적 접근 필요!!
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41. 담보의 기능
 주된 기능
 위법한 보전처분으로 인한 채무자의 손해를 우선적으로 배상받을 수 있
게 해 줌
 부수적 기능
 채권자의 남용적인 가압류, 가처분 신청을 억제
 담보액 상향
 부동산가압류 < 채권가압류 < 유체동산가압류
 현금공탁
 임금채권, 예금채권가압류
 출자증권지분가압류
 유체동산가압류
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42. ➢ 가처분 절차 진행 중 가처분 소송물에 대한 조정 또는 화해 가능
- 이 경우 조정 또는 화해가 본안소송 확정시까지 잠정적인 합의임을 명시하여 두는
경우도 있음
➢ 가처분 절차에서 본안소송(특허침해소송)의 소송물에 관한 조정 또는 화해가 가능한
지?
- 견해 대립이 있으나, 법원 실무는 이를 긍정하는 것으로 보임
- 화해권고결정 및 조정에 갈음하는 결정에 관한 규정도 준용되는 것으로 보는 것이
실무라 하나, 실제로 화해권고결정이나 조정에 갈음하는 결정이 나오는 사례는 거
의 없음
- 가처분 절차에서 본안소송에 관한 조정, 화해 성립시 본안소송은 별도로 소를 취하
하여야 함
42
조정 또는 화해

43. ➢ 담보금 또는 보험증서를 법원에 제출
➢ 집행관에 의한 고시
➢ 고시문의 예시
위 당사자간 서울중앙지방법원 2017카합1111 특허권침해금지등가처분 결정 정본에 의한 채권
자의 위임에 의하여
1. 피신청인은 별지 목록 기재 제품을 생산하거나 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양
도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 된다.
누구든지 집행관의 허가 없이 이 고시를 손상 또는 은닉하거나 기타의 방법으로 그 효용을 해하
는 때에는 벌을 받을 수 있습니다.
소재지 : 서울 강남구 논현동 142
2017. 12. 1.
집 행 관 정 호 동
➢ 집행의 시기
- 심결문 수령 후 14일 내에 집행하지 아니하면 집행력 상실
- 집행력을 상실하였어도 침해자의 위법상태는 계속되고 있는 것이므로 추후 손해배상
에 별다른 영향은 없음(과실상계의 문제는 발생 가능)
가처분 결정의 집행
43

44. ➢ 신청인(특허권자) 패소시
- 결정문 송달 받은 날로부터 7일 이내에 즉시 항고
- 고등법원 지재권 전담재판부에서 항고심 심리함
- 고등법원에서 패소시 대법원에 재항고함
➢ 피신청인(침해자) 패소시
- 가처분결정에 대한 이의신청 : 동일 재판부
- 이의신청에서도 패소하면 고등법원에 즉시 항고
- 고등법원에서도 패소하면 대법원 재항고
- 가처분결정의 집행에 대해 집행정지 신청 : 거의 받아들여지지 아니함
- 본안제소명령 신청
- 가처분결정 취소신청/해제신청
가처분 결정에 대한 불복
44

45. 불복제도 정리
 가압류, 가처분결정에 대한 불복
 인용결정  이의/취소, 기각·각하결정  즉시항고,
 일부인용 결정에 대한 불복
 채권자는 즉시항고, 채무자는 이의를 한 경우
 견해대립: 이의우선, 즉시항고우선. 선행절차우선
 실무: 이의우선
 가압류, 가처분집행에 대한 불복
 집행에 관한 이의
 집행문부여의 소, 집행문부여에 관한 이의의 소
 제3자이의의 소
 즉시항고, 특별항고
45

46. 이의신청, 취소신청의 관할법원
 보전처분을 명한 법원의 전속관할
 항소심에서 가압류, 가처분결정  이의, 취소소송도 항소심의 전속관할
 예외) 사정변경 등에 따른 가압류취소
 취소신청 당시 본안이 이미 계속되어 있는 경우에는 본안법원(민사집행법 제
288조 제2항 단서)
 서울중앙지법에서 가압류결정
 본안소송은 부산지법에 제기
 부산지법에서 채권자 패소, 채권자 항소
 부산고법에 본안사건 계속 중
 채무자가 1심판결(채권자 패소)을 이유로 가압류취소신청을 할 경우에는 부
산고법에 취소신청을 해야
 서울중앙지방법원에 취소신청 하면 이송
46

47. 이의신청
 별개의 독립된 소송절차 아님
 당사자지위 그대로 유지
 채무자, 일반승계인만 이의가능(특정승계인은 보조참가)
 채권자에게 발송송달 가능
 인가결정 or 취소결정
 보전처분을 부당하게 하는 모든 사유가 이의사유
47

48. 신청인, 채권자가 공탁한 담보
 채무자의 담보에 대한 권리행사
 채무자는 담보에 대해 우선권 보유
 채무자의 권리행사 방법
 본안소송에서 채권자 패소판결 확정되면, 채무자는 손해배상청구소송
을 제기
 부당위법한 가압류, 가처분의 신청·집행·그로 인한 손해발생
 채권자의 고의, 과실은 추정(판례)
 채무자 승소 후 판결문을 집행권원으로 하여 채권자의 공탁금(담보물)
회수청구권에 대해 압류 및 추심명령 등 채권집행을 하여 공탁금을 받
아가면 됨
48

49. 심판과 소송의 관계 - 특허침해소송 절차의 중지신청
➢ 특허법 제164조 제2항: “침해소송을 심리하는 법원은 소송절차에 있어서 필요한
경우 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.“
- 반드시 지켜야 하는 강행규정이 아니라 재량규정임
➢ 이미 무효심판 또는 권리범위확인심판을 청구하여 그 심판절차가 상당 정도 진행
되었고, 심결이 임박한 경우라면, 법원은 보통 소송절차를 기일 추정의 방식으로
중지함
➢ 만약 특허가 무효로 확정되면 특허유효를 전제로 한 재판의 재심사유에 해당하므
로 재판 진행이 무용한 결과 초래하기 때문
➢ 무효심결이 있다면 그 심결확정 전에도 무효항변을 인정하는 실무 경향
➢ 심판을 활용하려면, 선제적으로 무효심판을 청구하고 침해소송이 시작되면 특허
무효 항변을 적극적으로 제출할 필요가 있음
49

50. ➢ 가처분이 인용 집행된 후 특허가 무효로 되거나, 본안에서 특허권자가 패소 확
정되는 경우 부당가처분으로 인한 손해배상 책임 부담 가능성이 높음
➢ 특허침해를 원인으로 한 손해배상청구권을 보전하기 위하여 침해자의 재산을
가압류한 경우 이후 특허가 무효가 되는 등으로 비침해로 결론이 나면 부당가
압류에 따른 손해배상 책임 부담 가능성이 높음
➢ 따라서, 가처분이나 가압류를 신청할 경우 이러한 위험요소도 미리 고려해야
함
부당가처분에 대한 손해배상 책임
50

51. 사례: 가처분소송, 특허무효심판, 정정청구

52. ➢ 국내 제약회사 B사가 미국 제약회사 A사의 특허에 대하여 무효심판을 제기하고 A사 특허
발명을 사용하여 제품 생산, 판매
➢ 특허권자 A사가 국내 제약회사 B사를 상대로 특허침해금지가처분 신청
➢ 무효심판 진행 중 특허권자 A사가 정정청구(청구범위 감축)
➢ 이후 무효심판 기각 및 정정 인용 결정, B사 특허법원에 심결취소소송 제기
-> 즉, 정정 확정 전 단계
➢ 특허침해가처분 소송에서 B사는 정정 전 무효사유에 기하여 무효항변
➢ 사울중앙지방법원 특허침해금지가처분 인용
- B사의 제품은 A사 특허발명의 권리범위에 속함
- 피보전권리 : B사는 그 제품의 생산, 판매 등으로 A사의 특허권을 침해함
- 보전의 필요성 : 침해행위를 방치할 경우 관련 의약품 시장에서의 지위 축소 등 회복하
기 어려운 손해가 발생할 우려 있음
- 무효항변 관련 판시사항 – 후술
서울중앙지방법원 2013. 5. 20.자 2012카합515 결정
사실 관계
52

53. 53

54. 54

55. ➢ 기본 법리
“특허발명의 정정제도는 ... 특허권자가 제3자의 신뢰를 침해하지 아니하는 범위 내
에서 일정한 요건하에 위와 같은 하자를 정정할 수 있도록 하는데 그 취지가 있다.
정정이 확정될 경우 정정의 효과는 특허발명의 출원시로 소급하는데, 이는 정정제도
가 특허권자의 방어수단으로의 기능을 온전히 수행할 수 있게 하기 위한 것이다.”
“따라서 특허발명의 일부에 무효사유가 있어 그 전부가 무효로 되는 경우 그 무효사
유가 적법한 정정으로 치유될 수 있다면, 비록 그 정정이 확정되지 아니하였다고 하
더라도, 특허법의 목적, 공공의 이익 등에 비추어 특별한 사정이 있다고 인정되는 경
우에는 특허발명의 정정 전 무효사유를 주장하여 등록된 특허발명에 기한 청구를 저
지할 수 없다고 봄이 상당하다.”
서울중앙지방법원 판결내용
서울중앙지방법원 2012카합515 결정 요지
55

56. ➢ 특별한 사정의 존부
“피신청인의 권리범위 불인정 주장이 신청인들의 이 사건 ...항 발명에 기한 청구를 저지할 수 있는 특
별한 사정이 있는지?”
➢ 고려 요소
- 정정의 적법 여부 : 기존 청구항에 개시된 화합물을 화합물 C로 한정하고 그 종속항 삭제 -> 특허청구
범위 감축으로 적법한 정정임
- 정정이 이루어질 개연성 : 무효심판에서 정정청구를 하였고 심판원은 정정청구를 인정하는 내용의 심
결을 하였는바, (비록 정정청구는 무효심판 심결 확정시 확정되는 것이고 B사의 심결취소소송 제기로
인하여 무효심판 심결이 아직 확정되지는 않았지만) 그대로 확정될 개연성이 매우 높다고 판단함
- 정정으로 인해 치유되는 무효사유 : 기존 청구항에 개시된 다른 화합물에 관한 신규성-진보성 흠결 및
기재불비 등 무효사유가 정정으로 치유됨
- 기타 사정 : 피신청인도 정정청구의 적법여부를 다투지 않고 있음
➢ “이 사건 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없다는 취지의 피신청인의 이 부분 주장은 신청인들의 ...
항 발명에 기한 청구를 저지할 수 없다”
서울중앙지방법원 판결내용
서울중앙지방법원 2012카합515 결정 요지
56

57. 사례: 존속기간연장 + 만료일 임박 + 가처분소송

58. 58
 특허 제186,853호 : 신규물질 에제티미브, 의약용도 고콜레스테롤혈증 치료제
 존속기간 연장등록 + 존속기간 만료일 : 2016. 4. 29.
 특허침해 제품 실시회사 (제네릭사) 발매 일정 : 2015. 9. 25. 식약처 허가 획득
+ 2016. 4. 1. 국민건강보험 등재 및 적용
 특허권자 2016. 4. 11. 특허침해금지가처분신청 제기
 서울중앙지방법원 2016. 4. 26. 가처분 결정
서울중앙지방법원 2016. 4. 26.자 2016카합80445 결정

59. 59
서울중앙지방법원 2016카합80445 신청취지 및 주문

60. 60
특허 등록원부

61. 특허권 존속기간 연장제도
특허권 존속기간 연장제도는 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의한 허가나
등록을 받아야 하는 경우, 허가나 등록을 받기 위하여 소요되는 기간 동안에는 그
발명을 실시할 수 없으므로, 5년의 기간 내에서 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여
당해 특허권의 존속기간을 연장해 줄 수 있도록 한 것
일반적인 발명인 경우
특허권설정등록일 특허권만료일
의약품 농약 발명인 경우
특허권설정등록일 허가일 특허권만료일
본래 특허기간 특허권연장기간 특허발명실시기간
61

62.  특허법 제89조(허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을
실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고,
그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안
전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명(
의약발명 + 농약발명)인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년
의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.
 ② 제1항을 적용할 때 허가 등을 받은 자에게 책임 있는 사유로 소요된 기
간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.
특허법 규정
62

63. 특허법 제134조(특허권 존속기간의 연장등록 무효심판) ① 이해관계인은 특허권
의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심
판을 청구할 수 있다.
 제1호 특허발명을 실시하기 위하여 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여
연장등록이 된 경우
 제2호 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자
가 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 제3호 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
특허권 존속기간 연장등록 무효심판
63

64. 제4조 (연장기간의 산정) 법 제89조 제1항 규정의 "그 실시할 수 없었던 기간
”이라 함은 특허권 설정 등록일 이후의 기간으로서 다음 각 호의 1에 해당
하는 기간을 말한다. 다만, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검
토 기간 중 특허권자 또는 신청인의 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간
은 "그 실시할 수 없었던 기간”에 포함하지 아니한다.
 1. 의약품(동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식품의약
품안전청장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식품의약품안전청에서
소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정
64

65. 두날중
늦은날
2000-7
연장기간
의약품
허가일
특허권
설정등록일
임상시험
계획승인일
임상시험기간
보완기간
임상시험
개시일
허가 등록신청
관련서류의 검토기간
허가관련
서류접수일
임상시험
종료일
특허권
설정등록일
임상시험
개시일
의약품
허가일
임상시험
종료일
허가관련
서류접수일
임상시험기간
허가 등록신청
관련서류의 검토기간
연장기간
2005-13
임상시험
계획승인일
보완기간
두날중
늦은날
고시 제2000-7호와 제2005-13호의 연장기간 비교

66. 특허청 고시 제2000-7호는 법규명령이 아니라 내부 행정규칙
 서울중앙지방법원 2016. 6. 10. 선고 2014가합560217 판결
 BMS v. 동아 ST entecavir 특허침해금지청구 본안소송 1심 판결
 "특허청 고시 제2000-7호에서 특허권 연장기간을 '임상시험계획승인일과 특허
권설정등록일 중 늦은 날부터 의약품 품목허가일까지'로 정하여 그 사이 기간은
어떠한 사유에도 불문하고 무조건적으로 연장되어야 한다는 취지로 해석될 여
지가 있으나,
 이는 특허법령의 위임에 따라 정해진 법규명령이 아니고 단순히 특허청 내부의
행정규칙이어서,
 가사 특허청이 이 사건 특허권 존속기간 연장등록 과정에서 적용하여야 할 고시
가 위 고시라고 하더라도 구 특허법 제91조 제1항 제3호, 같은 조 제2항의 문언
및 해석에 반하여 위 고시를 근거로 특허권자에게 책임 있는 사유로 인하여 소
요된 기간도 연장기간에 산입하여야 한다고 볼 수 없다."
66

67. MSD v. 대웅 에제티미브 특허침해금지가처분 사건
서울중앙지법 2016. 4. 26.자 2016카합80445 결정 요지
67

68. 68

69. 사례: 가처분집행채권자의 손해배상 책임

70. ➢민법 제750조 : 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배
상할 책임이 있다.
➢특허권자가 특허침해금지가처분신청에서 승소하여 가처분 집행을 하였으나 나중에 특허무
효 등으로 본안소송에서 패소한 경우
➢대법원 판례 : “가처분 집행 후 본안소송에서 패소한 당사자는 특별한 사정이 없는 한 상대
방이 입은 손해를 배상할 책임이 있다”.
➢대법원은 “가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나
그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임
아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전
처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권
자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이
를 배상할 책임이 있다”고 반복하여 판결함
(대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결 등).
핵심 쟁점 : 과실 추정
가처분 집행 채권자의 책임
70

71. 서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007나105732 판결
➢ 특허권자는 경쟁회사 A를 상대로 특허권침해금지가처분을 제기하여 승소, 해당 제품의 제조,
판매금지명령을 받아 집행
➢ 특허권자는 A 회사를 상대로 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 80억원
에 해당하는 물품대금 채권에 관한 채권가압류신청 승소, 가압류 집행
➢ 그 결과, A 회사로부터 물품을 납품받은 구매회사는 80억원이 넘는 물품대금을 법원에 공탁
➢ 특허소송이 시작되자 A 회사는 해당 특허에 대한 무효심판을 청구, 특허심판원에서 진보성 결
여를 이유로 무효심결
➢ 그 뒤 A 회사는 법원으로부터 채권가압류취소결정을 받고, 물품대금에 해당하는 위 공탁금을
수령
➢ 이후 대상 특허는 특허법원 및 대법원을 거쳐 결국 무효로 확정되어 소멸
➢ 결국, 제조판매금지가처분 뿐만 아니라 채권가압류 결정 모두 각 피보전권리가 존재하지 않는
것으로 귀결, 부당한 보전처분으로 판명됨 -> A 회사는 특허권자를 상대로 특허권 행사로 60억
원의 손해를 입었다고 주장하면서 손해배상을 청구
사실 관계
71

72. ➢ 기본 법리 확인
가처분 및 가압류가 법원의 재판에 의해 집행되는 것이지만 본질상 실체적 청구권이 있
는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명으로 집행채권자 책임 하에 하는 것이므로, 특
별한 사정이 없는 한 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 고의 또는 과실이 있는 것으로
추정된다는 원칙을 다시 확인함
➢ 과실추정을 복멸(覆滅)할 특별한 사정 인정 여부
각별히 신중하게 판단해야 한다고 판결함. 도중에 일부 유효 심결이나 판결이 있었다거나
특허권의 권리범위를 인정한 판결이 있었다는 사실 등 재판 과정에서 법원의 판결이 엇갈
리는 우여곡절이 있었다는 사정만으로는 과실추정이 복멸되지 않는다고 판결함
➢ 참고 : 대법원 1980. 2. 26. 선고 79다2138 판결
특허침해금지가처분을 집행한 특허권자가 본안소송에서 1,2심을 승소한 후 상고심에서
패소하여 최종적으로 패소 확정, 7년이라는 장기간 동안 여러 가지 우여곡절이 있었던 사
실이 인정되는 경우조차도 특허권자의 과실을 인정함
서울고등법원 판결내용
서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007나105732 판결
(계속)
72

73. ➢ 인정 부분
가압류되었던 공탁금에 대한 이자, 특허발명의 회피설계 비용, 부품대체 비용, 인건비
등에 관한 손해
➢ 불인정 부분
수주실패에 대한 손해배상에 대해서는 판매 계약이 확정되어 있지 않았던 사정, 구매자
가 다른 회사로부터 대체 구매를 할 수 있었던 사정 등에 비추어 납품계약이 최종적으로
체결되었을 것을 전제로 한 영업이익의 일실손해는 인정할 증거가 없다고 판단함
➢ 정신적 손해
무효 특허권에 근거한 부당가처분으로 재산상 손해 이외에도 영업상의 신용과 명예의
손상 등을 초래하여 A 회사가 적지 않은 정신적 손해를 받았다고 하여 위자료를 인정함
➢ 총액: 특허권자는 A 회사에게 약 9억6천만원의 손해를 배상하라고 판결
손해배상의 범위
서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007나105732 판결
(계속) - 손해배상의 범위
73

74. 74
가산종합법률사무소/특허법인가산
변호사/변리사 김 국 현
kkh@kasanlaw.com