Practical advice for Korean companies on patent litigation practice in US.

1. 미국 특허소송 절차 개요1
2015. 7. 23.
김국현 변호사/변리사
가산종합법률사무소/특허법인가산

2. 2
1. 미국 특허소송절차의 개요
Pleading Discovery Trial Prep.
Pre-Trial AppealsTrial
2~4개월 10개월~3년 1년~3년 6개월
- 증거보전조치
(Litigation Hold)
- 소장 송달
- 응소 전 대응
- 답변서 제출
- Scheduling
Conference
- Fact Discovery
> Document
Production
> Deposition
> Interrogatories
> Request for
Admission
- Expert Discovery
> Expert Deposition
> Expert Reports
- Markman Hearing
- Pre-Trial
Conference
- Jury Selection
- Jury Trial
> Jury Verdict
(배심 평결)
- 판사의 손해배상액
가감 및 판결 선고
- 항소심
- 상고심
1년 6개월~5년

3. 3
1. 미국 특허소송절차의 개요 (계속)
Pleading Discovery
Trial
Prep.
Pre-Trial AppealsTrial
2~4개월 10개월~3년 1년~3년 6개월 1년 6개월~5년
Pre-Trial 단계, 특히
Discovery 단계에서
많은 비용과 시간이
소요되는 구조임
미국 소송의 특징
- 소제기에서 공판 시작까지 보통 2~3년, 그 중 1년 이상이 discovery 절차에 소요됨
- 일반적으로 300만~600만 US$ 정도의 막대한 소송 비용이 요구됨
- 소송에서 이겨도 변호사 비용을 부담해야 함
- 배심(침해, 특허유무효 여부 등)과 판사(청구항 해석)의 역할이 분리되어 있음
- 징벌적 손해배상(고의 침해의 경우 실제 손해액의 3배까지)
- 비용관리 및 미국 대리인 컨트롤이 중요

4. 4
1. 미국특허소송 관련 통계
*출처: PwC, Patent Litigation Study, 2012
특허권자의
승소율
인정된
손해배상액
공판 시작까지
소요시간(yr)
미국 District Court별 현황 (1995~2011)*
**2011년의 경우 2.6년, 최근 증가 추세에 있음
**

5. 5
1. 미국 특허소송절차의 개요 (계속)
*출처: American Intellectual Property Law Association, Report of Economic Survey, 2007
Discovery 종료시까지 소요비용 공판 종료시까지 소요비용소가
미국 소송비용 현황 (2007)*

6. 6
2. Pleading – (1) 소제기
소제기
- 소제기는 소장(Complaint)의 제출에 의해 이루어짐
- 소장에는 관할, 원고, 피고, 침해된 특허, 침해 제품, 청구원인 및 청구취지를 간략하
게 기재
- 자세한 내용은 추후 discovery를 통해 보완
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

7. 7
2. Pleading – (2) 증거보전조치
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
증거보전조치(Litigation Hold) – 개론
- 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는
증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경, 파기되지 않도록 “즉시” 조치를 취해야 함
- 조치의무의 발생시기는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간, 또는 소송에 연관될 것으
로 합리적으로 예상 가능해진 순간부터임
- 소장 송달 전이라도 정황상 제소가 임박한 것으로 예상된다면 조치의무 발생
- 회사는 증거로 쓰일 수 있는 자료의 보존을 위한 선의의 노력(good faith)을 다하여
야 함
Scheduling
Conference
Pleading

8. 8
2. Pleading – (2) 증거보전조치 (계속)
증거보전조치(Litigation Hold) – 인적, 물적 대상
- 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는
모든 구성원을 대상으로 함
- 자료가 외부 업체에 의해 관리되는 경우(클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는
외부 업체의 관리자에게도 공지해야 함
- 자료는 종이문서, 회사의 이메일서버 및 파일서버 내 전자문서, 임직원의 사무용 PC
나 모바일기기상 전자문서를 모두 포함함
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

9. 9
2. Pleading – (2) 증거보전조치 (계속)
증거보전조치(Litigation Hold) – 위반한 경우 소송상 효과
- 선의의 노력을 다하여 증거보전조치를 시행하지 않은 당사자에 대하여 법원은 소송
상 제재조치(sanction)를 할 수 있음
- 벌금 부과, 해당 당사자에게 유리한 증거의 불채택, 해당 당사자에게 사실관계를 불
리하게 인정 등 sanction이 일반적
- 심한 경우 default 패소 판결도 가능함
- Sanction 사례 정리한 별도자료 참조
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

10. 10
2. Pleading – (2) 증거보전조치 (계속)
증거보전조치(Litigation Hold) – 실무적 대응 방안
- 조치의무가 발생되었다고 판단되면 즉시 사내에 증거보존공지를 해야 함(합리적 이
유 없이 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않았다고 판단될 수 있음)
- 사내 문서관리정책에 의한 자동 폐기도 중단하는 것이 바람직
- 영문 메일은 번역하여 첨부하거나 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직
- 자료를 고의적으로 변경, 파기하는 것은 매우 큰 소송상 불이익을 가져올 수 있음에
유의
- 문서관리정책 및 문서 보존에 관한 IT 시스템을 미리 정비해 두는 것이 바람직함
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

11. 11
2. Pleading – (2) 증거보전조치 (계속)
증거보전조치(Litigation Hold) – 공지에 포함되어야 할 사항
(1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는
점
(2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점
(3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위(별지 목록으로 다시 첨부 필요)
(4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

12. 12
2. Pleading – (2) 증거보전조치 (계속)
증거보전조치(Litigation Hold) – 공지 예시
발신: 김하나 부장(법무팀, 미국소송 대응팀)
수신: 개발팀, 제조팀, 영업팀, 법무팀, 특허팀, 전산팀 전 임직원
제목: 미국 특허소송 피소로 인한 증거보전공지
우리 회사는 2013. 8. 19. 미국 P사로부터 특허침해소송을 당하였습니다. 이 소송은 우리 회사의 X제품
군 가운데 모델명 M1, M2, M3에 해당하는 제품을 대상으로 한 것으로서, P사는 우리 회사가 위 제품을
미국으로 수출, 판매한 것이 자사의 미국 등록특허를 침해한다고 주장하고 있습니다. ...
우리는 위 미국 특허침해소송의 당사자로서, 이 소송과 관련하여 현존하거나 앞으로 생성될 모든 서류
또는 전자적 정보를 소송이 계속되는 동안 보존할 의무를 부담합니다. ... 이러한 의무를 위반하는 경우
우리 회사는 큰 소송상 불이익을 당할 수 있습니다. ...
증거보전조치는 본 공지 메일에 첨부된 별지 목록에 속하는 모든 종이 문서, 회사 내 PC 및 모바일기기에
저장된 전자 문서, 회사 서버에 저장된 전자 문서, 이메일 및 그 첨부파일 및 출력된 전자 문서를 대상으
로 합니다. ...
위 별지 목록에 해당되지 않는 경우에도, 위 소송과 관련될 수 있는 문서를 보유하고 있거나 또는 이러한
문서에 접근할 수 있는 임, 직원은 해당 문서에 대한 보전조치를 취하고 즉시 미국소송 대응팀에 관련 사
항을 보고해 주시기 바랍니다. ...

13. 13
2. Pleading – (3) 소장 송달
소장 송달(Service of Complaint) – 개론
- 제소 후 120일 이내에 피고에게 송달
- 피고가 국외 거주자인 경우라도 미국 내에 대리인이 있고 그 대리인에게 송달되었
다면 송달 간주
- 한국 회사의 미국 법인이 피고인 경우 미국 법인에 송달되면 유효한 송달이 됨
- 그러나 한국 회사의 미국 법인이 없는 경우 또는 미국 법인이 있더라도 미국 법인이
아니라 한국 법인이 피고인 경우에는 복잡한 문제가 야기됨
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

14. 14
2. Pleading – (3) 소장 송달 (계속)
피고가 미국법인이 아닌 경우 송달
- 헤이그 송달 협약에 따라, 지정된 중앙당국을 거쳐 송달(구체적으로는 국제민사사법공조
등에 관한 예규에 따름)*
- 우리나라의 경우 법원행정처가 중앙당국으로 지정되어 있음
- 각 체약국의 반대가 없는 한 지정된 중앙당국 외에 외교경로를 통한 송달도 가능하나, 우
리나라는 이에 대해 반대선언을 하여, 한국인 또는 한국 법인에 대한 외교경로를 통한 송
달은 불가능함
- 이에 미국 법인이 피고가 아닌 경우 [미국] -> [한국 중앙당국인 법원행정처] -> [한국 관
할법원] -> [한국 법인]의 경로를 거치게 되어, 장시간이 소요됨
*형사사건의 경우 미국과 체결한 상호사법공조조약 및 국제형사사법공조법에 기하여 위와 유사한 절차에 따라 처리됨
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

15. 15
2. Pleading – (3) 소장 송달 (계속)
피고가 미국 법인이 아닌 경우의 송달 – 사례 1*
미국 지사를 둔 한국 법인이 피고가 된 사안에서,
- 한국 법인의 과거 미국 소송대리인에게 이메일 발송
- 미국 법인의 주소로 우편 발송
- 한국 법인의 웹사이트상 이메일 주소로 이메일 발송
- 미국 법인 및 법인장 등 중요 인물에게 우편 발송
- 미국 법인 소재지의 주 국무부 장관에게 우편 발송
을 시도하였으나, 미국 법원은 적법하게 송달이 이루어지지 않았다고 판단함
*조약에 따른 송달도 시도되었으나 절차상 문제가 있어 역시 적법한 송달로 인정받지 못하였음
절차상 문제가 없었다면 조약에 따른 송달은 적법한 송달로 인정받았을 것으로 보임
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

16. 16
2. Pleading – (3) 소장 송달 (계속)
피고가 미국 법인이 아닌 경우의 송달 – 사례 2
- 워싱턴주 주법원에 제기된 소송에서, 주법에 따라 워싱턴주 밖에 주소를 둔 피고 한국회
사에게 60일의 응소기간을 부여하지 않고 20일의 응소기간만을 부여하여 소환장이 송달
됨
- 한국회사가 응소하지 않아 결석판결로 패소판결이 내려짐
- 이후 워싱턴주 주법원 판결에 대한 한국 내 집행판결 원심에서 한국회사 패소
- 대법원은 미국에서 적법한 소장 송달이 없었다는 이유로 원심을 파기환송(대법원 2010.
7. 22. 선고 2008다31089 판결)
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

17. 17
2. Pleading – (3) 소장 송달 (계속)
피고가 미국 법인이 아닌 경우의 송달 – 사례 3
- 미국에서 제기된 소송에서, 피고 한국회사에게 DHL로 소장 발송
- 한국회사가 소장을 받고, 부인하는 취지의 답변서 제출하였으나 미국법정에 출석한 사실은 없음
- 한국회사 결석재판으로 패소판결 + 확정
- 한국법원에 미국확정 판결에 대한 승인 및 집행판결 청구
- 서울고등법원 판결 : 미국소송에서 적법한 소장 송달로 볼 수 없다는 이유로 한국회사 승소 판결
(서울고등법원 2015. 3. 24. 선고 2013나2012912 판결)
- 판결이유: 헤이그협약 관련하여 한국은 “우리나라에 소재하는 자에게 재판상 문서를 우편으로 직
접 송부하는 방식을 인정하지 아니한다”
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

18. 18
2. Pleading – (3) 소장 송달 (계속)
미국 법인이 아닌 경우의 송달 – 실무적 대응 방안
- 송달에 장시간이 소요될 수 있으므로, 한국 회사가 피고가 된 경우 미국 대리인 선임은 송
달 후 진행하는 것이 바람직함
- 송달까지 걸리는 시간을 충분히 이용하여 소송(특히 discovery 절차)에 대한 만반의 준비
를 할 필요가 있음
- 송달 과정에 절차적 하자가 없는지 주시하고, 하자가 있다면 그에 대하여 미국 소송 또는
이후의 관련 한국 내 소송에서 적극적으로 주장, 입증할 필요 있음
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

19. 19
2. Pleading – (4) 응소 전 대응
응소 전 대응(Pre-Answer Motion)
- 답변 대신 소각하 신청(우리나라의 본안 전 항변과 유사)
- 신청이 기각된 경우 여전히 답변이 요구된다면 10일 이내에 답변서 제출해야 함
- 사물관할, 대인관할, 소관할 위반 등 주장
- Celgard v. SK Innovation 재판관할 불성립 소각하 판결
- 미국시장에 진출하지 않은 경우 – 본안전 항변 적극 주장
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

20. 20
2. Pleading – (5) 답변서 제출
답변서(Answer) 제출
- 소장 부본 송달일로부터 20일 이내 제출해야 함
- 답변 방향: 인정 / 부정 / 부지
- 손해배상액 부분을 제외하고 소장의 모든 항목에 대해 답변해야 하며, 답변에서 주
장하지 않으면 포기한 것으로 간주됨
- 반소(Counterclaim) 제기여부 검토가 필요함
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

21. 21
2. Pleading – (6) Scheduling Conference
Scheduling
Conference
Scheduling Conference
- Markman hearing 및 trial 일정 지정
- Discovery에 대한 제한 합의 및 일정 지정
> 증인신문에 대한 제한사항 합의
> 문서제공의 범위, 방법, 횟수, 기간, 비밀정보에 대한 접근제한 및 그 범위 합의
> Cutoff 일정 지정
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

22. 22
2. Pleading – (7) 피고의 대응 절차
Scheduling
Conference
증거보전조치
공지 및 시행
국내 대리인 선임 / 사내 전담팀 구성
관련 문서의 소재 파악 및
증거보전조치 준비
대상 특허 및 침해여부 검토 / 대상 특허의 무효화 가능성 조사 / 기타 방어방법 수립
Discovery 준비(특히 기밀정보 / 영업비밀 분류)
미국 대리인 선임
응소 전 대응사항 검토 / 답변서 작성
답변 전 타결 가능성 검토
소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출소장 송달
Scheduling
Conference
Pleading

23. 23
3. Discovery – (1) 개론
Discovery
- 공판에 제시할 증거와 증인에 대한 자료, 정보를 교환하는 절차
- 기습적 공격에 의한 재판을 방지하기 위함
- 직접증거, 간접증거 불문 광범위하게 제출 요구 가능
- 미국 소송에서 가장 많은 시간 및 비용이 소요되는 절차로서, 비용 관리가 중요함
- 양 당사자는 상대방의 요구에 대하여 선의의 노력을 다하여야 하며, 이를 다하지 않
은 경우 소송상 불이익(sanction)을 받을 수 있음
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery

24. 24
3. Discovery – (2) Fact Discovery
Fact Discovery
- Document Production : 상대방의 서류제출 요구에 따라 관련 문서 제공
- Deposition : 공판 전 법정 밖에서 이루어지는 증인신문
- Interrogatories : 서류 기타 증거로 알 수 없는 사실관계에 대한 질문서
- Request for Admission : 다툼없는 사실의 정리를 위한 자인 요구
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery
> Document Production
> Deposition
> Interrogatories
> Request for Admission

25. 25
3. Discovery – (2) Fact Discovery (계속)
Fact Discovery – Document Production (서류제출)
- 상대방의 서류제출요구에 대응하여 이루어짐
- 거의 모든 관련 서류를 대상으로 함
- 초기에 상대방에게 매우 광범위하게 서류제출을 요구하는 것이 바람직
- 비밀보호특권(Privilege)이 인정되는 사항이 있는 경우 삭제하고 제출
- 비밀정보는 “Confidential” 표시한 후 제출
- 서류의 변조나 파기 불가, 사내 문서관리규정에 의한 파기도 중단함이 바람직
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery
> Document Production
> Deposition
> Interrogatories
> Request for Admission

26. 26
Fact Discovery – Deposition (공판 전 증인신문)
- 공판 전 법정 밖에서 선서한 증인에 대한 신문
- Discovery 후반부에 하는 것이 일반적이나, 발명자를 침해자측에서 신문하는 경우
초반에 하는 것이 유리함
- 증인 측 법률사무소 또는 호텔에서 신문
- 증인, 증인측 변호사, 상대방 변호사, 법정통역사, 법정속기사, 법정비디오기사 참석
- 당사자간 신문 횟수, 주제 등 합의 가능
- 신문 방식이 아닌 자발적 진술자의 선서 후 진술 방식에 의하는 경우 affidavit이 됨
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery
> Document Production
> Deposition
> Interrogatories
> Request for Admission
3. Discovery – (2) Fact Discovery (계속)

27. 27
Fact Discovery – Interrogatories (질문서)
- 서류나 기타 증거로 알 수 없는 사실관계에 대해 상대방에게 질문서를 보내어 정보
제공을 요구
- 서류제출 요구에 대한 보완책으로 기능
- 질문서 받은 날로부터 30일 내 답변이 원칙
- 증인신문시 얻을 수 없는 정보(일시, 장소, 재무데이터) 확보, 증인결정 등에 유용함
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery
> Document Production
> Deposition
> Interrogatories
> Request for Admission
3. Discovery – (2) Fact Discovery (계속)

28. 28
Fact Discovery – Request for Admission (자인 요구)
- 다툼 없는 사실의 정리를 위함
- 침해 주장 특허청구항의 한정 목적
- 침해품 또는 선행기술에 대상 특허의 청구항 구성요소가 존재하는지 여부를 확정함
에 효과적
- Discovery 후반부에 하는 것이 일반적
- 자인요구시 부인된 부분을 중심으로 Markman Hearing 또는 공판에서 다투게 됨
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery
> Document Production
> Deposition
> Interrogatories
> Request for Admission
3. Discovery – (2) Fact Discovery (계속)

29. 29
Expert Discovery
- 미국 소송에서는 대부분의 경우 전문가 활용이 필수적
- 양 당사자가 각자 전문가를 채용, 선임함
- Deposition 및 공판에서 증언할 전문가와 사내 전담팀에 근무할 전문가로 구분편성
- 기술분야 전문가는 특허침해 / 무효 / 기재요건불비 / inequitable conduct 검토
- Expert Discovery에서는 Expert Deposition (전문가 증언)과 Expert Reports (전
문가 보고서)를 통해 소송에 전문가 의견을 반영함
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery
> Expert Deposition
> Expert Reports
3. Discovery – (3) Expert Discovery

30. 30
Markman Hearing
- 마크맨 사건 판결 이후 법리화된 특허청구범위 해석 절차
- 침해 및 무효 판단 단계로 나아가기 전 그 전제로서 특허 청구범위를 확정
- 청구범위 해석에 따라 약식판결(Summary Judgment)로 유무효 및 침해여부에 대
한 결론을 내는 경우가 많음
- 일반적으로 discovery 종료 후 진행되나, 법원마다 구체적 시행 시기에 차이가 있음
- 청구범위 해석시 명세서 기재요건 위반여부 등은 고려하지 않음(CAFC 판례)
- Bench Trial (판사 1인 단독심)
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery
3. Discovery – (4) Markman Hearing

31. 31
Markman
Hearing
Discovery
Fact
Discovery
Expert
Discovery
3. Discovery – (5) 피고의 대응 절차
국내 대리인을 통해 discovery의 적절한
범위 설정 및 비용관리방안 수립
비용지출상황 점검
- 모든 discovery 대상 문서 재검토
- Privilege / Work Product Immunity를
통한 기밀정보보호책 및 기타 영업비밀 보
호책 마련
- Discovery 비용 예측치 산정 및 구체적
관리방안 수립
문서보전조치 시행상황 점검 / 대상 특허의 무효화 가능성 검토
상대방에 대한 서류제출요구, 자인
요구, 질문서 준비 / 증인신문 준비
Discovery
전략 수립
약식판결
대응
전문가 증언에 대한
전략수립
/ 전문가 선임
청구범위 해석에 대
한 논증전략 수립

32. 32
Trial Preparation
- Pre-Trial Conference
> 양당사자의 합의 또는 재판장 / 절차운영판사(magistrate judge)에 의한 확정을 통해 재판
진행방안을 확정하는 단계로서, 사건의 정리, 불필요한 주장 및 방어 배제, 다툼없는 사실 정
리, 공판에 제출될 증거 및 증인 결정, 추후 일자 결정, 조정여부 검토 등이 이루어짐
- Jury Selection
> 배심원 선정도 이 단계에서 이루어짐
- 당사자들은 유리한 재판진행을 위해 Pre-Trial Conference에 전략적으로 접근할 필요가
있으며, 또한 배심원 선정이 적법하게 진행되는지 주시하여야 함
Trial Prep.
Pre-Trial
Conference
Jury
Selection
4. Trial Preparation

33. 5. Trial
33
Trial
모두발언
주신문
포함
원고의 입증
지시평결
신청
피고의 입증 반박
최종
지시평결
신청
배심원 지시 배심 평결
원고측 입증 완료 후 피고는 원
고가 우월한 증거로서 주장을 입
증하지 못하였음을 이유로 피고
에게 승소결정을 내려달라는 취
지의 결정인 지시평결(Directed
Verdict) 신청을 할 수 있음
반대신문
피고 입증 종료 후 원
고는 최초 공판에서
제시되지 않았던 증거
및 증인을 내세워 반
박(Rebuttal)할 수 있
음
양 당사자 모두
신청 가능
최종 발언 심의 판결 선고
배심원들에게 해당사건과 관련
된 법률지식을 알려주는 것으
로, 양 당사자가 자신들에게 유
리한 지시 초안을 제출하면 판
사가 이를 참조하여 배심원 지
시(Jury Instruction)를 전달함
침해여부, 특허 유무효,
고의침해, 배상액
배심 평결은 판사의 판
결선고로 효력이 발생
되며, 판사는 선고 전
배상액을 다시 재량에
의해 가감할 수 있음
Jury Trial

34. 참고사례 : 한미약품 미국특허소송 timeline 개요
34

35. 35