1. ESTUDIO YATACO ARIAS
ABOGADOS
EL USO DE UNA MARCA REGISTRADA
Dr. José Domingo Yataco Arias
Socio Principal del Estudio Yataco Arias abogados.
Si bien no es obligatorio registrar una marca es recomendable realizarlo para poder utilizarlo en el
mercado, porque su protección legal se da recién con el registro. De igual forma, una vez que
tenemos registrada la marca no es obligatorio utilizarla para hacer valer nuestros derechos sobre
ella. Pero si no la utilizamos corremos el riesgo que se cancele su registro, con lo cual se
extinguirían los derechos que tenemos sobre la marca.
El registro de una marca otorga una protección legal dentro del territorio de nuestro país por diez
años pudiendo ser renovada por periodos consecutivos de manera indefinida. Independientemente
de cuáles sean las razones que llevan a un titular a no utilizar la marca registrada a su favor, lo
cierto es que una marca registrada y no utilizada se convierte en una traba innecesaria para
aquellos empresarios que si desean adoptar la marca para sí y utilizarla efectivamente en el
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mercado .
De acuerdo a la normatividad vigente, toda marca puede ser utilizada por su titular o por cualquier
persona autorizada mediante una licencia. Esta licencia de uso podrá registrarse ante la autoridad
Competente, en este caso, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. El uso debe ser
real, efectivo y continuo. Real y efectivo quiere decir que los productos o servicios identificados
con la marca deben estar a disposición del público en el mercado. En ese sentido, no basta con la
publicidad que se realice en torno a la marca, aun cuando ella se difunda por medios de
comunicación masivos. Se requiere, por el contrario, la presencia efectiva de los productos o
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servicios en el mercado y que además esa presencia sea continúa.
Debemos tener en cuenta que el uso de una marca debe realizarse en razón a las características
para el cual fue registrado, sin alteraciones en su diseño y para el servicio o producto por el cual
se registró, sin embargo se aceptan variaciones en este aspecto, siempre y cuando ellas no sean
sustanciales y no alteren la impresión de conjunto del signo.
El artículo 166 de la Decisión Nº 486 señala en referencia al uso de una marca que:
“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el
mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que sin
exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tl que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro
por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”
A pesar de todas estas consideraciones en ocasiones algunas marcas no son utilizadas en el
mercado. Cuando esto sucede nos vemos que pueden ser canceladas por el mismo hecho de su
falta de uso en el mercado. Lo que implicaría privar a su titular de sus derechos debido a que no
esta cumpliendo su función para la cual fue registrada.
Si bien el no uso de una marca puede deberse a determinadas razones ya sea de orden
tecnológico o económico. Las normas vigentes han previsto por ello el procedimiento de
cancelación. Puesto que mantener una marca sin poder utilizarla de alguna manera impide el
dinamismo de utilizarlo en el mercado por otros que si lo necesitan.
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GAMBOA Vilela, Patricia, La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia
a la cancelación parcial, Revista de Derecho Administrativo Nº 2, p 225, 2006.
2
Ibid, p.228