russische staatsonderneming wint strijd om wodka

1. Russische staatsonderneming wint
strijd om Wodka-merken
9 April 2015 – Auteur: Marten van Hasselt

2. Sinds 2003 twisten de Russische staatsonderneming FKP en Spirits
International B.V. over de merkrechten op de wodka-merken
"Moskovskaya", "Stolichnaya" en "Na Zdorovye". Hierover zijn
diverse procedures gevoerd, tot en met de Hoge Raad aan toe.

3. Geschil over eigendom
De merkenrechten op de wodka’s zijn wereldwijd veel geld waard
en de belangen zijn dus groot. In deze zaak vordert de Russische
staatsonderneming deze rechten, die vroeger aan de Sovjet Unie
toebehoorden, terug. Spirits stelt op haar beurt dat zij
rechthebbende is, dat FKP inbreuk maakt op haar merken en zijn
eist dat FKP wordt verboden om deze merken te gebruiken. De
rechtbank Rotterdam heeft op 25 maart 2015 vonnis gewezen en
dat vonnis valt grotendeels in het voordeel van FKP uit, met grote
gevolgen voor Spirits.

4. Belang goede
overdracht
Uit dit geschil blijkt hoe belangrijk het is om bij een overdracht met
merken, maar ook van andere intellectuele eigendomsrechten,
zeker te weten dat de overdracht rechtmatig is en dat aan alle
wettelijke eisen is voldaan. Als achteraf blijkt dat de transactie geen
stand houdt, kunnen de gevolgen groot zijn zeker als het gaat om
bekende merken.

5. Transacties niet
geldig
Spirits is van mening dat zij eigenaar is geworden van de
merkrechten als gevolg van transacties die plaatvonden tijdens het
uiteenvallen van de Sovjet Unie. Partijen procederen al jaren en in
het geschil hebben het hof en de Hoge Raad diverse beslissingen
genomen en de rechtbank Rotterdam ziet geen aanleiding om terug
te komen op eerdere eindbeslissingen. De rechtbank beslist dat de
merken niet rechtsgeldig aan Spirits zijn overgedragen en dat deze
dus nog van de oude eigenaar (de Russische staat) zijn.

6. Nieuwe merken
verwarrend
Een groot aantal nieuwe merken dat Spirits heeft ingeschreven, lijkt
te veel op de Stolichnaya en Moskovskaya-merken. De rechtbank
oordeelt dat daardoor verwarring kan ontstaan omdat het publiek zal
denken dat het om nieuwe wodka-merken van FKP gaat. Spirits
mag die merken dus ook niet meer gebruiken.
Fantasienaam Stoli mag wel
Alleen het merk “Stoli” mag nog worden gebruikt omdat dat merk
volgens de rechtbank niet tot verwarring leidt. De overeenstemming
met het merk “Stolichnaya” is namelijk beperkt, Stoli lijkt een
fantasienaam en de doelgroepen verschillen.

7. Grote gevolgen Spirits
De gevolgen voor Spirits zijn aanzienlijk. Zij moet de Benelux
merkregistraties voor Moskovskaya, Stolichnaya en Na Zdorovye op
naam stellen van FKP. Verder worden ongeveer 40 merken van
Spirits met gelding voor de Benelux nietig verklaard en moet zij
ieder onrechtmatig gebruik, waaronder verhandeling, import, export
of ander gebruik, van wodkaflessen met de misleidende
geografische (herkomst)aanduiding "Russian" (al dan niet in andere
talen) staken en gestaakt houden.

8. Dwangsom van €
1.000.000,-
Ook moet Spirits aan FKP een dwangsom betalen van € 100.000,00
per overtreding tot een maximum van € 1.000.000,00 per jaar én
moet zij een schadevergoeding betalen aan FKP, op te maken bij
staat en te vereffenen volgens de wet, voor de schade die FKP als
gevolg van de inbreuk op haar (merk)rechten heeft geleden.
Voorzienbaar is, dat het bedrag aan schadevergoeding hoog zal zijn
en dat daarover de nodige juridische strijd zal volgen. De
proceskostenveroordeling van bijna € 20.000,- komt daar in ieder
geval bovenop.

9. Reactie Spirits:
teleurstelling maar
geen ramp
Spirits heeft in reactie op het vonnis laten weten dat zij teleurgesteld
is, maar dat zij nog steeds in 190 landen de merkenrechten op
Moskovskaya en Stolichnaya bezit, maar niet in Rusland en nu dus
ook niet meer in de Benelux. Zij verwijst naar succes in procedures
in Chili, Australië en de Verenigde Staten. De oorzaak van het
geschil is volgens Spirits een decreet van president Poetin uit 2000
en Spirits houdt vol dat zij de rechten op legale wijze heeft
verkregen en laat weten dat zij haar strijd voorzet.

10. MKB praktijk
Gelukkig voor de meeste ondernemers zijn zij niet in een
wereldwijde strijd verwikkeld met de Russische staat. Maar ook in
de dagelijkse MKB praktijk komt het voor dat partijen intellectuele
eigendomsrechten overdragen waarover later een geschil ontstaat.
Dan blijkt dat onvoldoende is onderzocht of de rechten aan de
verkoper toebehoren met het risico dat de overdracht geen stand
houdt. Los van een gedegen onderzoek, al dan niet in het kader van
een due diligence, is van belang om te zorgen voor passende
garanties van de verkoper en voor het tijdig en juist overdragen en
registeren van rechten.

11. Flib
Strijd Wodka-merken