IL BREVETTO: UNO STRUMENTO PER CONOSCERE E CRESCERE Il brevetto come valore per imprese e ricercatori

1. 1
Trarre utili dai brevetti: oltre
allo sfruttamento industriale,
le licenze e le cessioni
Trieste, 25 settembre 2014
copyright 2012 MI.TO. Technology S.r.l. - all rights reserved cover

2. Sommario
q L’utilizzo strategico e l’uso negoziale del brevetto nel mercato della
tecnologia.
q Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze.
q La negoziazione e la stipula di contratti di licenza

3. Prima parte
L’utilizzo strategico e l’uso negoziale del
brevetto nel mercato della tecnologia

4. Exploitation in the
core business
(manufacturing)
Invention
disclosures
Utilizzo strategico e utilizzo negoziale della
proprietà intellettuale
Evaluation Protection Maintenance
Abandon
Generation and maintenance
stage
‘Carrot’ licensing Licensing
‘Stick’
licensing
Spin-off and
start-ups
Existing
companies
Direct (industrial) use
Indirect (contractual) use

5. L’utilizzo dei brevetti e il loro valore
q il 36% dei brevetti europei non è mai utilizzato ne a fini industriali
ne a fini negoziali
q solo il 13% dei brevetti è utilizzato a fini commerciali (ci sono molti
“sleeping patents”)
q il valore economico dei brevetti è asimmetrico: una piccola
porzione dei brevetti ha ritorni economici molto elevati

6. L’utilizzo dei brevetti e il loro valore
* from PatVal EU Report

7. Fondamenti normativi dello sfruttamento
negoziale
Art. 66 (Codice della Proprietà Industriale)
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà
esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi,
salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare,
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente
ottenuto con il procedimento in questione.

8. Concetti elementari dello sfruttamento per
via negoziale
q Distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia
q Brevetto come input intermedio di processi produttivi
q Possibili forme di sfruttamento per via negoziale:
• accordo cooperativo di ricerca e sviluppo
• cessione
• licenza
• material transfer agreement (MTA)

9. Le tipologie principali di accordo.
LICENZE
Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di
proprietà intellettuale (licenziante) concede, dietro un corrispettivo, ad un soggetto
utilizzatore (il licenziatario), l’uso delle proprie tecnologie protette.
CESSIONI
Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di
proprietà intellettuale cede a titolo definitivo ad altro soggetto la titolarità del diritto
e, con esso, tutte le possibilità di utilizzo, per un compenso (determinato o
variabile).
ACCORDI DI RICERCA E SVILUPPO
Contratti atipici di collaborazione (anche JV) per lo svolgimento di attività di
ricerca su un campo, contenenti la disciplina del c.d. foreground.
MTA
Accordi atipici per lo scambio di materiale e/o informazioni per finalità di ricerca e
rispetto ai quali non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende
attribuire diritti di proprietà intellettuale.

10. Gestire proprietà intellettuale significa gestire
rischio
Rischi che incidono sul successo dell’operazione di trasferimento
tecnologico:
q rischio tecnologico (il prodotto funzionerà?)
q rischio commerciale (il prodotto si venderà?)
q rischio legale (il prodotto sarà copiato?)

11. L’andamento dei rischi
CATENA DI PRODUZIONE
DELL’INNOVAZIONE
RICERCA MERCATO
IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA
RISCHIO LEGALE
RISCHIO TECNOLOGICO RISCHIO COMMERCIALE

12. Strumenti negoziali e gestione del rischio
q Trasferimento totale del rischio: cessione
q Gestione del rischio tecnologico: accordo di cooperazione tecnologica
(R&D oppure R&D&I agreement; CRADA)
q Gestione del rischio di mercato: licenza (sharing agreement) con
remunerazione variabile
q Gestione dei rischi legali: accordo per la gestione delle controversie

13. Strumenti negoziali di governo della
relazione tra le parti (prima e dopo l’accordo)
q Gestione della confidenzialità
• NDA prima del deposito della domanda di brevetto
• Accordo di riservatezza (CA; NDA)
• NDA dopo il deposito della domanda di brevetto
• per tutelare conoscenza implicita e know-how segreto connessi
all’oggetto del brevetto
• per mantenere l’opzione di tutela del segreto durante la fase di
segretezza della domanda
q Gestione di alcuni eventi successivi alla conclusione dell’accordo

14. Ulteriori strumenti negoziali di governo della
relazione tra le parti (prima e dopo l’accordo)
q Eventi successivi rispetto alla conclusione della licenza che incidono
sul rischio:
§ contenzioso
§ dannosità del prodotto
§ eventi di dissesto del licenziatario

15. Seconda parte
Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze.

16. La cessione
q Trasferimento della tecnologia a titolo definitivo.
q Sono ipotizzabili quattro modelli di cessione:
i. cessione dell’invenzione concepita ma non (ancora)
brevettata
ii. cessione dell’invenzione non ancora realizzata (futura)
iii. cessione della domanda di brevetto
iv. cessione del brevetto concesso
q Può essere previsto un corrispettivo di tipo royalty.

17. q Licenza esclusiva
q Licenza non-esclusiva
q Sole license
q Licenza e sub-licenza
q Grant-back (contratto o clausola) e licenza incrociata
17
Le principali tipologie di licenza

18. Tempo
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Variabili determinanti della licenza come
operazione economica. Limiti del diritto,
opportunità del titolare
Rivendicazioni
(Prodotto o processo)
Come è protetta la
tecnologia? Sono
noti tutti i campi
d’uso?
Spazio
Qual è la durata
massima della
protezione? Quale la
vita utile? Quale la
previsione del
mercato?
In quali Paesi
è protetta
l’innovazione?

19. I corrispettivi
q Rimborso delle spese di protezione
q Accollo delle spese di manutenzione annuale
q Corrispettivi da opzione
q Downpayment iniziali
q Milestone fees
q Running royalties
q Minimum royalties
q Flat royalty rates/Tiered royalty rates
q Sublicensing fees
q Equities (per licenze a start up e spin off)
q Contribuzioni in natura (in kind consideration)

20. Terza parte
La negoziazione e la stipula dei contratti di licenza

21. Interessi delle parti nella negoziazione
LICENZIANTE LICENZIATARIO
Durata
Estendere il flusso di entrate
Massimizzare le entrare prima della scadenza
Includere nella licenza know-how o altri diritti
per estendere la durata della licenza oltre la
scadenza del brevetto
Accorciare i termini entro i
quali pagare le royalties
Differire/ritardare i pagamenti
Corrispettivi
Aumentare i pagamenti di royalties
Incoraggiare le sub-licenze
Essere pagato per assistenza tecnica
Ridurre il pagamento di
royalties
Ottenere l’esclusiva
Ottenere la massima
protezione territoriale
Rischio
Stabilire milestone
Trasferire i costi di sviluppo interamente al
licenziatario
Licenziare non in esclusiva
Evitare pagamenti di somme
fisse e di grande ammontare
Adattato e tradotto da Smith e Parr (2005)

22. PROTEZIONE
DELLA
INNOVAZIONE
22
PERIODO DI
PRELAZIONE O
TERMINE
DELL’OPZIONE
MANCATO ESERCIZIO
O RIFIUTO
NESSUN DIRITTO DI
SPONSOR
FALLIMENTO DEL
NEGOZIATO
MARKETING
TECNOLOGIA
IDENTIFICAZIONE
DEL
LICENZIATARIO
NEGOZIATO
FIRMA DEGLI ACCORDI DI
RISERVATEZZA E
PRESENTAZIONE DEL
PROGRAMMA DI
SFRUTTAMENTO
CONCLUSIONE
DELL’ACCORDO
DI LICENZA
DIRITTO DI
PRELAZIONE O
OPZIONE DELLO
SPONSOR
OVVERO
CESSIONE IN CASO
DI RICERCA
COMMISSIONATA
INIZIATIVE DI
MARKETING
DELLA
TECNOLOGIA
Il marketing della tecnologia in
modalità push

23. Le fasi del negoziato e i relativi strumenti
q Accordi di riservatezza
q Firma di lettere di intenti, memorandum of understanding, term-sheet
q Contratto di opzione
q Checklist
q Documenti di due diligence
q Puntuazioni delle negoziazioni
q Firma del contratto

24. Quarta parte
La negoziazione e la stipula di contratti
di licenza: le clausole contrattuali

25. Termination e monitoraggio del licenziatario
Comportamenti e circostanze che richiedono monitoraggio e strumenti di coazione
(sanzione non monetarie conservative)
q Inadempimenti contrattuali
q Under-reporting
q Inventing e patenting around
q Eventi di dissesto del licenziatario
q Acquisizione ostile e/o da parte del concorrente
Rimedi a livello contrattuale:
q Conversione della licenza
q Clausole di gradimento
q Clausole di best efforts
q Clausole di audit
q Termination/diritto di recesso (non ad nutum)
q Clausole risolutive espresse
q Condizioni sospensive o risolutive
q Royalties minime

26. 26
La disciplina delle garanzie contrattuali
TIPOLOGIA RACCOMANDATA NOTE
Garanzia sulla titolarità SI
Garanzia sulla validità dei
brevetti NO
per i casi di cessione e licenza di
brevetti già concessi
Garanzia sulla futura
concessione dei brevetti NO
per i casi di brevetti non ancora
concessi o concessi soltanto in
alcuni stati
Garanzia sull’idoneità della
tecnologia all’uso NO
Garanzia sulla contraffazione
attiva e passiva LIMITATAMENTE
garanzia relativa alla freedom of
operation

27. I miglioramenti della tecnologia
q Perfezionamenti della tecnologia licenziata ottenuti in costanza del
contratto.
q È sempre opportuno stabilire a priori:
a. titolarità
b. condizioni di accesso di chi non è titolare
c. gestione dell’eventuale co-titolarità
q Clausola di grant back

28. Altre clausole contrattuali
q Disciplina delle vendite passive
q Divieti specifici sull’uso della tecnologia licenziata in combinazione
con altre tecnologie (cd. tainting)
q Uso dei nomi e dei marchi connessi con la tecnologia (licenze OEM)
q Obblighi di manleva e assicurativi
q Disciplina del rapporto in caso di scioglimento anticipato
(smaltimento scorte e altro)
q Legge applicabile e contenzioso

29. Clausole che incidono sulla valutazione degli
accordi dal punto di vista della disciplina antitrust
Non consentono l’automatica esenzione di blocco per un accordo di licenza,
anche se sussistono i requisiti basati sulle quote di mercato – cd. black list –
ex Reg. 772/2004.
q Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere licenza esclusiva
al licenziante (o ad un terzo designato) per i perfezionamenti separabili o
per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza (grant-back
esclusivo)
q Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al
licenziante (o ad un terzo designato) i perfezionamenti separabili o per le
nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza
q Obbligo, diretto o indiretto del licenziatario di non contestare la validità dei
d.p.i. detenuti dal licenziante nel mercato comune (no-challenge clause),
fatta salva la facoltà di prevedere che l’accordo cessi qualora il
licenziatario contesti la validità di uno o più d.p.i. sotto licenza.
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30. Letture consigliate
q Rivette, Kevin G., Kline, David, Rembrandts in the Attic, Boston,
Harvard Business School Press, 2000
q Chesbrough, Henry, Open. Modelli di business per l’innovazione, a
cura di A. Di Minin, Milano, Egea, 2008
q Fosfuri, Andrea, The licensing dilemma: understanding the
determinants of the rate of technology licensing, 27 Strat. Mgmt. J. 1141
– 1158 (2006)
q Davis, Julie L., Harrison, Suzanne S., Edison in the Boardroom: How
Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets, New
York, John Wiley & Sons, 2002
q Piccaluga, Andrea, La valorizzazione della ricerca scientifica. Come
cambia la ricerca pubblica e quella industriale, Milano, Franco Angeli,
2001

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Letture selezionate

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