1. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Mauro Delluniversità
Barzanò & Zanardo Intellectual Property
Brand Naming
Scegliere, valorizzare e
tutelare il marchio on line

2. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line 
L’associazione internazionale per la professionalità nel Web
partecipazioni internazionali
partecipazioni nazionali
• Prima associazione al mondo (dal 1996) che
raggruppa chi lavora nel Web, sia nel settore pubblico
che privato.
• Obiettivo di IWA è creare rete tra i soci, partecipare
all'evoluzione della rete e divulgare conoscenza
tramite i soci con eventi ed iniziative.
• In Italia IWA Italy è Associazione professionale
rappresentanza delle professionalità Web che rilascia
attestato di qualità secondo quanto previsto dalla
legge 4/2013, unica Associazione del settore ICT
attualmente censita dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
2

3. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line 
Perché associarsi?
IWA Italy è associazione professionale che raggruppa chi opera nel Web, ovvero i soggetti che - ai sensi della legge
4/2013, sono definibili come "professionisti Web" (liberi professionisti, dipendenti - pubblici e privati, altre forme di
lavoro che come attività prevalente operano nel Web).
IWA Italy ha inoltre rilasciato i primi profili professionali (G3 Web Skill Profiles) in linea con i dettami dell'agenda
digitale europea e italiana ed ha avviato accordi di collaborazione con realtà di tutela del lavoro (sindacati) e di
domanda/offerta di lavoro: ancora una volta il ruolo di IWA è quello di unire, far collaborare e tutelare chi opera nel
Web.
http://www.skillprofiles.eu
SMAUROMA2014
Quota speciale SMAU euro 50,00
Potrai ottenere uno sconto sulla quota associativa che pagherai euro 50,00 anziché
euro 65,00. Lo sconto vale sia per i nuovi soci che per i rinnovi.
Per usufruire dello sconto usa in fase di registrazione o rinnovo il seguente
promocode:
http://www.iwa.it/join

4. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Avv. Gianluca Carobene
www.carobene.com | mail@carobene.com

5. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
CREARE UNA MARCA
Il naming

6. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
-Verbale
-Figurativo
-Colore
-3D
-Sonoro
DISAMBIGUIZIONE
Marketing Legale
MARCA o BRAND MARCHIO o TRADEMARK
MARCHIO
MARCA???
È lo strumento legale con il quale le
imprese tutelano giuridicamente la
propria marca
La marca è un concetto complesso,
astratto, intangibile. Possiamo
immaginarla come una scatola che
contiene si il marchio, ma anche, la
notorietà, la storia dell’azienda, la
reputazione, gli investimenti,i valori,
etc.

7. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
La Marca
Simbolo/logo
Tondo
avvolgente
rassicurante
Pay-off/sottotitolo
Lettering/font
Semplice
classico
tradizionale
Nome verbale:
BARILLA
Cognome italiano, abbinato alla cucina richiama il
made in Italy e la sua eccellenza.
Colore
Energia
passione
calore
© 2014 Beatrice Ferrari - Synesia

8. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Provate voi
Il colore arancione è un colore caldo, simbolo di
armonia interiore, di creatività artistica, di fiducia
in se stessi e negli altri. L’arancione inoltre
simboleggia la comprensione, la saggezza,
l’equilibrio e l’ambizione. Questo colore, in
cromoterapia è utilizzato per curare la depressione.
Arancione
È il simbolo della calma, della tranquillità e dell’equilibrio. Il
colore Blu ha la capacità di generare un senso di rilassamento
che regala equilibrio nella sfera emotiva. Il Blu è leggerezza.
Blu PREGIS

9. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Il NOME
Le fondamenta di un successo
Il carattere di un Marchio
© 2014 Beatrice Ferrari - Synesia
Debole Forte

10. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Il NOME
Le fondamenta di un successo
Debole Forte
GOOGLE
ADIDAS
DIVANI&DIVANI
IKEA
IPHONE
PERLANA

11. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Il NOME
Le fondamenta di un successo
Come creare un nome
© 2014 Beatrice Ferrari - Synesia
Il nome magico non esiste
risulta quindi importante non
avere troppe aspettative nel
momento della scelta
Avere alternative
Portare alla verifica finale di
disponibilità legale più
possibilità

12. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Il NOME
Le fondamenta di un successo
Cosa fare
© 2014 Beatrice Ferrari - Synesia
Definire: Chiarire il bisogno, ciò che si vuole comunicare e come esprimere tale bisogno
(Target, territorio, lingua, valori, caratteristiche del prodotto/servizio etc.)
Elaborazione creativa: creare, inventare ricercare attraverso lavori di gruppo,
individuali o affidandosi ad agenzie esperte di brand naming  creare più nomi possibili
tenendo a mente i bisogni definiti.
Selezionare: scegliere i nomi più adeguati a seconda dei criteri fondamentali di marketing,
semiotica e proprietà industriale.
Controllo e Tutela: verificare la disponibilità attraverso ricerche legali di anteriorità.
Registrare il marchio ed il nome a dominio.
Sorvegliare il mercato.

13. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LA TUTELA
 Registrare un marchio permette ad un’azienda di tutelare i propri investimenti e garantirsi la permanenza sul mercato,
impedendo ad altri potenziali concorrenti di poterlo utilizzare in relazione a prodotti o servizi identici o simili;
La registrazione dura 10 anni, rinnovabile per altri 10 anni per un numero potenzialmente infinito di volte;
Il marchio è un bene che può essere ceduto, “affittato” e sfruttato al pari di ogni altro bene dell’azienda: tramite la
cessione, la concessione di licenze, il merchandising, la sponsorizzazione, il franchising, l’azienda può incassare royalties ed
ammortizzare i costi sostenuti;
 Con il trascorrere del tempo il marchio aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del
patrimonio societario iscrivibile a bilancio (i.e valore marchio Apple 2012 185,07 miliardi dollari).
TUTELA
MARKETING
Creare una marca forte non è sufficiente, è necessario registrala come marchio
Perché?

14. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LA TUTELA
Come si registra un marchio
Dove?
Territorialità della registrazione
Per cosa?
Classificazione di Nizza: 45 classi di
prodotti e servizi
Paesi dove è maggiore la
richiesta del prodotto
Principali mercati produttori
Paesi dove la contraffazione è
maggiormente diffusa
Prodotti/servizi dell’azienda
(es. ABBIGLIAMENTO)
Prodotti/servizi affini
(es. BORSE)
+ Merchandising
(CALENDARI - marchi notori)

15. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LA TUTELA
Requisiti
Impedimenti Assoluti Impedimenti relativi
Descrittività vs Distintività (Ricordate?)
Non possono essere registrati i segni che
possono servire a designare la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica ovvero l’epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione
del servizio o altre caratteristiche del prodotto
o servizio
LICEITÀ
NOVITÀ
Esistenza di segni distintivi anteriori di
terzi identici o confondibili:
Criteri:
-Somiglianza fonetica, visiva e concettuale
-Affinità prodotti e servizi;
-Carattere distintivo (Ricordate?)
Importanza della RICERCA D’ANTERIORITÀ
(Ricordate?)

16. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LA TUTELA
Somiglianza
Visiva
Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio
solo raramente ha la possibilità di procedere a
un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare
affidamento sull'immagine imperfetta che
ne ha mantenuto nella memoria.

17. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LA TUTELA
Somiglianza
Fonetica
A seconda del territorio dove si deposita il marchio,
occorre tener presente la lingua di riferimento.

18. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LA TUTELA
Somiglianza
Concettuale
A seconda del territorio dove si deposita il
marchio, occorre tener presente la lingua di
riferimento.

19. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line

20. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
/
“Künzli lost the right to use the 5 stripes
- their invention / property - to their former partner K-Swiss”
Da http://swisscherry.blogspot.it/

21. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LA TUTELA
Cosa posso registrare?
Parole; disegni; lettere; cifre; suoni; forme del prodotto o della sua
confezione; combinazioni o tonalità cromatiche, odori.
Tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da
quelli altrui.
Quindi, il nome che ho creato come può essere tutelato?
Verbale:
Figurativo:
Colore:
RED BULL
Accoppiamento blu/grigio
Ma se fossero nuovi, distintivi e fossi in grado di rappresentarli
graficamente potrei registrare anche l’odore della bevanda o il suono della
lattina che si apre.

22. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LA TUTELA
Finalmente la registrazione
Ho l’idea innovativa
Ho il prodotto
Ho il nome
Ho il logo
Ho la registrazione
Ho il nome a dominio
Ho successo
Posso rilassarmi

23. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
LE VIOLAZIONI
SBAGLIATO!!!!

24. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Immissione sul mercato di prodotti che per aspetto esteriore, ed in particolare per il
packaging, richiamano prodotti già esistenti sul mercato.
Realizzarsi di una associazione inconscia, anche solo subliminare (ma a maggior ragione
pericolosa) tra le confezioni e quindi tra prodotti.
Sfruttamento degli investimenti altrui, senza essere gravati da spese di ideazione, di
innovazione, ma anche di marketing: da qui, per gli imprenditori imitati, riduzione delle
vendite, svilimento dell’immagine (a causa dell’associazione a prodotti di qualità inferiere)
forte disincentivo agli investimenti e diluizione del potere attrattivo del marchio

25. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Esempi

26. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Esempi

27. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Esempi

28. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Esempi

29. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Esempi

30. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Esempi

31. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Esempi

32. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Look-alike o knock–off
Armi efficaci per combattere il look alike
MARCHIO
DESIGN
COPYRIGHT
CONCORRENZA SLEALE

33. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0

34. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
Cosa viene violato?
Funzione distintiva
(identificazione della fonte di
provenienza del prodotto)
Funzione suggestiva o
pubblicitaria (marchio
notorio / di rinomanza /
famoso)
effetto confusione
vantaggio indebito (traffic
diversion) e/o
danno alla capacità distintiva /
rinomanza

35. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Il nome a dominio
Come è fatto un nome a dominio?
I domini sono vetrina con la quale l’azienda o il prodotto si presenta al mondo
nell’era digitale.
www.barzano-zanardo.com
Protocollo di
comunicazione
Dominio di secondo livello: questa è la parte memorizzabile del nome di dominio che le persone, le
organizzazioni o le imprese registrano per rappresentare il proprio posto sul web.
Dominio di primo livello si dividono in gTLD (.com,
.net, .biz, etc ) o cTLD (.it, .fr, .cn, .kr, etc.)

36. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Il nome a dominio
Rilevanza Collegamento chiaro tra il nome del dominio ed il marchio, il prodotto, il servizio o l’azienda.
Parole chiave Se si riesce ad inserire una parola chiave all'interno del nome di dominio, è più probabile
che il sito web appaia in testa sui motori di ricerca.
Scegliere l'estensione adatta. In base al proprio mercato di riferimento. Occorre anche pensare di
acquistare più estensioni per evitare intrusioni della concorrenza o di altri soggetti non desiderati.
Trovare domini simili. Proteggere il marchio ed aumentare la nostra cerchia di domini con nomi multipli
e vicini al principale da reindirizzare alla stessa pagina principale.
Ci sono milioni di nomi di domini diversi da scegliere
Come scegliere un nome a dominio?
Lancio di oltre 600 gTLD che i titolari di marchi registrati possono registrare in sunrise
(prelazione) tramite TMCH
.APP .BLOG .CHAT .CLICK .CLOUD .CODES .COMPUTER .COMSEC .DATA .DIGITAL .DOCS .DOMAINS .DOT
.DOWNLOAD .EMAIL .GRAPHICS .HOST .HOSTING .IDN .MAIL .MAP .MEDIA .MOBILE .MOV .NETWORK .ONLINE
.PHONE .SEARCH .SITE .SOFTWARE .SYSTEMS .TECH .TECHNOLOGY .TUBE .VIAJES .WEB .WEBCAM .WEBSITE
.WEIBO .ZIP

37. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
Possibili violazioni di marchio realizzate in e con Internet
1.Presenza all’interno di un sito web di prodotti o servizi di terzi identici
o affini e recanti marchi identici o simili  rischio di confusione;
2. Nome a dominio contenente parola uguale o simile al marchio
anteriore altrui per identificare un sito con cui viene svolta la stessa (o
analoga) attività economica;
3. Nome a dominio contenente parola identica o simile ad un marchio
anteriore altrui dotato di rinomanza, per un sito con cui viene svolta
una diversa attività economica;

38. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
Possibili violazioni di marchio realizzate in e con Internet
1. Registrazione in malafede del dominio corrispondente al marchio altrui (“cybersquatting”
o “domain grabbing”).
2. Uso del marchio altrui come meta-tag nell’ambito delle ricerche in Internet (es:
Google).
I motori di ricerca per l’indicizzazione dei siti utilizzano:
• il nome del sito
• il titolo della pagina
• i metatag description e keywords
• il testo della pagina
• frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina
• i link
• la “link popularity” (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d. “google
bombing”)

39. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
L’uso del marchio del concorrente come meta-tag raramente ha lo scopo di
creare confusione con l’attività del sito del terzo
(confusione che comunque si verifica nella fase “pre-vendita”)
Lo scopo principale è di sviare traffico internet dal sito del marchio (notorio) altrui al
proprio sito internet, aumentando così il numero di accessi al proprio sito ed il
valore del sito.

40. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
<A href="http://www.valentino.it">Armani</A>
INDICIZZARE = DARE VISIBILITÀ
VALORIZZAZIONE DEL
BRAND

41. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
L’uso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice
profilo:
contraffazione di marchio
(art. 20, co. 1, lett. b e c cpi)
concorrenza sleale
(art. 2598 n. 3 c.c.)
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi […] di
usare nell'attività economica: […]
b) segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotti o servizi identici o affini, se 
rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni;
c) segno identico o simile al marchio registrato
per prodotti o servizi anche non affini, se  il
marchio registrato goda nello stato di rinomanza
e se  indebito vantaggio o pregiudizio.
[…] compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
3. si vale direttamente o
indirettamente di ogni altro
mezzo non conforme ai
principi della correttezza
professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui
azienda.

42. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
Uso del marchio altrui come
Internet keyword nel servizio
di posizionamento AdWords di
Google.
Che cos’è Google AdWords?
È un servizio (a pagamento) che
consente, mediante la scelta di
parole chiave (key-words), di far
apparire il proprio annuncio
come “link sponsorizzato” ogni
volta che, con il motore di
ricerca, si ricerca quella/e key-
words.

43. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
1. Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui:
- nel testo della pagina web
- nelle didascalie di immagini
- come link
- come “username” per l’account (es: facebook.com/loropiana)
Scopo  traffic diversion
2. Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna in forum, blogs, siti il cui
nome a dominio comprende il marchio (“gripe site”, es: ABCsucks.com)
Libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero (diritto
costituzionalmente garantito)
↨
Tutela del marchio e della sua reputazione (interesse privatistico)
ILLECITO???
INTERESSI CONTRAPPOSTI

44. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
I segni distintivi nell’era 2.0
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
1. Typosquatting  in inglese, “typo”, refuso tipografico e “squatting”,
occupazione abusiva, è la registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad
un marchio noto, ma contenente un refuso.
A quale scopo? intercettare traffico internet derivante da errori di battitura
nell’URL (sfruttamento parassitario del traffico internet dirottato).
2. Page-jacking  è il copiare la pagina di un sito web noto all’interno di un nuovo
sito web che sembra autentico per cercare di manovrare i motori di ricerca,
attraverso l’uso di meta-tag, affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior
numero di utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web.
Contraffazione di marchio
e concorrenza sleale
Concorrenza sleale confusoria e
possibile violazione del diritto
d’autore

45. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line
Prevenzione in rete
WebMonitoring  attività di
monitoraggio periodico per gli usi
non consentiti del proprio marchio
nella rete Internet, tra cui:
uso improprio (uso del marchio
altrui in modo generico o
descrittivo);
brand identity / commenti
dispregiativi (il marchio è citato in
un contesto positivo oppure è
oggetto di critiche, giudizi negativi
o commenti offensivi all’interno di
blogs o social networks),
uso non autorizzato (ad esempio,
se un terzo - non licenziatario
-mette in vendita prodotti recanti il
marchio altrui),
marchi confondibili (quando ci
sono marchi simili nello stesso
canale commerciale).

46. Brand naming: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio
on line 46
I | 35137 Padova Via Savonarola 217 Tel +39 049 8592249 Fax +39 049 8594185
I | 20122 Milano Via Sforza 19 Tel +39 02 45071207 Fax +39 02 40044452
Ufficio B&Z di ROMA
Via Piemonte, 26
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 421771
Fax +39 06 4870273
Ufficio B&Z di MILANO
Via Borgonuovo, 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 626131
Fax +39 02 6598859
www.carobene.com
Ufficio B&Z di TORINO
C.so V.Emanuele II, 61
10128 Torino, Italia
Tel. +39 011 0888500
Fax +39 011 548050
Ufficio B&Z di VICENZA
Via del Commercio, 56
36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 348210
Fax +39 0444 348147
Ufficio B&Z di BIELLA
Via Lamarmora, 21
13900 Biella, Italia
Tel. +39 015 8497843
Fax +39 015 8497858
Ufficio B&Z di RIMINI
Via Marecchiese, 314/D scala 2
47922 Rimini, Italia
Tel. +39 0541 791957
Fax +39 0541 795927
www.barzano-zanardo.com
b-zvicenza@barzano-zanardo.com