En la empresa moderna, la Marca es la esencia misma del negocio y es indispensable para lograr éxito dentro del sistema de economía de mercado. Un error común de las empresas (sobre todo startups, Pymes y en general quienes están en la fase inicial de emprendimiento) es empezar a vender sin comprobar si sus marcas pueden entrar en conflicto con los derechos de terceros. Uno de los pasos fundamentales para consolidar y proteger un signo distintivo y protegerlo frente a un utilizo indebido por parte de terceros es la acción de registro de marca asegurándote así un derecho prioritario. En esta presentación de uno de nuestros talleres presenciales, encontrarás básicos consejos para registrar correctamente una marca en España y en previsión de una expansión empresarial internacional, tanto en el mercado offline como online.

2. POSICIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE MARCA PARA LAS PYMES:
 INTRODUCCIÓN: QUIÉN ES PROTECTIA
 MARCAS EN ESPAÑA
 ¿Por qué es fundamental registrar la marca?
 Nociones esenciales sobre marcas
 Cómo registrar una marca en España
 La importancia de la vigilancia de marca
 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
 La Marca Comunitaria y el nuevo reglamento
 Marca Internacional. Nociones esenciales y ventajas
 Nuestros consejos
ÍNDICE

3. ÍNDICE
 PROTECCIÓN DE MARCAS EN EL COMERCIO ONLINE
 Fórmulas de protección de Propiedad Industrial
 Cómo actuar frente a la copia de negocio online y al uso
indebido de tu marca
 Leyes aplicables
 Nuestros consejos

4. ¿QUIEN ES PROTECTIA?
 Agencia oficial de Propiedad Industrial. En exclusiva a la defensa de marcas y patentes.
 Central en España gestionamos Europa.
 Red de corresponsales en todo el mundo.
 Representantes oficiales ante: OEP, OEPM, OAMI, INPI y OMPI
 Filosofía de trabajo basada en un asesoramiento profesional previo que facilite la toma de
decisiones estratégicas acertadas.

5. La facturación del e-commerce en España ha alcanzado en el segundo
trimestre del 2015 la cifra récord de 4.946 millones de €
+ 27% con respecto a 2014
*datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

6. Cada día son más las empresas que encuentran en internet o bien un negocio o
bien un medio para comercializar sus productos y servicios.
INTRODUCCIÓN
Internet no conoce fronteras, facilita la internacionalización, pero es
fundamental conocer las normas de los países a los que dirigimos nuestros
productos y servicios a través del canal online.
A pesar de las diferencias entre el mundo online y el mundo offline, una es la
constante: la marca.

7. INTRODUCCIÓN
Error más común en las startups y Pymes (y no solo): empezar a comercializar
sin comprobar que no se está infringiendo derechos de terceros.

8. La MARCA es la esencia misma de
cualquier negocio, es la tarjeta de visita más
potente que tienes y que puede abrirte las
puertas de nuevos mercados.
Por esto:
Protegerla y vigilarla es el paso previo
a cualquier decisión

9. MARCAS EN
ESPAÑA

10. ¿POR QUÉ REGISTRAR LA MARCA?
Plano “proactivo”
GENERA UN ACTIVO
OTORGA TÍTULO DE PROPIEDAD
ASEGURA IDENTIDAD

11. ¿POR QUÉ REGISTRAR LA MARCA?
Plano “pasivo”
PUEDO HACER UN USO PACÍFICO DEL
SIGNO DISTINTIVO EN EL MERCADO
NO INFRINJO EL DERECHO DE UN
TERCERO

12. EL NOMENCLÁTOR INTERNACIONAL
El Nomenclátor de marcas, basado en la Clasificación de
Niza, es una clasificación internacional de productos y
servicios que se emplea para el registro de marcas.
¿QUÉ ES?
SE UTILIZAN EN
TOTAL 45 CLASES
de la 1 la 34 para
diferenciar productos
de la 35 a 45 para
servicios
Marca: Todo signo distintivo susceptible de representación que sirve para distinguir.
Se protege para una actividad o producto concreto, para lo que se emplea el
NOMENCLÁTOR INTERNACIONAL
NOCIONES ESENCIALES

13. Ejemplos Clasificación de Niza
 Clase 15. Instrumentos musicales.
 Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
 Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación
industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
NOCIONES ESENCIALES

14. Marca denominativa: Distinguen una denominación. “Coca Cola”
Marca figurativa o mixta: Denominación + logo o grafismo.
Marca tridimensional:
NOCIONES ESENCIALES
Los tipos de marca

15. Marca color: Identifica un color. Ejemplo: Milka:
Marca sonora: Identifica un sonido. Ejemplo: Pescanova, o ejemplo más
reciente:
Clase 30: Chocolate, bombones,
productos de chocolate y confitería
de chocolate no medicinal.
NOCIONES ESENCIALES
Los tipos de marca

16. Marcas idénticas que conviven
Se debe a 2 principios:
Principio de especialidad: una marca sólo protege o distingue los productos o
servicios para los que se encuentra registrada.
Principio de la no confusión: una marca no puede causar confusión en el
consumidor de ningún tipo.
NOCIONES ESENCIALES

17.  Falta de distintividad:
“Electrónica” (Clase 16: Catálogos para ferias especializadas en componentes y
módulos para la electrónica)
 Descriptiva:
¨FINCAS y FINANZAS¨ (clase 36: servicios financieros e inmobiliarios)
 Marcas Engañosas:
“MAS CAFÉ” (clase 30: “café, te , cacao, azúcar, sucedáneos del café, ...” por poder
aplicarse a productos que no contienen café).
Motivos comunes de denegación de marcas
REGISTRO DE MARCAS EN ESPAÑA

18. CONSEJO…
LA IMPORTANCIA DE LA CLASE 35
Para la protección de los canales de
venta en Internet

19.  Altera el orden publico / contra las buenas costumbres
 Emblemas
REGISTRO DE MARCAS EN ESPAÑA
Motivos comunes de denegación de marcas

20. ANTES DE HACER CUALQUIER COSA…

21. ¿POR QUÉ VIGILAR LAS MARCAS?
 La Oficina Española de Patentes y Marcas no deniega de oficio registros.
 Tampoco esta obligada a comunicar nuevas solicitudes parecidas o
idénticas.
 Por tanto, es necesario mantener una vigilancia.
 Profesionales como los de Protectia con herramientas especificas comparan
semanalmente todas las nuevas solicitudes con los registros de sus clientes
e informan puntualmente en caso de potencial conflicto.

22. Tramitación
Es el registro de protección “mínima” que la Ley otorga
REGISTRO DE MARCAS EN ESPAÑA
 Prioridad internacional de 6 meses para extender el registro.
 La concesión es temporal y renovable.

23. INTERNACIONALIZACIÓN

24.  Más recomendable para registrar marcas en Europa: ofrece derecho
exclusivo de uso de una marca en los 28 países de la UE.
 Tiene carácter UNITARIO: no se puede limitar el alcance sólo a ciertos
Estados miembros.
 Si no hay oposiciones en unos 6 meses la marca será concedida.
 La duración del registro es por 10 años renovable por iguales periodos.
 En caso de oposición: posibilidad de negociar y quien pierde paga.
REGISTRO DE MARCA COMUNITARIA
 REGISTRO de MARCA ES TERRITORIAL: cada país un
registro
 Por eso, existen acuerdos internacionales
 En Europa: MARCA COMUNITARIA,
regida por la OAMI

25. REGISTRO DE MARCA COMUNITARIA
Tramitación
Solicitud única, extensible a los 28 estados de la UE

26.  Tasas: sistema de “pago por clase” . Con respecto al sistema actual,
los solicitantes pagarán una tasa más baja si sólo solicitan una clase,
la misma tarifa si solicitan dos, y una tasa más elevada si solicitan
tres o más.
 Cambios Institucionales y en la terminología: la OAMI se
denominará «Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE» (EUIPO),
y la marca comunitaria pasará a ser «marca de la Unión Europea».
REFORMA LEGISLATIVA DE LA MARCA COMUNITARIA
CAMBIOS PRINCIPALES
En vigor a partir del 23/03/2016

27. COSTES
REDUCIDOS
TRAMITACIÓN
RÁPIDA
SOLICITUD ÚNICA
para 28 países
VENTAJAS DE LA MARCA COMUNITARIA

28. REGISTRO DE MARCA INTERNACIONAL
 El acuerdo internacional más utilizado para registrar marcas
simultáneamente en varios países: MARCA INTERNACIONAL, a
través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI).
 Consiste en un procedimiento de registro administrado a través de
un tratado: El Protocolo de Madrid. (A día de hoy, los países
contratantes del acuerdo son 91).
¿QUÉ ES?
¡RECUERDA! No existe ningún registro “mundial” de marca,
tan solo 2 acuerdos internacionales:
 MARCA COMUNITARIA, por la OAMI
 MARCA INTERNACIONAL, por la OMPI

29. REGISTRO DE MARCA INTERNACIONAL
NOCIONES ESENCIALES
 Gestión de solicitud única, centralizada en un solo Organismo
internacional
 Requisito: la marca internacional necesita de una “marca base”
(nacional o comunitaria) para iniciar el procedimiento, que
pertenezca a un país firmante del Protocolo de Madrid.
 Se puede extender una marca internacional ya registrada a otros
países miembros, simultáneamente en un mismo expediente.
 Duración de 10 años renovable indefinidamente por iguales
periodos.

30.  Reducción de los costes de registro
 Única solicitud en un único idioma para protección en
una multitud de países
 La protección se puede ampliar posteriormente a otros
países miembros del sistema mediante solicitud de
extensión territorial
 Marca internacional: más fácil de gestionar que varias
marcas nacionales (ej: será objeto de una única
renovación, único cambio de titular, etc.)
REGISTRO DE MARCA INTERNACIONAL
VENTAJAS

31. PROTECCIÓN EN
EL E-COMMERCE

32. LA GLOBALIDAD EN LA RED PUEDE SER UNA AMENAZA…
Analizar si es realmente uso indebido.
Agotamiento del derecho de marca
Averiguación de la fuente
Asesoramiento
¿QUÉ HACER SI DETECTAS QUE INFRINGEN TUS DERECHOS
EN INTERNET?

33. EN FASE
ADMINISTRATIVA:
oposiciones.
EN FASE
EXTRAJUDICIAL:
-- Requerimiento
-- Formularios de
denuncia a gestores
del e-commerce
VÍA JUDICIAL
(CIVIL-PENAL)
VÍAS DE ACTUACIÓN

34.  Ley 17/2001 de marcas en España
 Ley 3/1991 de competencia desleal
 Ley 20/2003 de diseños
 Texto refundido 1/1996 de propiedad intelectual
 Ley de patentes 11/1986
 Ley general de publicidad 34/1988
 Ley de 34/2002 de la sociedad de la información y
comercio electrónico
LEYES APLICABLES

35. EN CONCLUSIÓN…NUESTROS CONSEJOS
Proteger tus activos para adquirir derechos
Diseñar una estrategia a medio plazo
Optimizar los recursos
Considerar tu marca (o marcas) como un
activo principal
Vigilarlo y defenderlo cuando sea
necesario

36. CONTACTA CON PROTECTIA
Blog: www.protectia.eu/blog
@Protectia_
LinkedIn: /company/protectia-patentes-y-marcas
https://plus.google.com/u/0/+ProtectiaEu/posts
Slideshare: http://www.slideshare.net/Protectia
¡ Í !
Introducción por: Francesca Mandolini | francesca@protectia.eu
El ponente: Álvaro González
agonzalez@protectia.eu

37. www.protectia.eu
Calle Arte 21, 2ºA
28033 Madrid, España
Tel: (+ 34) 91 383 35 81
Fax: (+ 34) 91 219 66 45
info@protectia.eu
Skype Nick: protectia.international