1. PATENTES FARMACEUTICAS
Y BIOTECNOLOGICAS
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
Ernesto Manríquez M.
Subdirección de Patentes
INAPI
Valparaíso 27 de Agosto, 2013

2. Materias a Tratar
 Contexto de PI y Tecnología
 Las Patentes de Invención
 Buenas Prácticas
 Invenciones Patentables
 Limitaciones al Derecho de Patente
 Ejemplos de Patentes Farmacéuticas
y Biotecnológicas

3. PI como herramienta

4. PI como herramienta

5. PI como herramienta

6. PI como herramienta

7. ¿Cuándo debo preocuparme de la PI?

8. ¿Cuándo debo preocuparme de la PI?
IDEA
PROYECTO
EJECUTO
RINDO
PUBLICO
TRANSFIERO

9. ¿Cuándo debo preocuparme de la PI?
IDEA
PROYECTO
EJECUTO
RINDO
PUBLICO
EN TODO MOMENTO DE UNA ACTIVIDAD
CREATIVA, INNOVADORA O EMPRENDEDORA
TRANSFIERO

10. Propiedad Intelectual
Invención
Modelo de Utilidad
PATENTES
Diseño y Dibujo
Industrial
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Esquema de Trazados
y Circuitos
Topográficos
PROPIEDAD
INTELECTUAL
Creaciones de la
mente que son
novedosas
universalmente
Secreto Industrial
DERECHOS DE
AUTOR Y
CONEXOS
Producto/Servicio
MARCAS
VARIEDADES
VEGETALES
Colectivas
INDICACIONES
GEOGRAFICAS/
DENOMINACIONES
DE ORIGEN
Certificación

11. Variedades Vegetales
Ley 19.342, Obtentor de Variedades Vegetales
 Protege Variedades Vegetales (Plantas)
 Requiere comprobación de la Variedad (Testigo)
 Se caracteriza por cualidades fenotípicas (apreciables)

12. Variedades Vegetales
Ley 19.342, Obtentor de Variedades Vegetales
 Requisitos:
Nueva
Distinta
Homogénea
Estable

13. Variedades Vegetales
DISTINTIVA
F1
ESTABLE
F2
Fn
HOMOGENEA

14. Propiedad Intelectual
Invención
Modelo de Utilidad
PATENTES
Diseño y Dibujo
Industrial
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Esquema de Trazados
y Circuitos
Topográficos
PROPIEDAD
INTELECTUAL
Creaciones de la
mente que son
novedosas
universalmente
Secreto Industrial
DERECHOS DE
AUTOR Y
CONEXOS
Producto/Servicio
MARCAS
VARIEDADES
VEGETALES
Colectivas
INDICACIONES
GEOGRAFICAS/
DENOMINACIONES
DE ORIGEN
Certificación

15. ¿Qué es una patente?
Se entiende por patente el derecho
exclusivo que concede el Estado…
Artículo 31 Ley 19.039.

16. ¿Qué es una patente?
El
sistema
de
patentes,
a
través
de
la
concesión de derechos exclusivos limitados en
el tiempo y a un territorio, tiene como objetivo
directo la protección de la creación intelectual,
recompensar por su trabajo e indirectamente
fomentar la innovación, inversión e incentivar la
divulgación y extensión del saber técnico.

17. ¿Qué es una patente?
Las patentes podrán obtenerse para…
productos o procedimientos, en todos los
campos de la tecnología…
Artículo 32 Ley 19.039.

18. Tipos de patentes
Se
pueden obtener distintos tipos
patentes, siendo éstas excluyentes:
de
Patente de Invención
Patente de Modelo de Utilidad
Patente de Diseño o Dibujo Industrial
Patente de Esquema de trazados o topografías de circuitos integrados

19. Tipos de patentes

20. Beneficios de las patentes
- Otorgan a su dueño (titular) el derecho exclusivo
para producir, vender o comercializar, en cualquier
forma, el producto u objeto del invento y, en general,
realizar cualquier otro tipo de explotación comercial
del mismo, en el territorio cubierto por la patente.
- Permite acceder a nuevos mercados con beneficios.
- El objeto protegido se transforma en un activo
transable, mediante licencia de la patente o cesión.
- Permite acceder a otras tecnologías mediante la
concesión de licencias cruzadas.

21. Buenas Prácticas
No Divulgar
Novedad
Describir Invención
Nivel Inventivo
Prioridad
Derecho Territorial
Exclusividad
Se debe publicar
Registro
Identificar Invención
Conocer el Estado de
la Técnica
Presentar una Solicitud
de Patente
Diseñar una estrategia
de Protección
Impulsar la tramitación
Gestión Tecnológica

22. ¿Desea solicitar una Patente?
PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR
a)
Identificar la Invención.
b) Conocer el Estado de la Técnica.
c) ¿Cumple con los requisitos para
obtener una patente?
d) ¿Dónde desea patentar?
e) Redacte la solicitud de patente.
f) Presente la solicitud.

23. Identificar la Invención
• Necesita saber en que consiste la
creación.
• Requiere tener la capacidad
describir en términos técnicos
creación.
de
la
• Necesita estar en posesión de la
invención, es decir tener la facultad de
reproducirla.

24. ¿Desea solicitar una Patente?
PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR
a) Identificar la Invención.
Conocer
Técnica.
b)
el
Estado
de
c) ¿Cumple con los requisitos
obtener una patente?
d) ¿Dónde desea patentar?
e) Redacte la solicitud de patente.
f) Presente la solicitud.
la
para

25. Conocer el Estado de la Técnica
• Necesita
saber
que
se
conoce
respecto de su creación y en el ámbito
técnico relacionado. En cualquier lugar
del mundo y divulgado por cualquier
medio.
• Absténgase de divulgar su creación,
aun si toma resguardos legales evalúe
muy bien lo que comparte.

26. ¿Desea solicitar una Patente?
PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR
a) Identificar la Invención.
b) Conocer el Estado de la Técnica.
¿Cumple con los requisitos
para obtener una patente?
c)
d) ¿Dónde desea patentar?
e) Redacte la solicitud de patente.
f) Presente la solicitud.

27. ¿Cumple con los requisitos para
obtener una patente?
Patente de
Invención
Novedad
Nivel
Inventivo
Aplicación
Industrial
No
estar
excluido
Modelo de
Utilidad
Diseños/
Dibujos
Industrial
Circuitos
Integrados












28. ¿Desea solicitar una Patente?
PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR
a) Identificar la Invención.
b) Conocer el Estado de la Técnica.
c) ¿Cumple con los requisitos para
obtener una patente?
d)
¿Dónde desea patentar?
e) Redacte la solicitud de patente.
f) Presente la solicitud.

29. ¿Dónde desea patentar?
Esta pregunta es muy relevante, ya que
dependiendo de la respuesta, determinará
la legislación de patente que debe
consultar y los procedimientos que debe
seguir.
Si al decisión es impulsar la protección por
patente en el extranjero, deberá tener
presente las siguientes alternativas.

30. ¿Dónde desea patentar?
Para tramitación en extranjero se deben tener
presente dos Convenios:
Convenio de París: Quien hubiese depositado
una solicitud de patente de invención tendrá
12 meses a partir de la fecha de presentación
para presentar la solicitud en cualquier otro
país miembro de la Unión.
País 1
Mes 1
Mes 12
País 2
País 3
País n
Primera
Presentación
Presentación
Extranjero
Oficinas Nacionales

31. ¿Dónde desea patentar?
Tratado de cooperación en materia de
patentes PCT: Este tratado permite iniciar una
solicitud simultáneamente en 142 países la
protección de una invención por patente
mediante la presentación de una única
solicitud de patente.
Mes 1
Primera
Presentación
Mes 12
PCT
Mes 30
Presentación
Extranjero
Oficinas
Nacionales

32. ¿Dónde desea patentar?
Tratado de cooperación
patentes PCT:
en
materia
de

33. ¿Dónde desea patentar?
Tratado de cooperación
patentes PCT
en
materia
de

34. ¿Desea solicitar una Patente?
PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR
a) Identificar la Invención.
b) Conocer el Estado de la Técnica.
c) ¿Cumple con los requisitos para
obtener una patente?
d) ¿Dónde desea patentar?
Redacte
patente.
e)
la
solicitud
f) Presente la solicitud.
de

35. Redacte la solicitud de patente.
Las solicitudes de patentes de invención
se componen de cuatro componentes
principales:
i. Formularios.
ii. Memoria descriptiva.
iii. Pliego de reivindicaciones.
iv. Dibujos.

36. ¿Desea solicitar una Patente?
PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR
a) Identificar la Invención.
b) Conocer el Estado de la Técnica.
c) ¿Cumple con los requisitos para
obtener una patente?
d) ¿Dónde desea patentar?
e) Redacte la solicitud de patente.
f)
Presente la solicitud.

37. Presente la solicitud
Depósito de
Solicitud de
Patente
Examen
Preliminar
Publicación
REQUISITOS FORMALES
Búsqueda y
Examen
Sustantivo
Concesión
REQUISITOS SUSTANTIVOS

NOVEDAD

ANTECEDENTES LEGALES

NIVEL INVENTIVO

ESTRUCTURA FORMAL

APLICACIÓN INDUSTRIAL

DOCUMENTOS TECNICOS

EXCLUSIONES

SUFICIENCIA DESCRIPTIVA

38. ¿Qué se puede Patentar?
Las patentes podrán obtenerse para…
productos o procedimientos, en todos los
campos de la tecnología…
Artículo 32 Ley 19.039.

39. ¿Qué se puede Patentar?
Exclusiones de Patentabilidad.
Artículo 37, Ley 19.039
No se considera invención
y quedarán
excluidos de la protección por patente de
esta ley:
…

40. ¿Qué se puede Patentar?
Artículo 37, Ley 19.039
(a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los
métodos matemáticos.

41. ¿Qué se puede Patentar?
1.- Método de identificación de agonistas de receptor X,
CARACTERIZADO porque se evalúa la activación del receptor X.
EXCLUIDO
1.- Método in vitro de identificación de agonistas de receptor X,
CARACTERIZADO porque en un medio sólido, al cual se encuentra
unido el receptor X conjugado con… (señal luminosa), se expone a
una muestra candidata, donde el agonismo se verifica por una señal
detectable con medios electrónicos.
NO EXCLUIDO

42. ¿Qué se puede Patentar?
Artículo 37, Ley 19.039
(b) Las plantas y los animales, excepto los
microorganismos
que
cumplan
las
condiciones
generales de patentabilidad.
Las variedades vegetales sólo gozarán de protección
de acuerdo con lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobre
Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades
Vegetales.

43. ¿Qué se puede Patentar?
Artículo 37, Ley 19.039
Continuación
(b)…Tampoco
son
patentables
los
procedimientos esencialmente biológicos para la
producción de plantas y animales, excepto los
procedimientos microbiológicos.
Para estos efectos, un procedimiento esencialmente
biológico es el que consiste íntegramente en
fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

44. ¿Qué se puede Patentar?
1.- Ejemplar de quinoa, CARACTERIZADO porque comprende una
secuencia nucleotídica conforme a la SEQ ID N° 18, útil para ser
cultivada en condiciones de stress ambiental.
EXCLUIDO
1.- Microorganismo, CARACTERIZADO porque comprende una
secuencia nucleotídica heteróloga conforme a la SEQ ID N° 18, en
una estructura molecular que permite la transmisión a otros
organismos.
4.- Microorganismo de acuerdo a la reiv. 1, CARACTERIZADO
porque está depositado en la ATCC con el N° de depósito 1286.
NO EXCLUIDO

45. ¿Qué se puede Patentar?
Tratado de Budapest
 Reproducibilidad de Invenciones Biotecnológicas
 Estableció
la
creación
de
Organismos
Internacionales de Depósito de material biológico
 Certificados de Depósito

46. ¿Qué se puede Patentar?
1.- Método para cultivar arboles frutales, CARACTERIZADO porque
se disponen en un predio en una configuración de 9X9...
EXCLUIDO
1.- Método para cultivar arboles frutales, CARACTERIZADO porque
en condiciones controladas se suministra la hormona X al menos 60
días antes…, así promover la maduración selectiva y anticipada.
NO EXCLUIDO

47. ¿Qué se puede Patentar?
Artículo 37, Ley 19.039
(c) Los sistemas, métodos, principios o planes
económicos, financieros, comerciales de simple
verificación y fiscalización; y los referidos a las
actividades puramente mentales o intelectuales o a
materias de juego.

48. ¿Qué se puede Patentar?
1.- Método para el traspaso de capitales, CARACTERIZADO porque
se disponen de un primer dispositivo emisor, que frente a
confirmación remite una señal codificada que es procesada…
EXCLUIDO
1.- Sistema de confirmación financiera, CARACTERIZADO porque
dispone de un dispositivo de interacción primario que permite
seleccionar datos predefinidos o aleatorios para generar una
codificación encriptada que se transmite inalámbricamente a un
servidor que verifica el origen de la codificación con datos de
respaldo de una base de datos...
NO EXCLUIDO

49. ¿Qué se puede Patentar?
Artículo 37, Ley 19.039
(d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los
métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o
animal, salvo los productos destinados a poner en
práctica uno de estos métodos.

50. ¿Qué se puede Patentar?
Artículo 37, Ley 19.039
(e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de
dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de
materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y
empleados con determinados fines.
Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención
susceptibles de protección el nuevo uso de artículos,
objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo
uso resuelva un problema técnico sin solución previa
equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el
artículo 32….

51. ¿Qué se puede Patentar?
Artículo 37, Ley 19.039
(f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en
la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el
material biológico existente en la naturaleza o aquel
que
pueda
ser
aislado,
inclusive
genoma
o
germoplasma.
Sin embargo, serán susceptibles de protección los
procedimientos que utilicen uno o más de los
materiales biológicos antes enunciados y los productos
directamente obtenidos por ellos, siempre que
satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32
de la presente ley, que el material biológico esté
adecuadamente descrito y que la aplicación industrial
del mismo figure explícitamente en la solicitud de
patente.

52. ¿Qué se puede Patentar?
Productos y Procesos Biotecnológicos
Art. 37 letra f)
 Será
susceptible
de
protección
“los
procedimientos que utilicen” uno o más de los
materiales biológicos enunciados.
Es decir, “Los procedimientos que utilicen Parte
de los seres vivos tal como se encuentran en la
naturaleza, los procesos biológicos naturales, el
material biológico existente en la naturaleza o aquel
que pueda ser aislado, inclusive genoma y
germoplasma” si podrán patentarse.

53. ¿Qué se puede Patentar?
 Será susceptible de protección
directamente obtenidos por ellos”.
“los
productos
 Es decir, “los productos directamente obtenidos por
los procedimientos que utilicen uno o más de los
materiales biológicos antes enunciados” si podrán
patentarse.

54. ¿Qué se puede Patentar?
1.- Gen para una proteína de páncreas de puerco,
CARACTERIZADO porque comprende la secuencia nucleotídica
SEQ ID N° 1 y el producto codificado es estable a condiciones de
salinidad y acides superior a lo normal.
EXCLUIDO
1.- Secuencia nucleotídica, CARACTERIZADA porque comprende la
secuencia nucleotídica SEQ ID N° 1, o secuencias con identidad
igual o superior al 85%, cuyo producto codificado es capaz de…
6.- Secuencia de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADA
porque comprende modificaciones respecto de la secuencia
nucleotídica SEQ ID N° 1, en su extremo 5’…
NO EXCLUIDO

55. Limitaciones a los Derechos exclusivos
• En general las limitaciones se refieren a la
libertad que tiene cualquier tercero de usar la
invención patentada.
• Puede corresponder a usos en el ámbito
estrictamente
privado
(con
fines
de
experimentación
o
de
investigación
académica por ejemplo)
• Puede referirse
lícitamente.
a
productos
introducidos

56. Limitaciones a los Derechos exclusivos
Artículo 30 ADPIC: “Los Miembros podrán prever
excepciones
limitadas
de
los
derechos
exclusivos conferidos por una patente, a
condición de que tales excepciones no atenten
de manera injustificable contra la explotación
normal de la patente ni causen un perjuicio
injustificado a los legítimos intereses del titular
de la patente, teniendo en cuenta los intereses
legítimos de terceros”.
Limitada: en el ámbito, extensión, cantidad. Respecto a actos, objeto, resultado, a
quiénes lo realizan o su duración.
No atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente.
No causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular (políticas
públicas)

57. Limitaciones a los Derechos exclusivos
Agotamiento (internacional) de derechos
Art. 49 LPI
“La patente de invención no
confiere el derecho de impedir que terceros
comercialicen el producto amparado por la
patente,
que
ellos
hayan
adquirido
legítimamente después de que ese producto
se haya introducido legalmente en el
comercio de cualquier país por el titular del
derecho
o
por
un
tercero,
con
el
consentimiento de aquél”.

58. Limitaciones a los Derechos exclusivos
Excepción Bolar.
Art. 49 LPI “La patente de invención no
confiere el derecho de impedir que terceros
importen, exporten, fabriquen o produzcan la
materia protegida por una patente con el
objeto de obtener el registro o autorización
sanitaria de un producto farmacéutico. Lo
anterior no faculta para que dichos productos
sean comercializados sin autorización del
titular de la patente”.

59. Limitaciones a los Derechos exclusivos
• Otras Limitaciones:
– Uso de gobierno (salud pública)
– Enseñanza e investigación
– Experimentación para testear o
mejorar
– Uso previo

60. Ernesto Manríquez M.
Subdirección de Patentes
INAPI
emanriquez@inapi.cl