L'on-line: rischi e opportunità per le industrie di marca. Il panorama normativo

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Milano, 15 Giugno 2016
1
L’ON-LINE: RISCHI E OPPORTUNITÀ PER LE INDUSTRIE DI MARCA
IL PANORANA NORMATIVO

Contraffazione:
“Attività̀ di riproduzione di beni, cosicché́ questi vengano scambiati
per originali, e, più̀ in generale, tutti quei comportamenti che violano
un diritto di proprietà̀ intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa
e segni distintivi, brevetti per invenzioni, modelli di utilità̀, disegni
industriali, denominazioni d’origine, indicazioni geografiche, diritti
d’autore ecc.)”.
Contraffazione online: profili giuridici
2

Contraffazione on-line
(attraverso piattaforme e/o siti web dedicati)
Pochi svantaggi / Molti vantaggi:
• investimento economico minimo per avviare l’offerta in vendita
(registrazione di nome di dominio ed apertura sito)
• visibilità del prodotto ad ampio spettro, potenzialmente in tutto il
mondo
• difficile controllo della rete (costi di sorveglianza e di
investigazione)
• possibilità̀ di nascondersi dietro registrant anonimi e di scomparire
in caso di contestazioni
Contraffazione online: profili giuridici
3

Sito Internet: opera multimediale integrata e complessa
4
Software:
linguaggio di programmazione e
codice sorgente
Marchi: segni distintivi (disegni,
lettere, font, loghi o forme)
apposti su prodotti o servizi
Nomi di dominio:
www.gucci.com/it
Contenuti: testi, immagini,
condizioni di vendita, ecc.
Veste grafica
e layout:
design del
sito e c.d.
look and feel

Sito Internet: normativa
5
disciplina integrata e complessa,
previsioni specifiche che si sommano alla disciplina generale
Marchi: Codice della
Proprietà Industriale
Nomi di dominio:
Normativa
amministrativa e
Codice della
Proprietà
Industriale Contenuti: Legge Autore, Codice del consumo,
Disciplina del commercio elettronico, Pubblicità
Ingannevole
Veste grafica e
layout: Codice
della Proprietà
Industriale e
Legge autore
Software: Legge
autore

Portale: vetrina virtuale per la commercializzazione di prodotti
6
Eventuale
confezioni e
grafica:
Codice della
Proprietà
Industriale e
Legge autore
Marchi e
altri segni
distintivi:
Codice della
proprietà
industriale

Nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL
(indirizzo di una pagina Internet – es. http://www.milalegal.com)
(i) NORMATIVA AMMINISTRATIVA
Regolamenti nazionali (es. Nic.it) coordinati da
Sistema di assegnazione molto semplice e veloce, basato su due
principi fondamentali:
 first come, first served: ogni dominio viene assegnato
esclusivamente in base alla priorità̀ cronologica della richiesta
 principio di unicità̀ del nome a dominio: non possono esistere due
indirizzi internet identici
Sito Internet: nome a dominio
7

È vietato adottare un nome a dominio uguale o
simile ad un marchio altrui
(i) per un attività di impresa identica o affine, se
comporta un rischio di confusione
(/associazione)
(ii) per prodotti o servizi anche non affini, se il
marchio gode di rinomanza e se l'uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca
pregiudizio agli stessi (art. 22 CPI)
Sito Internet: nome a dominio
8
(ii) CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – D.lgs. 10/02/2005 n°
30 (“CPI”)

Segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o
distribuiti da un’impresa, da quelli delle altre impresa
Requisiti: novità, capacità distintiva e liceità
Diritti conferiti dalla registrazione: diritto di vietare a terzi di usare
nell’attività economica segni uguali o simili per prodotti identici o
affini (salvo marchio c.d. notorio) ove sussiste pericolo di confusione
(art. 20 CPI)
Sito Internet: marchio
9

Diritto di esaurimento
Il titolare del marchio non può opporsi –
salvo legittimi motivi – alla libera
circolazione del bene da esso
caratterizzato una volta che questo sia
stato messo in commercio ad opera del
titolare o con il suo consenso (anche
tacito, ma certo) in Italia o nel territorio
di uno stato membro dello Spazio
Economico Europeo (art. 5 CPI)
vs Importazioni parallele; onere della
prova dell’esaurimento (tutti i passaggi,
non solo ultimo) in capo all’importatore
Sito Internet: marchio
10

Testi, immagini, condizioni di vendita, ecc.
(i) LEGGE AUTORE - Legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ.
mod. (“LDA”)
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art.
1).
Il diritto sorge dalla creazione senza formalità di
registrazione
 idea v. espressione: no tutela di idea o informazioni
 forma di espressione: no formalità per esistenza tutela
Sito Internet: contenuti
11

Diritti patrimoniali d’autore:
 esclusivi di utilizzazione economica
 generalmente previsto compenso
 eccezioni: libere utilizzazioni
Diritti morali d’autore:
 paternità
 integrità
 inedito
 ritiro opera dal commercio
12

(ii) DISCIPLINA DEL COMMERCIO ELETTRONICO - D.Lgs. 9 aprile 2003
n. 70 (che ha recepito la c.d. “Direttiva sul commercio elettronico”)
Per qualsiasi tipo di servizio anche non remunerato fornito in via
elettronica sia nel settore del c.d. B2C (Business to Consumer) sia nel
settore del B2B (Business to Business).
13
Si applica a qualsiasi “persona fisica o
giuridica che presta un servizio della società̀
dell’informazione” e a qualsiasi “soggetto che,
a scopi professionali e non, utilizza un servizio
della società̀ dell’informazione, in particolare
per ricercare o rendere accessibili
informazioni” (art. 2) .

 Obbligo di inserire alcune informazioni generali sul sito, in modo
chiaro, facilmente accessibile e aggiornato, tra cui: nome o
ragione sociale del proprietario, domicilio o la sede legale,
contatti, numero di iscrizione al REA e partita IVA (art. 7)
 Le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente
identificabili come tali (art. 8)
14

 Le condizioni generali di contratto devono essere messe
disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la
memorizzazione e la riproduzione (download) (art. 12)
 Una volta ricevuto in via telematica l’ordine da parte del cliente, è
necessario, senza ritardo, inviare per via telematica una ricevuta
che contenga il riepilogo delle condizioni (art. 13)
15

(iii) DISCIPLINA SULLA PUBBICITA’ INGANNEVOLE – D.lgs. 2 agosto
2007, n. 145
Qualsiasi pubblicità che è idonea ad indurre in errore i consumatori e
che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia
idonea a ledere un concorrente
16

 La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta (art. 1)
 La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale
 È vietata ogni forma di pubblicità subliminale
17

(iv) CODICE DEL CONSUMO - D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206
Consumatore on-line: qualunque utente che accede ad attività
commerciali per scopi personali
I rapporti commerciali conclusi on-line con i consumatori sono
regolati dalle norme in tema di contratti a distanza (artt. 50 e ss.)
La stipulazione in forma telematica di un contratto viene considerata
come una tecnica di comunicazione a distanza che consente la
conclusione di un contratto, senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore
18

 Prima della conclusione di un contratto a distanza, devono essere
fornite le informazioni su identità̀ e indirizzo del professionista:
caratteristiche del bene o servizio, prezzo e modalità̀ di
pagamento e consegna, … (art. 52)
 Rigorosa disciplina in materia di nullità delle c.d. clausole
vessatorie (artt. 33 e ss.)
 Le informazioni devono essere fornite con conferma per iscritto o
su altro supporto duraturo a sua disposizione e accessibile, prima
o al momento della esecuzione del contratto (art. 53)
 Entro tale momento e nelle stesse forme devono essere fornite
anche l’indirizzo a cui rivolgere i reclami, informazioni sui servizi di
assistenza e garanzie; ecc.
19

 Recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento dei beni /
conclusione del contratto, senza dover fornire motivazione (art.
52)
 Se il venditore non indica in modo chiaro ed esaustivo come
esercitare il recesso e non indica i termini, il termine sale a 1 anno
e 14 giorni (art. 53)
 Il recesso non è esercitabile per i seguenti articoli: giornali, servizi
finanziari, prodotti su misura o su ordinazione (art. 59)
20

Disciplina delle pratiche commerciali scorrette (artt. 18/27 Codice
Consumo) – D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 -
Pratiche contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio al quale sono dirette tra le quali:
 Pratiche commerciali ingannevoli, ovvero contenenti informazioni
non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi
modo, inducono in errore il consumatore medio riguardo ad uno
o più elementi e, in ogni caso, lo inducono ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso
21

 Pratiche che possono ingenerare confusione con i prodotti, i
marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un
concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita…
… incluse le omissioni ingannevoli
l’occultamento di informazioni
(tenuto conto del mezzo impiegato)
 Per prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la
sicurezza, omette di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza
22

Il c.d. look and feel del sito.
(i) CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Design: caratteristiche estetiche di un prodotto
Requisiti: novità e carattere individuale
(ii) LEGGE AUTORE
Grafica: opera creativa
Sito Internet: veste grafica e layout
23

Linguaggio di programmazione e codice sorgente
(i) LEGGE AUTORE
La legge prevede espressamente che il software sia tutelato in base
alla legge sul diritto d’autore (a seguito della modifica introdotta con il
Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518 che è attuazione della
Direttiva Europea 91/250/CEE)
Sito Internet: software
24

 Regole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.)
 Vendita: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia
immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (art. 1490 c.c.)
 Concorrenza sleale: “…compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1)
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o
i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o
si appropria di pregi di un concorrente; 3) si vale di ogni altro mezzo
non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda (2598 c.c.)
Norme generali
25

Cybersquatting o domain grabbing
Registrazione in malafede del nome di dominio corrispondente al
marchio altrui (in tutto o in parte, spesso accompagnato da termini
come “outlet”, “vip”, “store”)
Scopo:
- impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente
- trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del
marchio
Contraffazione on-line: ipotesi di violazioni
26

Uso del marchio altrui quale meta-tag nel codice HTML
Meta-tag: “etichette nascoste” all’interno del codice HTML,
forniscono informazioni sul contenuto della pagina web con lo
scopo di facilitare l’indicizzazione del contenuto di una pagina web
da parte dei motori di ricerca (che usano, per tale scopo, programmi
denominati “spiders”)
27
Scopo: sviare traffico internet dal
sito del marchio (notorio) altrui al
proprio aumentando così il
numero di accessi al proprio sito e
il valore del sito

Uso del marchio altrui quale key-word: il servizio Google AdWords
Scopo: far apparire il proprio annuncio come link “sponsorizzato”
ogni volta che, con Google, si ricerca/no quella/quelle parole chiave
(di solito in una colonna diversa o su di un livello superiore, con la
dicitura “annunci”)
28

Uso del marchio altrui quale link nel proprio sito internet
• surface linking: uso del marchio come link di collegamento non
autorizzato alla home page di un sito altrui (- rischio di confusione)
• deep linking: uso del marchio come link di collegamento a pagine interne
diverse dalla home page di un sito altrui, senza passare da quest'ultima
(+ rischio di confusione)
• framing: link-riquadro, con contestuale visualizzazione di una pagina del
sito di terzi in “cornice”
Scopo: trasferire l’utente da un sito ad un altro, al fine di appropriarsi
di pregi altrui e/o sviare la clientela
29

Uso del marchio altrui come user di account di social networks
es. facebook.com/loropiana
es. twitter.com/prada
30
Presenza di prodotti non esistenti nel catalogo
del brand ma proposti con marchio del brand
Presenza di prodotti o di categorie di prodotti che
il titolare di diritti non ha mai avuto a catalogo

Utilizzo delle piattaforme per l’offerta in vendita di prodotti contraffatti
Offerta di prodotti consistenti nell’esatta replica di prodotti
caratteristici del brand
31

Prodotti riproducenti un disegno classico di un determinato marchio
Offerta di prodotti consistenti nell’esatta replica di prodotti
caratteristici del brand
32
Blurred logos
Offerta di prodotti riprodotti sul sito con
i marchi sfuocati
Scopo: a richiesta di rimozione dei
prodotti contraffatti dal sito, il titolare si
vede rispondere che non essendo
chiaramente visibile il marchio, non può
ravvisarsi la violazione

 Contraffattore
 Internet service provider (ISP): soggetto che presta un
servizio in qualche modo connesso ad Internet (anche
inerenti ai contenuti del sito web, c.d content
provider)
Contraffazione on-line: profili di responsabilità
33

Il D. Lgs. 70/2003 disciplina la responsabilità̀ degli ISP che effettuano
servizio di:
• mere conduit – mera trasmissione delle informazioni sulla rete di
comunicazione o fornitura di un accesso alla rete di
comunicazione
• caching – memorizzazione intermedia e temporanea di
informazioni trasmesse tramite Internet, effettuata allo scopo di
rendere più̀ efficace il successivo inoltro ad altri destinatari che ne
facciano richiesta
• hosting – messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio
di memoria digitale (hard disk) contenute all’interno di un server
collegato in modo continuo alla rete al fine di rendere accessibile
su Internet il contenuto di un sito web
34

 Salvo che non partecipi in qualche modo alla gestione, il
provider non è responsabile dei contenuti pubblicati sul
sito
 Qualora un provider di caching o hosting venga a
conoscenza di illeciti pertinenti alle informazioni gestite
deve prontamente attivarsi per rimuovere tali
informazioni o l’accesso alle stesse (artt. 14-16)
 Il provider non ha un obbligo generale di sorveglianza o
di ricerca di illiceità̀; è però obbligato ad informare
l’Autorità qualora a conoscenza di presunte attività̀ illecite
e fornire, a richiesta dell’Autorità, l’identificazione del
destinatario dei servizi. In mancanza, il provider è
responsabile civilmente (art. 17)
35

 È responsabile l’host provider che non si attiva immediatamente per
rimuovere contenuti illeciti, nonostante le diffide dell’interessato e pur
in assenza di un ordine dell’autorità giudiziaria (Trib. Roma, 11 febbraio
2010)
 Pur non avendo un ruolo attivo o di controllo nella gestione, è
responsabile il gestore di un mercato on-line (E-Bay) quando non si
attivi diligentemente, una volta venuto a conoscenza di illeciti (CGCE
decisioni 12.07.2011, causa C-324/09 L’Oreal vs. Ebay, e 23.03.2010,
cause riunite C-236/08 e C-238/08 Louis Vitton vs Google)
 Un provider può̀ essere ritenuto responsabile - solidalmente con l’autore
dell’illecito ai sensi dell’art. 2055 del codice civile - dei contenuti del sito
qualora svolga anche la funzione di content provider (Trib. Catania, 29
giugno 2004)
36

Nessun obbligo di filtraggio a carico dei provider:
È contraria al diritto comunitario l’ingiunzione, rivolta da un giudice
nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un
sistema di filtraggio continuativo idoneo ad identificare i file
elettronici contenenti opere soggette a diritti di proprietà̀
intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di
dette opere (CGCE decisione 16.02.2012, causa C-360/10)
37

Contraffazione on-line: rimedi
38

i. GIUDIZIALI CIVILI
Competenza:
• per essere radicata in Italia, l’offerta deve essere accessibile e
destinata ai consumatori di quel paese
• è competente il Tribunale dotato di sezione specializzata nella cui
circoscrizione il convenuto ha residenza o dimora o i fatti sono
stati commessi (art. 120 CPI)
39

i. GIUDIZIALI CIVILI
A. in via d’urgenza: trasferimento del nome di dominio,
sequestro degli oggetti che costituiscono violazione,
descrizione, inibitoria (accompagnata da penale)
pubblicazione del provvedimento,
A. in via ordinaria: ritiro al mercato, distruzione / assegnazione
dei beni, pubblicazione della sentenza, risarcimento del
danno
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ii. AMMINISTRATIVI
a. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
contrasta le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei
consumatori e delle microimprese, tutela le imprese dalla
pubblicità ingannevole e comparativa, vigila affinché nei rapporti
contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole
vessatorie
Normativa: Codice del consumo, disciplina sulla pubblicità
ingannevole
Rimedi: sospensione/cessazione della pratica scorretta, inibitoria,
repressione/oscuramento dei siti (sanzioni amministrative
pecuniarie) [Ricorsi al TAR]
41

b. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
Normativa: Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle
reti di comunicazione elettroniche (on-line / sui servizi di media
audiovisivi e radiofonici)
 la procedura può essere promossa su istanza dei cd. “soggetti
legittimati” (i titolari o i licenziatari di diritto d’autore o dei
diritti connessi con riferimento ad opere digitali, associazioni
di gestione collettiva o di categoria)
 rimozione selettiva di contenuti illegali ovvero, per i casi più
gravi o per l’ipotesi di contenuti posti su server ubicati fuori
dal territorio nazionale, il c.d. oscuramento
42

c. Uniform Domain Name Dispute Resolution
Normativa: Regolamenti amministrativi
Procedura (alternative al ricorso alla magistratura): arbitrato
irrituale e procedura di riassegnazione
Rimedi: cancellazione o riassegnazione
43

Contraffazione on-line: procedure di take down
44

Accordo sottoscritto il 14 luglio 2015 da Indicam, Ministero dello
Sviluppo Economico e Netcomm per tutelare il Made in Italy dalla
contraffazione anche sulle piattaforme di e-commerce.
La Carta impegna i suoi firmatari (ma è aperta a tutti i soggetti della
filiera in Italia, cioè merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei
diritti, produttori licenziatari e associazioni dei consumatori) a porre
in opera come best practice misure conformi allo stato dell’arte,
ovvero che consentano l’individuazione delle offerte relative a
prodotti non autentici anche prima della loro messa online, nonché a
prevenire il ripetersi di tali offerte.
Carta Italia
45

Art. 2 “I merchants aderenti alla presente Carta si impegnano a
garantire l’autenticità dei prodotti offerti in vendita sui rispettivi siti.
I titolari delle piattaforme aderenti alla presente Carta si impegnano
a far sì che le condizioni di accesso alla piattaforma dei venditori
prevedano che questi ultimi assicurino che i prodotti offerti online
non siano contraffatti, verificandone l’originalità prima dell’offerta
on line, anche attraverso idonei controlli nel segmento della filiera
distributiva a monte dell’offerta”.
Art. 6 “La presente Carta non pregiudica la facolà̀ dei titolari dei
diritti di proprietà industriale relativi ai prodotti offerti on line di agire
davanti all’autorità giudiziaria penale e civile per la tutela dei propri
diritti”.
Carta Italia
46

Art. 6 “Qualora il titolare di un diritto di proprietà industriale relativo
ad un prodotto offerto online da un merchant o da una piattaforma
aderenti alla Carta ... abbia fondato motivo di ritenere che quel
prodotto non sia autentico ... e/o che un determinato venditore
offre prodotti non autorizzati ... informerà prontamente il merchant
e/o la piattaforma interessati, comunicando sotto la propria piena
responsabilità (i) la prova necessaria a dimostrare la propria titolarità
del diritto di proprietà industriale relativo al prodotto in questione e
(ii) le ragioni per le quali il prodotto in questione non è autentico.
Ricevuta tale notifica, il merchant ritirerà sollecitamente dal proprio
sito il prodotto. Nel caso in cui la notifica sia indirizzata alla
piattaforma, quest’ultima provvederà ad informare prontamente il
venditore che ha offerto il prodotto invitandolo all’immediato ritiro
e, in caso di mancato ed ingiustificato sollecito ritiro, adotterà ogni
provvedimento idoneo, incluso il blocco dell’account del venditore”.
Carta Italia
47

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
gilberto.cavagna@milalegal.com
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