Intervento al seminario dal titolo "La valorizzazione del prodotto agroalimentare" organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricolura di Torino in collaborazione con INDICAM a Torino il 13 novembre 2017.

1. IL PORTAFOGLIO IP: COSTRUIRLO, DIFENDERLO E
RENDERLO SOSTENIBILE
AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA
La valorizzazione del prodotto agroalimentare
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
in collaborazione con Indicam
Torino, 13 novembre 2017
1

2. Il portafoglio IP, ovvero l’insieme dei beni aziendali
immateriali che include soluzioni tecniche, segni distintivi
e creazioni intellettuali, costituisce uno dei principali assets
dello sviluppo d’impresa.
Per le società è fondamentale pianificare un’adeguata
strategia di tutela e valorizzazione del patrimonio IP.
Il presupposto per lo sfruttamento è una corretta gestione e
conservazione del portafoglio dei diritti di proprietà intellettuale,
anche tramite opportune attività di due diligence.
Portafoglio IP
2

3. IP ASSETS
(i) REGISTRATI:
- marchi;
- brevetti per invenzione industriale;
- disegni e modelli;
- modelli di utilità;
- denominazioni sociali e nomi di dominio;
- …
(ii) NON REGISTRATI:
- marchi di fatto;
- disegni e modelli non registrati;
- know how;
- diritto d’autore (inclusi siti internet, software e
opere pubblicitarie)
Portafoglio IP
3

4. PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA …
CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
D. LGS 10/02/2005 N. 30 E SUCC. MOD.
LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
LEGGE 22/04/1941 N. 633 E SUCC. MOD.
Portafoglio IP
CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
… ED EUROPEA E TRATTATI INTERNAZIONALI
REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2015 RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO
REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2001 SU
DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE E
ARTISTICHE
4

5. Il marchio
 Durata: 10 anni –rinnovabile
Il marchio è il segno distintivo che consente di
differenziare i prodotti e/o servizi di un determinato
imprenditore da quelli similari esistenti sul mercato.
Possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati (anche marchi di
forma) purché nuovi e dotati di capacità distintiva.
Il titolare ha diritto a fare uso esclusivo del marchio,
in un territorio e per prodotti e/o servizi determinati, e di
vietare a terzi di usare nella attività economica segni
identici e/o simili per prodotti identici e/o affini (se ciò
determina un rischio di confusione / marchi rinomati
beneficiano di una tutela extra merceologica).
Portafoglio IP
5

6. (ii) di procedimento: consiste in una tecnica di produzione di beni o
di realizzazione di un servizio.
Conferisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento
dell'invenzione, in un territorio e per un periodo determinati, che gli
consente di impedire ad altri di produrre, vendere o comunque
utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.
 Durata: 20 anni – non rinnovabile
Il brevetto protegge un’invenzione (soluzione
originale di un problema tecnico) nuova, che
implica un'attività inventiva ed è atta ad avere
un'applicazione industriale.
L’invenzione può essere: (i) di prodotto: ha ad
oggetto un prodotto materiale, ad es. uno
strumento, una macchina, ecc..;
Portafoglio IP
6

7. (i) disegni: le rappresentazioni bidimensionali, come le
decorazioni, i caratteri tipografici, i disegni riprodotti su tessuti, ecc.
(ii) modelli: l’aspetto tridimensionale di un prodotto, ad es. la forma
di una sedia, un occhiale, una bottiglia.
 Durata: 5 anni - prorogabile per ulteriori cinque anni fino a un
massimo di 25 anni.
Il disegno o modello protegge il design ovvero
l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua
parte, come risulta in particolare dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
colori, della forma, della struttura superficiale,
dei materiali di cui è composto, purché nuovo
(no già divulgato) e con carattere individuale
(suscita nell’utilizzatore informato impressione
generale diversa da altri design).
Portafoglio IP
7

8. Portafoglio IP
DIRITTI D’AUTORE
Diritti patrimoniali d’autore
“L’autore ha … il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato …”
I diritti patrimoniali dell’opera consentono il riconoscimento di certe
facoltà che permettono all’autore di ottenere vantaggi economici
che l’opera è in grado di dare: diritti di cessione, riproduzione,
trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione, traduzione ….
Diritti morali d’autore
“… l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e
di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
8

9.  Durata: fino a quando rimangono segrete.
Know-how: le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-
industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, b)
abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a
misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Portafoglio IP
9

10. Due diligence
Check list:
• titolarità: catena dei diritti, eventuali cessioni o trasferimenti degli
assets ed eventuali contratti di licenza (in veste di licenziante o di
licenziataria, con particolare attenzione alle change of control
clause);
• disponibilità: presenza di pegni o ad altri diritti personali o reali,
di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, a favore di terze
parti;
• uso effettivo dei marchi con riferimento a tutte prodotti e servizi
per i quali sono stati depositati/registrati e in tutti i paesi nei quali
sono stati depositati/registrati;
• stato delle registrazioni: pagamento di tasse e gli oneri
amministrativi;
• rapporti con inventori, designer e/o altri soggetti terzi che
hanno ideato e/o realizzato invenzioni, disegni e/o loghi;
• contenziosi: procedimenti, attivi e passivi, di contestazione,
anche in sede di opposizione (attuali o potenziali).
Portafoglio IP
10

11. In base allo status degli assets, è possibile
procedere alla migliore
• gestione (anche avvalendosi di consulenti);
• tutela (tramite contratti, linee guida, depositi,
ecc.)
• sfruttamento direttamente o tramite accordi
con terzi (franchising, merchandising; licensing);
• valorizzazione, anche fiscale (patent box).
Portafoglio IP
11

12. 12