Seminario nell'ambito del ciclo di incontri organizzato da Assolombarda su Diritto industriale e tutela della proprietà intellettuale

1. L’IMPORTANZA DEL CONTRATTO DI
LICENSING NELLA VALORIZZAZIONE DEI
TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA
MILANO, 8 NOVEMBRE 2022
DIRITTO INDUSTRIALE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
CICLO DI INCONTRI 2022
ASSOLOMBARDA

2. La circolazione dei diritti IP
Il titolare di un diritto IP ha la facoltà di:
• commercializzare direttamente i diritti IP (ad es. l’invenzione brevettata o il marchio,
concesso o di fatto, il know-how, ecc.);
• stabilire joint venture o altre alleanze strategiche con altre imprese che hanno beni
complementari;
• darli in pegno, metterli in comunione; ecc.;
• cedere / concedere in licenza i diritti IP a terzi.

3. Differenze: si ha cessione quando il titolare si spoglia del diritto in favore di
altro soggetto, mentre si ha licenza quando il titolare, conservando tale
titolarità, autorizza un terzo ad utilizzare il proprio diritto.
Cessione: permanente, ad effetti reali (trasferisce la proprietà al momento
della manifestazione del consenso).
Licenza: temporanea, ad effetti obbligatori (il contratto è fonte di obbligazioni
tra le parti); att.ne trascrizione.
Cessione / licenza

4. Normativa applicabile
Art. 23 Codice Proprietà Industriale
(D.lgs. 10.2.2005 n. 30 e succ. mod.)
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per una
parte dei beni o servizi o per una parte del territorio dello Stato a condizione che, in
caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio dal
titolare o da altri licenziatari.
Il principio di uso non ingannevole del marchio e di non decettività consente di
sanzionare con la decadenza i marchi il cui uso sia divenuto idoneo a trarre in inganno il
pubblico (Trib. Bologna, 2 maggio 2011).
3. Il titolare del marchio può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso
contro il licenziatario che violi il contratto di licenza (per durata, modo di utilizzo del
marchio, natura dei prodotti o servizi, territorio, alla qualità dei prodotti o servizi).
[e 25 RMUE]

5. Normativa applicabile
Art. 41 Codice Proprietà Industriale
(D.lgs. 10.2.2005 n. 30 e succ. mod.)
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo
e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la
commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o
modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
[e art. 19 RDC]
Art. 63 Codice Proprietà Industriale
(D.lgs. 10.2.2005 n. 30 e succ. mod.)
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto
autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi
aventi causa.
[e art. 60 e 71 European Patent Convention]

6. Normativa applicabile
Art. 107 Legge autore
(Legge, 22/04/1941 n. 633 e succ. mod.)
«I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle
opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi
aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi
e forme consentiti dalla legge…»
Art. 109 Legge autore
(Legge, 22/04/1941 n. 633 e succ. mod.)
«La cessione di uno o più esemplari
dell’opera non importa, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di
utilizzazione».

7. Forma del contratto
• Diritti di proprietà intellettuale: libera
«Il contratto di licenza è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente
quanto attraverso la messa in atto di comportamenti concludenti (provati per
testimoni o presunzioni» (App. Milano, 17 Settembre 2008).
Onere della prova grava sul licenziatario.
Attenzione ai distributori!!
• Opere dell’ingegno: provata per iscritto
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto» tra le
parti (art. 110 Legge autore).

8. Elementi essenziali
Contratto atipico. Il diritto fondamentale del licenziatario è quello di «compiere il primo
atto della messa in commercio dei prodotti» [vs contratti di distribuzione / lavorazione]
• individuazione del diritto, dei prodotti/servizi e dei territori di interesse
• esclusiva / non esclusiva e limitata ad un certo territorio
• tipo di utilizzo del diritto (produzione, uso, pubblicità, commercializzazione) e modi
• garanzie
• royalties / pagamenti e rendicontazione

9. Oggetto
«Ai termini e alle condizioni del Contratto e a decorrere dalla Data di Efficacia, il
Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, il diritto esclusivo di utilizzare il
Marchio, nel rispetto delle registrazioni del Marchio di cui all’Allegato X, per la
fabbricazione, la distribuzione, la promozione e la vendita dei Prodotti nel Territorio.
In particolare il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, il diritto di utilizzare e di
riprodurre il Marchio al solo scopo di:
i. contraddistinguere e promuovere i Prodotti e le loro Confezioni;
ii. realizzare il Materiale Promozionale e il Materiale di Vendita;
iii. apporre il Marchio sul Materiale di Vendita e sui Prodotti fabbricati dal Licenziatario».
«Fermo quanto sopra, al Licenziante è riservata la facoltà di:
i. utilizzare il Marchio per articoli diversi dai Prodotti, nonché
ii. utilizzare tutti gli altri marchi di propria titolarità o di suo utilizzo esclusivo, anche per
prodotti della stessa categoria merceologica dei Prodotti concessi in licenza d’uso ai
sensi del Contratto».

10. Oggetto - non esclusiva
• «Ai termini e alle condizioni del Contratto, il Licenziante concede al Licenziatario, che
accetta, il diritto non esclusivo di utilizzare i Marchi come insegne dei locali del Caffè
XXX e per contraddistinguere i servizi di bar-caffè e tavola calda prestati nel Caffè XXX e
comunque in qualsiasi attività strumentale alla sua gestione (ivi inclusa la comunicazione
commerciale e la promozione dello stesso)».
• «Il Licenziatario riconosce di non avere alcun diritto di esclusiva con riferimento
all’utilizzo dei Marchi mantenendo il Licenziante il diritto di utilizzare, direttamente o
tramite altri licenziatari, i Marchi, anche come insegna, in ogni sua forma e
rappresentazione grafica, in tutto il mondo, per qualsiasi fine, senza eccezione alcuna, ivi
incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la realizzazione, gestione e
promozione di esercizi commerciali aperti al pubblico quali bar-caffè, tavole calde,
ristoranti, pasticcerie, anche con produzione propria e per contraddistinguere servizi di
bar-caffè e tavola calda all’interno di tali esercizi».

11. Impegni
• «Il Licenziatario riconosce l’esclusiva titolarità in capo al Licenziante e/o suoi
danti/aventi causa dei diritti relativi al Marchio e si impegna a non contestarla in alcun
caso; il Licenziatario riconosce altresì che qualsiasi incremento di valore, sia in termini
economici che di notorietà, risultante dall’uso dello stesso da parte del Licenziatario
apparterrà al Licenziante».
• «Il Licenziatario si impegna a continuare ad usare in modo continuativo ed effettivo il
Marchio in tutti i paesi del Territorio nei quali il Marchio è depositato e/o registrato»
[vs decadenza]
• «Il Licenziatario si impegna a non utilizzare il Marchio per fini estranei a quelli del
Contratto; e, in particolare, il Licenziatario si impegna a non adottare e a non utilizzare
come proprie ditta e o denominazioni / denominazione sociale, marchi o altri segni
distintivi (inclusi, nomi di dominio), il Marchio e/o segni simili o comunque confondibili
con il Marchio che siano identici, simili o confondibili con il Marchio».

12. impegni
«Il Licenziatario si impegna a utilizzare il Marchio in modo tale da non recare alcun
pregiudizio alla validità o diminuire il valore del Marchio o, in altro modo,
danneggiare la reputazione e la notorietà del Marchio e dei Prodotti».
«Il Licenziatario si impegna a usare il Marchio nell’esatta formulazione e
configurazione grafica indicata nell’Allegato Y (Brand Manual), che il Licenziatario
si impegna a non modificare, alterare, variare, in alcun modo, attraverso l’aggiunta o
l’eliminazione di alcun segno grafico o di alcuna parola. E’ fatto espresso divieto al
Licenziatario di usare il Marchio in abbinamento o in associazione a qualsiasi altro
marchio o segno distintivo, griffe, nome, parola o simbolo in modo tale da ingenerare
confusione circa la provenienza dei Prodotti o la titolarità del Marchio».

13. Fabbricazione
• «Allo scopo di preservare l’avviamento del marchio il
Licenziatario si impegna ad osservare nella fabbricazione
elevati standard di qualità. Per conseguire tale scopo, in
particolare inteso che il Licenziatario eseguirà tutti i test e le
procedure di controllo necessarie per assicurare che siano
raggiunti gli standard di qualità prescritti.»
• «Se il Licenziante o il Licenziatario riscontrano che i prodotti
fabbricati dal Licenziatario agli standard di qualità prescritti
il Licenziatario non corrispondono su richiesta del
Licenziante si asterrà dall’usare il marchio del Licenziante in
relazione a tali prodotti.»
In caso di licenza non esclusiva, il contratto di licenza deve prevedere l’obbligo per il
licenziante di fare quanto necessario per porre il licenziatario in grado di realizzare
prodotti «corrispondenti» a quelli del licenziante.

14. Estensione territoriale
«Ove il Licenziatario intenda effettuare vendite di Prodotti in paesi nei quali non è stata richiesta
e/o ottenuta la registrazione del Marchio, dovrà chiedere al Licenziante di provvedere, ove sia
ancora possibile e di interesse del Licenziante, al deposito della relativa domanda. Il Licenziante
non potrà rifiutare di procedere al deposito della domanda, ove sia ancora possibile farlo,
qualora il Licenziatario si dichiari disponibile ad anticipare i costi legali ed amministrativi
connessi; in tal caso il Licenziatario potrà dedurre gli importi anticipati per tale deposito dalle
Royalties dovute al Licenziante che trovino origine e giustificazione nelle vendite effettuate nel
paese del Territorio oggetto della specifica domanda di registrazione.
Resta altresì inteso che qualora il Licenziatario decida di intraprendere la vendita in un
determinato paese del Territorio, ove il Marchio non sia depositato e/o registrato non coperto
da registrazione del Marchio, senza richiedere il deposito da parte del Licenziante o senza
attendere il deposito della domanda e l’esito della stessa, non potrà rivalersi in alcun modo sul
Licenziante per le conseguenze del mancato deposito, e si farà carico di tutte le eventuali
spese che dovessero insorgere da pretese o azioni di terzi derivanti da tale mancato deposito».
«Le Parti convengono che per le vendite effettuate nei paesi del Territorio in cui il Marchio non è
depositato o registrato verranno comunque applicate le Royalties e il Contributo Pubblicitario».

15. Durata
Il venir meno del titolo dovrebbe privare la licenza della causa e, quindi, non
consentire l’ultrattività del contratto. […] Tuttavia, l’autonomia privata è sovrana nel
decidere le modalità di maturazione e corresponsione dei canoni.
In caso di durata a tempo indeterminato, è legittimo il recesso unilaterale con un
congruo preavviso.
• «Il Contratto entrerà in vigore il ___, in corrispondenza ___. Alla scadenza, le Parti
potranno rinnovare il Contratto per altri tre anni.»
• «Qualora il Contratto sia risolto prima della scadenza e purché tale risoluzione non sia
dovuta a colpa del Licenziante, il Licenziante avrà diritto di ottenere tutte le royalties e
ogni altro importo dovuto dal Licenziatario e ancora non pagato.»
• «In caso di cessazione o risoluzione per qualsiasi ragione del Contratto il
Licenziatario cesserà immediatamente qualsiasi utilizzo del marchio salvo….»
Problemi degli stock

16. Compensi
• «Come compenso per la concessione della licenza prevista dal Contratto il Licenziatario
pagherà al Licenziante le somme sotto indicate che verranno regolarmente fatturate dal
Licenziante.»
• «Il licenziatario pagherà al Licenziante una royalty pari a __% del prezzo netto di vendita
di tutti i prodotti fabbricati dal Licenziatario nel corso della durata del Contratto.»
• «Le tasse imposte nel territorio sui pagamenti effettuati dal Licenziatario al Licenziante ai
sensi del Contratto che devono essere trattenuti su tali pagamenti dal Licenziatario
saranno a carico del Licenziante; tali tasse saranno pagate dal Licenziatario agli uffici
fiscali competenti in conformità della legge applicabile.»
• Eventuali sconti? Minimi garantiti?

17. Riservatezza
• «Nell’esecuzione del Contratto, le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare
ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le
documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate
e non finalizzate alla pubblica diffusione.»
• «Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte
le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni
ritenute riservate.»
• «Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati sia
stato causato da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro
dipendenti e/o loro fornitori, il responsabile sarà tenuto a risarcire all’altra parte
gli eventuali danni connessi alla violazione dell’obbligo di riservatezza.»

18. Promozione e investimenti pubblicitari
• «Il Licenziatario sarà responsabile a proprie spese di tutta la pubblicità necessaria a
promuovere i prodotti nel Territorio.»
• «In caso di rinnovo del Contratto alla scadenza della durata per ciascun anno
successivo il Licenziatario investirà nella pubblicità dei prodotti recanti il Marchio
una somma almeno pari al _% del fatturato realizzato con la vendita dei prodotti
durante l’anno precedente.»

19. Divieto di cessione e change of control clause
• «È fatto espresso divieto al Licenziatario di cedere, concedere, sub-licenziare o
comunque trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, il
Contratto o i diritti e/o le obbligazioni dal medesimo derivanti, in particolare il diritto di
utilizzare il Marchio»
• «Il Contratto è personale, vincola ed è a beneficio esclusivo delle Parti. Qualsiasi
cessione, totale o parziale dei diritti o degli obblighi ivi previsti potrà essere eseguita da
ciascuna parte solo con il preventivo consenso scritto dell’altra. Qualsiasi cessione non
eseguita in conformità delle previsioni del presente articolo sarà priva di effetto»

20. Dichiarazioni e garanzie
Principali garanzie:
• poteri e legittimazione attiva a concludere il contratto
• in capo al licenziatario: titolarità sui diritti IP / i diritti IP concessi non violano i
diritti di terze parti (questa clausola può presentare criticità in quanto richiede
specifiche e aggiornate ricerche sui diritti).

21. Dichiarazioni e garanzie
• «Il Licenziante garantisce di essere la titolare esclusiva del Marchio e di tutti i diritti di
proprietà intellettuale e di ogni altro diritto di sfruttamento economico sul Marchio.»
• «Il Licenziante si impegna ad effettuare senza ritardo le iscrizioni o trascrizioni del
Contratto o di suoi estratti che risultassero necessarie, nel Territorio, su richiesta del
Licenziante, e a rinnovare il Marchio alle successive scadenze, versando
tempestivamente le competenze necessarie al mantenimento in vigore della
registrazione del Marchio.»
• «Il Licenziante, per tutta la durata del Contratto, provvederà regolarmente a
promuovere opposizione alle domande di registrazione di marchi identici o
confondibili con il Marchio, depositate da qualsivoglia soggetto terzo non autorizzato.»
• [se in esclusiva] «Il Licenziante si impegna a non concedere nel Territorio altre licenze
a terzi diversi dal Licenziatario che possano essere in concorrenza con quest’ultima,
senza il preventivo consenso del Licenziatario stessa.»

22. Dichiarazioni e garanzie
Oppure, a seconda delle circostanze e della forza contrattuale …
• «Il Licenziante non fornisce alcuna garanzia in merito alla validità ed efficacia del
Marchio e non potrà quindi essere tenuto in alcun modo responsabile qualora il
Marchio fosse dichiarato per qualsiasi ragione, in tutto o in parte, nullo o sia incorso in
cause di decadenza totale o parziale».
• «Il Licenziatario rinuncia sin d’ora ad avanzare nei confronti del Licenziante
qualsivoglia pretesa, anche di natura risarcitoria, comunque relativa all’uso (o al
non uso) del Marchio e ad eventuali pretese di terzi comunque connesse al Marchio
ovvero al loro uso da parte del Licenziante e/o del Licenziatario e di terzi autorizzati
dal Licenziante e/o del Licenziatario e di terzi autorizzati dal Licenziante».

23. Difesa del diritto
• «Il Licenziatario si impegna a fornire al Licenziante ogni più ampia assistenza nel caso di atti
di concorrenza sleale e di ogni altra violazione da parte di terzi dei diritti sul Marchio e sui
Prodotti, su richiesta ed a spese del Licenziante. In particolare, il Licenziatario provvederà a
dare pronta comunicazione al Licenziante di (i) ogni uso o tentativo d’uso del Marchio e dei
Prodotti da parte di terzi che integri o appaia integrare una azione di contraffazione e/o di
concorrenza sleale, di cui venga a conoscenza; nonché di (ii) ogni pretesa avanzata da terzi
che adducano l’invalidità del Marchio o che l’uso del Marchio o la commercializzazione dei
Prodotti violi diritti di terzi.»
• «Ogni eventuale azione a tutela del Marchio, azione contro atti di concorrenza sleale e/o
ogni altra violazione, potrà essere svolta solo dal Licenziante, che si obbliga ad attivarsi
diligentemente per la difesa del Marchio, a sua cura e spese, fatta salva la facoltà del
Licenziatario di partecipare e/o collaborare a tali azioni. Resta inteso che la mancata
adozione, da parte del Licenziante, delle iniziative di cui sopra non costituirà in alcun modo un
inadempimento alle obbligazioni di cui al Contratto né solleverà il Licenziatario
dall’adempiere esattamente ai termini del Contratto nel caso in cui il Licenziante non
intraprenda alcuna azione. Qualora il Licenziante decida di non intraprendere un’azione
legale, il Licenziatario potrà chiedere al Licenziante di essere autorizzato a procedere
autonomamente.»

24. Clausola risolutiva
in favore del licenziante:
• carenza di qualità dei campioni di prodotti presentati dal licenziatario;
• ritardo nel lancio del prodotto e/o nella distribuzione;
• mancati pagamenti (minimi garantiti e/o royalties);
• assenza di continuità nelle vendite;
• richiamo del prodotto per motivi di sicurezza;
• diluzione o svilimento del marchio (internet);
• adozione di denominazione sociale uguale al marchio, ecc.
in favore del licenziatario:
• mancato rinnovo del marchio;
• mancata comunicazione di infrazioni e/o vertenze da parte di terzi;
• ecc.
«L’esercizio del diritto esclusivo nei confronti del licenziatario configura una causa di
risoluzione automatica del contratto.»
«Il rapporto di licenza non si risolve automaticamente per effetto del fallimento di una
delle parti, ma il curatore ha facoltà di recedere discrezionalmente ai sensi dell’art. 80 l.f.»

25. Legge applicabile e giurisdizione
• «Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.»
• «Ogni controversia relativa al Contratto sarà riservata alla competenza e alla giurisdizione
esclusiva del Tribunale di ____, con esclusione di ogni altro Foro alternativo o concorrente.»
• «Le parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia derivante o connessa al contratto, al
tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di ____.
Qualora il tentativo di conciliazione non abbia risultato positivo, le controversie derivanti dal
contratto o collegate allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato da 1/3 arbitro/i, con sede
in ____, secondo i criteri di nomina e secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di ____».

26. Specificità delle licenze di brevetti
oggetto dei Brevetti, alle Informazioni Tecniche e al Manuale d’Uso. In quest’ultimo caso, i diritti
concessi in base alla licenza del Contratto si intenderanno estesi a tali miglioramenti,
modifiche e/o aggiunte; a tal fine, fin da ora, la Licenziante si impegna a trasferire alla
Licenziataria, a titolo gratuito, qualsiasi documento e materiale relativo a detti miglioramenti,
modifiche e/o aggiunte, anche mediante training e altra assistenza tecnica necessaria.
Qualsiasi miglioramento, modifica e/o aggiunta sostanziale apportata alle Invenzioni di cui ai
Brevetti ed alle Informazioni Tecniche, da parte della Licenziataria, è e sarà di titolarità della
Licenziataria la quale potrà, a sua discrezione, depositare le relative domande di registrazione
di brevetto presso i competenti uffici nazionali, europei ed esteri per il loro pieno e assoluto
godimento e sfruttamento economico.»
«La Licenziante concede alla Licenziataria, a titolo gratuito / oneroso e
per tutta la durata dei Brevetti [o delle domande di Brevetto], una
licenza d’uso e di sfruttamento economico delle Invenzioni, dei Brevetti,
delle Informazioni Tecniche e del relativo Manuale d’Uso, in esclusiva /
non esclusiva, limitatamente al Territorio, con / senza facoltà di
concedere sub-licenze a terze parti, alle condizioni indicate nel
Contratto.»
«La Licenziante si impegna, anche per il fatto del terzo ai sensi
dell’articolo 1381 del Codice Civile, a comunicare tempestivamente alla
Licenziataria ogni miglioramento, modifica e/o aggiunta alle invenzioni

27. Specificità delle licenze di brevetti
Art. 77 Codice Proprietà Industriale
(D.lgs. 10.2.2005 n. 30 e succ. mod.)
La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica …
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in
giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati
eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare
un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
Se conclusi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nulli (salvo convertiti in
licenza di tecnologia e know-how).

28. La circolazione dei diritti IP
TRASCRIZIONI
• Il Codice di Proprietà Industriale stabilisce un sistema di registrazione, tramite l'Ufficio
Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), applicabile a tutti i diritti di proprietà intellettuale
registrati (brevetti, marchi, ecc.), per quanto riguarda gli atti che stabiliscono,
modificano o trasferiscono diritti personali o diritti reali.
• Art. 138 CPI - Trascrizione
• Art. 139 CPI - Effetti della trascrizione

29. Trascrizione dei diritti IP
Art. 138 CPI – Fra gli atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’UIBM
sono previsti:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di
proprietà industriale;
La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.
Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto
forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l’originale o la copia
autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista
dall’art. 196 CPI. L’UIBM, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla
trascrizione con la data di presentazione della domanda.
L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.
Effetti: di base, fino alla trascrizione gli atti e le sentenze non hanno effetto di fronte ai terzi che a
qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.
La Licenziante mantiene diritto di cedere il brevetto (salva la opponibilità della licenza debitamente
trascritta)
Funzione dichiarativa: nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal
medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

30. Trascrizione dei diritti IP
Art. 27 RMUE - Opponibilità ai terzi
1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 20, 22 e 25, riguardanti il marchio UE, sono opponibili ai
terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima
della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo
la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di
detti diritti.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio UE
o un diritto sul marchio UE mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante
qualsiasi altra successione a titolo universale.

31. Contratti di co-branding e coesistenza
Contratti di coesistenza:
• i titolari di marchi simili/identici regolano i rispettivi limiti di utilizzo dei propri segni distintivi
- istituendo obblighi di differenziazione con riguardo a segni, prodotti e modalità di
commercializzazione - al fine di evitare che il pubblico dei consumatori cada in confusione
sull’origine dei prodotti o dei servizi contraddistinti, ciascuno nel proprio settore;
• non è prevista la produzione di prodotti arrecanti entrambi i marchi che vengono utilizzati
per i prodotti / servizi offerti da ciascun titolare;
• di solito servono a porre fine a una controversia, attuale o potenziale;
• non contengono una licenza di marchio.
Contratti di co-branding:
• i titolari dei marchi regolano l’uso congiunto dei propri marchi in
settori anche diversi da quello di appartenenza;
• possono essere creati e commercializzati (nuovi) prodotti arrecanti
entrambi i marchi;
• contengono una licenza di marchio.

32. Contratti di merchandising
Il contratto di merchandising è il contratto, di norma concluso in forma scritta, in forza
del quale una parte, titolare di marchio, diritto autore, diritti di immagine/personalità
concede ad altri imprenditori, dietro compenso, la licenza d’uso del diritto per
identificare prodotti merceologicamente differenti rispetto a quelli prodotti e/o
commercializzati dalla titolare.
Rispetto al “normale” contratto di licenza, lo sfruttamento del marchio o altro diritto
(noto) viene concesso in relazione a prodotti/servizi che non rientrano nel
core business dell’impresa titolare del marchio.

33. Contratto di franchisisng
Disciplinato dalla legge n. 129 del 6/5/2004
Il franchising (o affiliazione commerciale) è il contratto – per iscritto - fra due soggetti
giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte
(franchisor o affiliante) concede all’altra (franchisee o affiliato), a fronte del pagamento di
un corrispettivo, la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà intellettuale,
inserendola in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuito sul territorio,
allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Causa: “La causa (…) di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità per il franchisor di
allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione
del mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del bene o servizio
(…); per il franchisee, la possibilità di intraprendere un’attività commerciale dai rischi
ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor e, quindi, giovandosi della
posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi
sul mercato” (Cass. Sez. III, 15/01/2007 n. 647).

34. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
corso Magenta, 63 – 20123 Milano – Italia
gilberto.cavagna@bipartlaw.com
info@bipartlaw.com
bipartlaw.com
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Property and Thoughts on Art Protection”