Presentación realizada por Rocío Peris, directora Oficina Madrid de PONS Patentes y Marcas, en el seminario "Todo lo que tiene que saber un dircom sobre marcas, diseños, patentes y derechos de autor”,
9. www.ponspatentesymarcas.com
La marca identifica unos productos o servicios concretos de
tal manera que podrán existir distintivos iguales o
semejantes siempre y cuando se refieran a productos o
servicios diferentes.
¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS
MARCAS?
Alcance aplicativo: El principio de especialidad
18. www.ponspatentesymarcas.com
En España => OEPM.
Procedimiento:
1. Solicitud.
2. Publicación.
3. Apertura plazos oposiciones (2 meses).
4. Si hay oposiciones => contestación suspenso
en el plazo 1 mes.
5. Concesión/denegación
6. Recurso de alzada
7. Posibilidad de recurso contencioso
administrativo
19. www.ponspatentesymarcas.com
Vía comunitaria – Marca comunitaria
•Gran ventaja => sistema unitario: sólo puede ser
solicitada y, en su caso, concedida para todo el
territorio de la Unión Europea.
•Coste reducido vs. amplitud derechos (solicitud y
concesión en toda la Unión Europea: 28 países).
•Despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la
Unión Europea.
•Si se deniega se puede transformar en marcas
nacionales en cualquiera de los países miembros de la
Unión Europea.
•Oposiciones: registros anteriores de cualquier país
comunitario.
20. www.ponspatentesymarcas.com
En la Unión Europea => OAMI
Procedimiento:
1. Solicitud.
2. Publicación.
3. Apertura plazos oposiciones (3 meses).
4. Si hay oposiciones => posibilidad de negociar
(cooling off) y luego fase contradictoria.
5. Concesión/denegación
6. Recurso ante OAMI
7. Recurso ante el Tribunal General de
Luxemburgo
22. www.ponspatentesymarcas.com
Ventajas del Sistema de Madrid:
•Simplificación y unificación procedimiento: examen
formal y publicación.
•Una única solicitud, en un único idioma y pagando una
única tasa en francos suizos se puede obtener
protección en multitud de países.
•Única renovación. Mayor facilidad cambios de
titularidad, representante o limitaciones en los
productos o servicios.
23. www.ponspatentesymarcas.com
•Obtener en los países miembros un registro con los
mismos derechos y obligaciones que si se tratara de
una marca nacional.
•Esta protección se puede ampliar posteriormente a
otros países miembros del sistema en cualquier
momento por medio de una solicitud de extensión
territorial.
26. www.ponspatentesymarcas.com
Principio de prioridad unionista
Seis meses desde que se solicita una marca, siempre y
cuando se trate de un primer registro (en
denominación, logo si lo tiene y clase/s que
protege) para extenderla a otro/s país/es
manteniendo en el país de destino la fecha de
solicitud del país de origen.
Importancia del calendario de registro
39. www.ponspatentesymarcas.com
Los nombres comerciales
El nombre comercial es el signo o denominación que
identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que
sirve para distinguirla de las demás empresas que
desarrollan actividades idénticas o similares.
Regulación actual (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas):
• Asimilación progresiva a la marca:
oPosibilidad de transmisión y desvinculación de la empresa
oNo necesario acreditar el alta en el IAE
oNo necesaria la acreditación de la constitución como persona
jurídica
oSujeción a la clasificación de productos y servicios
40. www.ponspatentesymarcas.com
JUSTIFICACIÓN: PERTENENCIA AL CUP Y A LA OMC
“AL NOMBRE COMERCIAL LE QUEDA MUY POCO DE NOMBRE,
EN LA MEDIDA EN QUE AHORA IDENTIFICA AL EMPRESARIO
PERO NO POR SU NOMBRE, SINO POR CUALQUIER OTRA
“SEÑAL” O “FIGURA”.
(JOSE MANUEL OTERO LASTRES, El nombre comercial:
Concepto y tipos, Manual de la Propiedad Industrial, 2009)
43. www.ponspatentesymarcas.com
NOMBRES COMERCIALES COINCIDENTES CON LAS RAZONES
SOCIALES
N 107665
ACCESSORIS SENCOR, S.A.
Titular:
ACCESSORIS SENCOR, S.A.
Clases:
35: SERVICIOS DE VENTA AL POR
MAYOR Y AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FONTANERIA, DE
CALEFACCION, DE REFRIGERACION,
DE SANEAMIENTOS, DE SUS
ACCESORIOS, DE TUBERÍAS Y DE
DEMÁS ELEMENTOS SIMILARES.
37: SEVICIO DE INSTALACION DE
ARTICULOS DE FONTANERIA, DE
CALEFACCION, DE REFRIGERACION,
DE SANEAMIENTOS, DE SUS
ACCESORIOS, DE TUBERÍAS Y DE
DEMÁS ELEMENTOS SIMILARES.
N 107775
VIAJES ABRA TOURS, S.A.
Titular:
VIAJES ABRA TOURS, S.A.
Clases:
39: AGENCIA DE VIAJES.
Algunos ejemplos de nombres comerciales:
46. www.ponspatentesymarcas.com
- Registrar la marca en los países en los que vaya o pueda
estar presente.
- Registrar la marca en función de los productos que se
comercialicen y las necesidades particulares de cada
empresa.
- Anticipar en la medida de lo posible la solicitud para tener
el registro cuando se vayan a comercializar los productos.
Evitar posibles situaciones no deseadas (derechos
anteriores nacionales).
- Acudir a sistemas de protección que permitan abaratar
costes.
ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE
MARCA
47. www.ponspatentesymarcas.com
1. Elegir una o varias opciones de registro comprobando la
viabilidad previa de la misma.
2. Tener en cuenta que la denominación elegida no tenga un
significado peyorativo o negativo en los países de destino
ej homeless-hoss intropía o mitsubishi pajero- montero
(en España).
3. Presentar la solicitud de marca con suficiente antelación
(teniendo en cuenta los plazos legales de tramitación).
4. La marca elegida debe tener un mínimo de capacidad
distintiva (revisar lo comentado antes sobre prohibiciones
absolutas).
ESTRATEGIA MARCARIA Y TOMA DE
DECISIONES APLICABLES A LA DIRECCIÓN DE
LAS EMPRESAS, DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, MÁRKETING Y LEGAL
48. www.ponspatentesymarcas.com
5. En el plan estratégico de la empresa hay que tener en
cuenta la necesidad de registrar la marca en los países
afectados.
6. Registrar la marca de forma adecuada. Revisión
periódica de la cartera y depuración y actualización de la
misma.
7. Saber diferenciar marca de razón social y de dominio de
internet.
8. Conocer los riesgos de actuar en el mercado sin registro.
Infracciones civiles y penales.
ESTRATEGIA MARCARIA Y TOMA DE
DECISIONES APLICABLES A LA DIRECCIÓN DE
LAS EMPRESAS, DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, MÁRKETING Y LEGAL