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RETOS DE LA GESTIÓN
        DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD
     INTELECTUAL
   EN EL SECTOR TIC


             Miguel Angel ...
I
      EL SECTOR TIC

“Tecnologías de la Información
             y las
      Comunicaciones”



                        ...
1. El “metasector” TIC:


•Tecnología    conocimientos técnicos


•Información    adquisición de conocimientos


•Comunica...
2. Materias TIC:


•Contenidos   aplicaciones informáticas
              informaciones y otros contenidos (ocio)


•Redes ...
(2. Materias TIC:)


•Contenidos    INMATERIALIDAD
•Redes         MATERIALIDAD


Lo inmaterial siempre ha sido un “problem...
II
    LAS CATEGORÍAS
JURÍDICAS TRADICIONALES
         Y EL
      SECTOR TIC

                          6
•   Propiedad Intelectual   arte = belleza. Originalidad


•   Propiedad Industrial    negocio = utilidad. Novedad


•   D...
CONCLUSIÓN:


    Ninguna disciplina jurídica tradicional basta, ni es
    adecuada, para proteger los objetos que integra...
III
    EL RETO YA HABITUAL:
     LA PROTECCIÓN DEL
          SOFTWARE
(y de los modelos de negocio)

                    ...
(... III. Protección del software...)




          1.
¿Propiedad Intelectual
          o
      patentes?


              ...
Hasta 1968 → Comercialización indisociada de los ordenadores con sus
programas

Legislación antitrust norteamericana 1968 ...
¿Qué mecanismo de protección sería el más apto?
•   ¿Patente? → Insuficiencia (novedad y actividad inventiva) e
    incump...
No obstante, la protección por derecho de autor ha sido
objeto de críticas...
•   Se protege sólo la expresión de las idea...
Pero tampoco la protección por patente parece ser la más
adecuada...
•   Difícil acomodo en los requisitos de patentabilid...
¿Y qué pasa con el SOFTWARE LIBRE?...

•   Favorece:
     •   La difusión del programa
     •   Su mejora, desarrollo y ev...
(... III. Protección del software...)




            2.
UN REFERENTE FORZOSO:
El modelo norteamericano



               ...
Desde 1972 → El software consiste en ALGORITMOS MATEMÁTICOS,
   caracterizados porque...
    •   Sólo hacen referencia a p...
Sin embargo, no existe ninguna prohibición legal expresa
que afecte a la patentabilidad de los programas de
ordenador
Labo...
Examination Guidelines de 1995 → No rechazo de las solicitudes de
patentes que contengan un programa de ordenador, bastand...
Todo ello ha determinado que en Estados Unidos
  prácticamente todo el software, así como los
  modelos de hacer negocios ...
(... III. Protección del software...)




          3.
 LA PRÁCTICA EUROPEA:

      Los criterios de la
OFICINA EUROPEA DE...
Art. 52, párrafos 2 y 3, del Convenio de la Patente
  Europea (Munich, 5 de octubre de 1973)
2. No se considerarán invenci...
Según el CPE, los programas de ordenador NO SON PATENTABLES...


... pero sólo en la medida que el objeto para el que se s...
Desde 1985 la Cámara de Recursos de la OEP viene
interpretando el art. 52.3 CPE, concediendo patentes sobre
reivindicacion...
Pero... ¿cuándo existe CARÁCTER TÉCNICO?
•   Pertenencia a un ámbito de la tecnología

•   Cuando la invención en sí lo se...
Decisiones relevantes de la EPO → Concesiones
•   Caso VICOM → Distinción entre protección del programa aislado y
    prot...
Decisiones relevantes de la EPO → Denegaciones


•   Caso IBM/Document abstracting and retrieval → Método para abstraer
  ...
Hasta 1998 → Interpretación del art. 52.3 CPE se utilizó para la
concesión de patentes que contenían programas de ordenado...
Ejemplos de reivindicaciones admitidas por la EPO:

EJEMPLO 1: “A method of operating a data-processing system
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Consecuencias
•   POSIBILIDAD DE PATENTAR EL PROGRAMA DE ORDENADOR “AS
    SUCH”

•   Aun así, no se admitirán patentes so...
Para la EPO, todo programa de ordenador
 que produzca un EFECTO TÉCNICO podrá
   ser patentado, siempre que además
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(... III. Protección del software...)

        4.
       DIEZ
 RECOMENDACIONES
     PRÁCTICAS
EN DERECHO ESPAÑOL


       ...
1.- Escoger el modelos de protección más adecuado
 a lo que se pretenda: patente, copyright o software
 libre, según se pe...
2.- Si se opta por el software propietario
  procurar patentar         buscar el EFECTO TÉCNICO
  (+ la novedad, la activi...
3.- Patentable o no, un programa de ordenador se
 protegerá fácilmente a través de la Propiedad
 Intelectual, siempre que:...
4.- PLANIFICAR SIEMPRE.


   -   Decidir entre protecciones alternativas
   -   Ejecutarlas con rigor
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5.- La planificación para proteger los programas y
 los modelos de negocio pasa necesariamente por
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6.- Los PACTOS DE NO COMPETENCIA y las CLÁUSULAS
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7.- LOS TRABAJADORES SON AUTORES de los
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UN EJEMPLO DE AUTOATRIBUCIÓN DE AUTORÍA EN EXCEL 95
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8.- Los conflictos sobre titularidad de programas
  de ordenador (plagio, usurpación, etc.) encierran
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Los MEDIOS habitualmente utilizados a tal fin son:


   -   La inscripción registral


   -   El depósito notarial


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9.- La VISIÓN GLOBAL es también importante en el
 plano jurídico: la protección que dispensa la Ley
 de Propiedad Intelect...
10.- La protección de los MODELOS DE NEGOCIO
 ES INSATISFACTORIA, al menos aparentemente,
 porque:


  •   Se adapta espec...
La protección de los NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIO ha de buscarse en los mismos lugares
que los modelos de negocio tradicional...
¡Muchas gracias!




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Retos de la gestión de los derechos de propiedad intelectual en el sector TIC

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Ponencia de Miguel Ángel Rodríguez, socio Bird and Bird, en el marco del seminario de gestión de la propiedad industrial e intelectual en el sector TIC del 16 de diciembre de 2009.

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  1. 1. RETOS DE LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SECTOR TIC Miguel Angel Rodríguez Socio
  2. 2. I EL SECTOR TIC “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 2
  3. 3. 1. El “metasector” TIC: •Tecnología conocimientos técnicos •Información adquisición de conocimientos •Comunicaciones transmisión de conocimientos SOCIEDAD ACTUAL = SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 3
  4. 4. 2. Materias TIC: •Contenidos aplicaciones informáticas informaciones y otros contenidos (ocio) •Redes equipos informáticos conectividad (física y virtual) 4
  5. 5. (2. Materias TIC:) •Contenidos INMATERIALIDAD •Redes MATERIALIDAD Lo inmaterial siempre ha sido un “problema” para el Derecho El Derecho ha superado los problemas –y los cambios- mediante categorías tradicionales 5
  6. 6. II LAS CATEGORÍAS JURÍDICAS TRADICIONALES Y EL SECTOR TIC 6
  7. 7. • Propiedad Intelectual arte = belleza. Originalidad • Propiedad Industrial negocio = utilidad. Novedad • Dchos. fundamentales lib.información, propiedad, libertad de empresa (Dº. Competencia), etc. • El reverso tenebroso los derechos de los demás. El monopolio de explotación y sus consecuencias. Los derechos (fundamentales) al honor, a la intimidad y a la propia imagen 7
  8. 8. CONCLUSIÓN: Ninguna disciplina jurídica tradicional basta, ni es adecuada, para proteger los objetos que integran el Sector TIC: es imprescindible adaptarlas, y aplicarlas y combinarlas selectivamente. Este es el reto primordial de la Propiedad Intelectual, que se descompone en otros. 8
  9. 9. III EL RETO YA HABITUAL: LA PROTECCIÓN DEL SOFTWARE (y de los modelos de negocio) 9
  10. 10. (... III. Protección del software...) 1. ¿Propiedad Intelectual o patentes? 10
  11. 11. Hasta 1968 → Comercialización indisociada de los ordenadores con sus programas Legislación antitrust norteamericana 1968 → Separación progresiva máquina – programas NECESIDAD DE PROTECCIÓN AUTÓNOMA Razones para la protección jurídica de los programas: • Salvaguarda de las inversiones • Fomento de la divulgación • Bien inmaterial fruto de la actividad humana creadora • Especialmente, facilidad y bajo coste de su copia 11
  12. 12. ¿Qué mecanismo de protección sería el más apto? • ¿Patente? → Insuficiencia (novedad y actividad inventiva) e incumplimiento (aplicación industrial) de los requisitos de patentabilidad • ¿Derechos de autor? Registro innecesario → Bajo coste e inmediatez Basta la “originalidad” Obras literarias Adopción por EE.UU. • ¿Protección sui generis? → Trabajos de la OMPI, descarte ante la progresiva implementación de los derechos de autor • ¿Competencia desleal? → No erga omnes y no derechos de exclusiva 12
  13. 13. No obstante, la protección por derecho de autor ha sido objeto de críticas... • Se protege sólo la expresión de las ideas, no éstas en sí • Posibilidad de idénticos resultados mientras no exista intención de copiar • Se impide la copia idéntica, pero no su uso... • ... y además el uso del programa de ordenador supone, muy frecuentemente, la copia del mismo • No marco adecuado para proteger determinados aspectos del software p.e. bases de datos • Duración excesiva de la protección • Derechos morales 13
  14. 14. Pero tampoco la protección por patente parece ser la más adecuada... • Difícil acomodo en los requisitos de patentabilidad exigidos Novedad → Meras mejoras utilitarias Actividad inventiva Aplicación industrial → Mera elaboración intelectual • Patentar los elementos constitutivos de un programa sería como patentar operaciones matemáticas • Imposibilidad de determinar el “estado del arte” • Poco apropiada para la protección de bienes intangibles • Formalismos y alto coste 14
  15. 15. ¿Y qué pasa con el SOFTWARE LIBRE?... • Favorece: • La difusión del programa • Su mejora, desarrollo y evolución • Su uso generalizado ... ... pero, al mismo tiempo, NO ha conseguido: Un standard general Un modelo de explotación retribuido regular ... ... todavía 15
  16. 16. (... III. Protección del software...) 2. UN REFERENTE FORZOSO: El modelo norteamericano 16
  17. 17. Desde 1972 → El software consiste en ALGORITMOS MATEMÁTICOS, caracterizados porque... • Sólo hacen referencia a problemas matemáticos, y las matemáticas no son patentables • Son leyes de la naturaleza o puros pensamientos • Son herramientas básicas del trabajo tecnológico y no puede impedirse su libre utilización En 1978 → Modificación de la 1976 Copyright Act, reconocimiento expreso de la protección de los programas de ordenador por DERECHO DE AUTOR 17
  18. 18. Sin embargo, no existe ninguna prohibición legal expresa que afecte a la patentabilidad de los programas de ordenador Labor de la jurisprudencia desde mediados de los 90 • Decisión Beauregard → Los programas de ordenador contenidos en un medio tangible (diskettes, CD’s...) son materia patentable • Caso Diamond v. Diehr → Necesidad de ver el invento como un todo • Caso Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corporation → Prevalencia del resultado • Caso In re Alappat → Resultado útil, concreto y tangible • Caso Computer Associates v. Altai → Patente como mecanismo más apropiado para la protección de la tecnología proveniente de las ciencias de computación 18
  19. 19. Examination Guidelines de 1995 → No rechazo de las solicitudes de patentes que contengan un programa de ordenador, bastando la concurrencia de los REQUISITOS DE PATENTABILIDAD ... e incluso pueden patentarse todo tipo de negocios en Internet → Caso State Street Bank & Trust Co. Signature Financial • Un método financiero para gestionar fondos mediante un ordenador constituye un modelo de negocios patentable • Nuevo tratamiento a las excepciones Algoritmos matemáticos → Si tiene aplicación práctica puede considerarse procedimiento patentable Modelos de negocio → Bastan requisitos de patentabilidad, resultado útil, concreto y tangible (p.ej., Amazon) 19
  20. 20. Todo ello ha determinado que en Estados Unidos prácticamente todo el software, así como los modelos de hacer negocios en Internet, sean PATENTABLES 20
  21. 21. (... III. Protección del software...) 3. LA PRÁCTICA EUROPEA: Los criterios de la OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO) 21
  22. 22. Art. 52, párrafos 2 y 3, del Convenio de la Patente Europea (Munich, 5 de octubre de 1973) 2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular: (...) c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores. (...) 3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tales [“as such”] 22
  23. 23. Según el CPE, los programas de ordenador NO SON PATENTABLES... ... pero sólo en la medida que el objeto para el que se solicita la patente sea el programa como tal (“as such”) Diferente punto de vista en los Estados, p.ej., España • Art. 4.4 LP No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: (...) c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores”. • Art. 4.5 LP → “Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas” • CONCLUSIÓN: El software es susceptible de ser objeto de patente en combinación con otros elementos de los que forme parte 23
  24. 24. Desde 1985 la Cámara de Recursos de la OEP viene interpretando el art. 52.3 CPE, concediendo patentes sobre reivindicaciones que implican el uso de un programa de ordenador en base al CARÁCTER TÉCNICO: • Programas no son patentables porque no se consideran invenciones (art. 52.2 CPE) • Lo fundamental en toda invención es que tenga carácter técnico • Si un programa de ordenador reviste carácter técnico, podrá ser considerado invención • Como invención, podrá ser patentado si cumple los requisitos de patentabilidad • Por tanto, sólo caen en el ámbito de exclusión de patentabilidad los programas que no revisten carácter técnico 24
  25. 25. Pero... ¿cuándo existe CARÁCTER TÉCNICO? • Pertenencia a un ámbito de la tecnología • Cuando la invención en sí lo sea... • ... o cuando tenga una contribución técnica, por ejemplo: Procesamiento de datos físicos Procesamiento que afecta al funcionamiento del ordenador Procesamiento de estructuras que implican “consideraciones técnicas” • Resolución de problemas técnicos, no humanos • Caso Controlling pension benefits system/PBS (2000) → Todos los programas que se ejecutan en un ordenador son técnicos por definición, luego cumplen el requisito para ser invención 25
  26. 26. Decisiones relevantes de la EPO → Concesiones • Caso VICOM → Distinción entre protección del programa aislado y protección del programa integrado en un conjunto • Caso Koch & Sterzel → Posible combinación de elementos técnicos y no técnicos • Caso IBM/Data Processor Network → Consideración de la informática como campo técnico • Caso IBM/Computer Related Invention (Message Display) → La identificación de hechos que ocurren en el sistema y su comunicación al operador son un proceso técnico • Caso IBM/Editable document form → Método para la transformación de un texto digital de un formato a otro, suficientemente técnico 26
  27. 27. Decisiones relevantes de la EPO → Denegaciones • Caso IBM/Document abstracting and retrieval → Método para abstraer información pertinente de un documento (p.ej., nombre, dirección, etc.) y almacenar lo extraído para facilitar la referencia. No efecto técnico • Caso IBM/Text clarity processing → Método para extraer expresiones complicadas de un de un documento y reemplazarlas con alternativas más inteligibles. El problema no tenía naturaleza técnica 27
  28. 28. Hasta 1998 → Interpretación del art. 52.3 CPE se utilizó para la concesión de patentes que contenían programas de ordenador como REIVINDICACIÓN y como parte de una invención más amplia En 1998, Caso IBM/Computer Program Product → “...una patente puede concederse no sólo en el caso en que una invención en la que una parte del software gestiona, a través de un ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de una pieza de maquinaria, sino también en el caso de que un programa de ordenador sea el único medio, o uno de los medios necesarios, para lograr el efecto técnico (...) En otras palabras, a condición de que puedan producir un efecto técnico (...) todos los programas de ordenador han de ser considerados como invenciones incluidas en el artículo 52.1 del CPE, si los restantes requisitos exigidos por el CPE son satisfechos” 28
  29. 29. Ejemplos de reivindicaciones admitidas por la EPO: EJEMPLO 1: “A method of operating a data-processing system comprising the steps of: Step A: ... Step B: ...” EJEMPLO 2: “A data-processing system comprising: Means for carrying out step A: ... Means for carrying out step B: ...” EJEMPLO 3: (se admiten Reivindicaciones donde se incluya el término “programa de ordenador en donde se especifique el proceso que lleva a cabo). “A computer program comprising code adapted to perform the following steps when executed on a data-processing system: Step A:... Step B:...” 29
  30. 30. Consecuencias • POSIBILIDAD DE PATENTAR EL PROGRAMA DE ORDENADOR “AS SUCH” • Aun así, no se admitirán patentes sobre puros métodos de negocio • Concesión de más de 30.000 patentes europeas sobre programas de ordenador → Posibles divergencias en los Estados • Extensión de la patentabilidad al resto de exclusiones del art. 52.2, consideradas “as such” y siempre y cuando cumplan un efecto técnico • En 2000, tentativa de reforma del art. 52 CPE para eliminar exclusiones 30
  31. 31. Para la EPO, todo programa de ordenador que produzca un EFECTO TÉCNICO podrá ser patentado, siempre que además cumpla los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial 31
  32. 32. (... III. Protección del software...) 4. DIEZ RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN DERECHO ESPAÑOL 32
  33. 33. 1.- Escoger el modelos de protección más adecuado a lo que se pretenda: patente, copyright o software libre, según se persiga: - Más protección, con más coste (y + “vendibilidad” patente / © , que además son compatibles entre sí. - Más difusión, con menos coste software libre - N/A para modelos de negocio 33
  34. 34. 2.- Si se opta por el software propietario procurar patentar buscar el EFECTO TÉCNICO (+ la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial). - Cuestión eminentemente técnica - La protección por patente es conceptualmente compatible con la protección por Propiedad Intelectual (art. 96.3. pº 2 TRLPI). 34
  35. 35. 3.- Patentable o no, un programa de ordenador se protegerá fácilmente a través de la Propiedad Intelectual, siempre que: - Sea original, creación propia de su autor (art. 96.2 TRLPI). - Consista en la plasmación o expresión concreta de ideas o principios, pero no en unas u otros (art. 96.4 TRLPI). 35
  36. 36. 4.- PLANIFICAR SIEMPRE. - Decidir entre protecciones alternativas - Ejecutarlas con rigor - Si se contempla en el ámbito de una empresa, hay que tenerla en cuenta desde el momento mismo de la contratación de trabajadores: - Presunción de cesión exclusiva a la empresa, siempre que el programa haya sido desarrollado “... en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas (...) o bajo instrucciones del empresario” (art. 97.4 TRLPI) - ... y si se utilizan contratas o outsourcing pactar expresamente y por escrito 36
  37. 37. 5.- La planificación para proteger los programas y los modelos de negocio pasa necesariamente por una POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Y DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES adecuada, que debe ser: - Precisa concretar es incluir ... y excluir - Dinámica lo que hoy es confidencial mañana no tiene por qué serlo - También externa ¡OJO AL NEGOCIAR! 37
  38. 38. 6.- Los PACTOS DE NO COMPETENCIA y las CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDAD contribuyen a procurar una política de confidencialidad y de protección de los secretos empresariales adecuada. Para ello: • Los pactos de NO COMPETENCIA deben ser: - Legales (jurídicamente eficaces) máximo DOS años, y retribuidos - Dinámicos respecto de COMPETIDORES, y no necesariamente genéricos • Los pactos de EXCLUSIVIDAD deben: - Estar documentados por escrito 38
  39. 39. 7.- LOS TRABAJADORES SON AUTORES de los programas de ordenador y titulares, por ello, de DERECHOS MORALES INALIENABLES (art. 14 TRLPI). ¿Y el art. 97.1 y 2 TRLPI? (1. Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley. 2. Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre). 39
  40. 40. UN EJEMPLO DE AUTOATRIBUCIÓN DE AUTORÍA EN EXCEL 95 (fuente: www.eeggs.com) Excel 95 Hall of Tortured Souls 1. Open Excel 95 with a blank work sheet 2. Go down to the 95th row 3. Select the whole row 4. Tab over to column B 5. Go to Help/About 6. Hold down ctrl-alt-shift and click on the tech support button 7. A window appears called "Hall of Tortured souls" 8. At the end of the hall are all the programmers names 9. Do a 180 turn and type excelkfa. Walk through the wall and see the pictures. 40
  41. 41. 41
  42. 42. 42
  43. 43. 43
  44. 44. 44
  45. 45. 8.- Los conflictos sobre titularidad de programas de ordenador (plagio, usurpación, etc.) encierran siempre PROBLEMAS DE PRUEBA - Necesidad de DOTAR DE FEHACIENCIA, en fecha determinada, a la EXISTENCIA e IDENTIDAD del objeto de protección. .. / ... 45
  46. 46. Los MEDIOS habitualmente utilizados a tal fin son: - La inscripción registral - El depósito notarial - El depósito voluntario (escrow) La CONTINUIDAD y la CONSTANCIA en los HÁBITOS DE PROTECCIÓN son fundamentales 46
  47. 47. 9.- La VISIÓN GLOBAL es también importante en el plano jurídico: la protección que dispensa la Ley de Propiedad Intelectual SE COMPLEMENTA con la que facilitan otras ramas del Ordenamiento Jurídico, tales como: - La Propiedad Industrial - La Ley de Competencia Desleal 47
  48. 48. 10.- La protección de los MODELOS DE NEGOCIO ES INSATISFACTORIA, al menos aparentemente, porque: • Se adapta especialmente mal a los esquemas tradicionales de protección, que implican monopolio de explotación • El modelo de negocio no se protege per se en el mundo real (no virtual) 48
  49. 49. La protección de los NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO ha de buscarse en los mismos lugares que los modelos de negocio tradicionales: • En la ventaja derivada de SER EL PRIMERO en explotarlos • En la protección que dispensan los SIGNOS DISTINTIVOS, más que en los métodos • En la preservación de los SECRETOS EMPRESARIALES que los singularicen 49
  50. 50. ¡Muchas gracias! 50

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