Patent enforcement strategy and practice in Korea. Patent Trials at IPT in KIPO. Nullity action and invandation trial. Correction of granted patents.

1. 특허심판 실무
2014. 6. 18.
가산종합법률사무소/특허법인가산
변호사/변리사 김 국 현

2. 특허침해 판단 방법2
Q. 특허권 침해여부는 어떻게 판단하는가?
A. 특허법 규정과 판례에서 밝힌 법리에 따라 특허청구범위에 기
재된 사항과 대상 기술을 비교하여 특허권의 권리범위에 속하
는지 여부로 특허권 침해를 판단한다.
Q. 가장 중요한 특허법 규정은?
A. 특허법 제97조: 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재
된 사항에 의하여 정하여진다.

3. 3
 권리범위는 청구범위로 결정
 청구범위 Element(구성요소) 多 -> 권리범위 狹小
Element 수 청구범위 廣狹
특허 A
특허 B
특허 C
특허 A
특허 B
특허 C
특허 A : 서울시
특허 B : 서울시 강남구
특허 C : 서울시 강남구 역삼동
청구범위 기재사항과 권리범위의 크기

4. 특허권 침해 판단 방법
 특허권의 권리범위 판단 방법
• 1단계 : 특허청구범위 해석을 통한 특허발명의 기술적 범위 확정
- 특허청구범위의 문언해석
- 발명의 상세한 설명 참작
- 공지기술 참작
- 출원 경과 등의 참작
• 2단계 : 특허발명과 확인대상발명의 비교 – 문언침해의 판단
• 3단계 : 특허발명과 확인대상발명의 비교 – 균등침해의 판단
• 4단계 : 특허발명의 간접침해 등 기타 침해 이론을 적용
4

5. 특허권 침해의 유형
 직접침해 (direct infringement)
• 동일영역에 있어서의 침해(문언침해)
• 균등영역에 있어서의 침해
 간접침해 (기여적 침해, contributory infringement)
• 간접침해라 함은 현실로 침해라 보기 어렵지만 침해행위의 전단계에
있어 특허침해로 보여지는 형태의 실시를 의미
• 특허법은 일정한 실시유형을 규정하여 특허침해행위로 의제하고 있음
5

6. A
B
C
특허발명 침해발명
+
+
A
B
C
+
+
특허침해의 유형 (직접침해)
 문언 침해: 최근 판례는 개별 구성요소의 중요성을 강화하는 방향
 당해 특허의 구성요건적 특징을 모두 그대로 사용하는 경우를 의미
 실제 소송에 있어서 문언침해가 인정되는 경우는 많지 않음
 침해발명이 ABC라는 요소를 모두 가지고 있고 나아가 D와 E라는 추가
적인 요소를 더하여 가지고 있는 경우
6

7. 특허침해의 유형 (직접침해)
 균등 침해
 침해물이 특허발명의 구성요건을 변경하는 태양으로 달성되고 있는 경우,
즉 형식적으로 동일하지는 않지만 당해 발명의 핵심적 특징을 그대로 사용
하여 실질적으로 동일한 것으로 평가될 수 있는 경우 특허침해를 인정
 현실적으로 침해자로서는 문언침해보다는 이를 회피하기 위한 특허특징의
가감, 변경을 꾀하므로 균등범위의 침해여부가 문제됨
 실제 소송에 있어서 많은 경우를 차지함
 균등이론이 적용되는 경우
 균등이론을 적용함에 있어서는 치환된 작업수단이 기능적으로 동일한 것
인가, 예측가능성이 있는 것인가 및 발명의 해결원리, 작용효과가 실질적
으로 동일한 것인가 등의 문제를 함께 고려하여야 함
7

8. A
B
C
특허발명 침해발명
+
+
A
B
+
+
균등론 적용 침해 유형
8
균등론 요건
① 양 기술이 과제의 해결원리가 공통되거나 동일할 것
- 치환부분이 본질적 부분이 아닐 것
② 치환가능성이 있을 것 - 실질적으로 동일한 구성과 효과를 가질 것
③ 치환용이성이 있을 것 - 당업자에게 자명할 것
④ 대상기술이 공지기술로부터 용이하게 도출할 수 없을 것
⑤ 심사과정에서 의식적으로 제외된 사항이 아닐 것

9. A
B
C
특허발명 침해발명2
+
+
A
B
C 치환
+
+
A
B
C
침해발명1
+
+
D
+
D
+
이용침해 유형 (직접 침해)
 이용침해
 이용발명 – 기본발명의 구성요소를 모두 그대로 가지고 있고 새로운 구
성요소를 부가하여 특허성을 취득한 경우 : 특허침해
(대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결)
9

10. A
B
C
특허발명 침해발명2
+
+
A
B
+
+
A
B
침해발명1
+
D
+
특허침해가 아닌 경우
 생략침해와 불완전이용 발명론 : 현재 특허침해로 보지 않음 - 확고한 판례
 생략발명 : 침해발명이 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 구
성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열악하거나 동일한 효과를
가져오는 경우
 불완전 이용 발명론 : 생략발명에 일정한 구성요소를 부가한 발명의 경우
10
C 요소 없음

11. 특허침해의 또 다른 유형 (간접침해)
 원칙적으로 특허침해로 보기 어렵지만 침해행위 전 단계의 일정한 행위를
특허침해로 취급하는 것
 특허권자 보호의 견지에서 특허침해에 직결되는 예비적 행위를 효과적으로
금지하고자 하는 데 목적이 있음
 특허법 제127조:
 제1항 : 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입,
그 청약행위를 업으로써 하면 특허침해로 본다.
 제2항 : 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입,
그 청약행위를 업으로써 하면 특허침해로 본다.
11

12. 1. 통상 특허무효심판 청구
2. 대상 특허가 최종적으로 유효로 확정될 경우에도 그 권리범위를 최대
한 좁힐 수 있는 방안을 모색할 필요 있음.
3. 무효심판 및 권리범위확인심판을 청구하여 설령 모든 청구항이 무효
로 되지 않더라도 그 과정에서 그 권리범위를 축소할 수 있음.
4. 침해소송에서도 적극적으로 특허무효 항변 제기
5. 침해 대상 기술이 자유기술이라는 항변도 적극적으로 검토. 침해품이
특허기술과 별다른 차이가 없는 경우, 침해품이 공지기술로부터 용이
하게 발명할 수 있다는 항변이 중요함.
12
실시자의 대응전략

13. 1. 선행공지기술 조사
- 공개공보, 논문, 잡지, 신문 기사 등 활용
- 유럽, 미국, 일본의 특허출원 심사과정 서류 검토
2. 각 청구항의 무효사유 검토
(1) 신규성 흠결여부 (특허법 제29조 제1항)
- 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 알려지거나 공연히 실시된 것
- 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재되거나 대통령령이
정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하도록 공개된 것
(2) 진보성 흠결여부 (특허법 제29조 제2항)
- 통상의 기술자가 선행기술들로부터 당해발명에 이르는 것이 용이한 경우
13
무효 검토

14. 특허요건의 판단기준
14
1. 판단의 기준시점 : 해당 특허의 출원일. 기술은 계속 발전하므로 판단 시점을
현재가 아닌 과거로 돌려야 한다는 점이 매우 중요한 요소.
2. 기술평가의 기준 : 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자
- 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련
되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는
자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을
이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최
적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상
상상인물
- 국내만을 기준으로 하여야 하는지에 대하여 <대법원 2004.11.12. 선고 2003후
1512판결>은 국내기술수준만을 기준으로 삼을 것은 아니라고 판결하였다.
- 통상의 기술자가 누구인지, 그가 가진 통상의 지식은 무엇인지는 증거에 의해 확
정해야 할 사실 문제임. (대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결)

15. 심판과 소송의 관계 - 특허침해소송 절차의 중지 ?
 특허법 제164조 제2항: 침해소송을 심리하는 법원은 소송절차에 있어서 필요
한 경우 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. 반
드시 지켜야 하는 강행규정이 아니라 재량규정임.
 이미 무효심판 또는 권리범위확인심판을 청구하여 그 심판절차가 상당 정도
진행되었고, 심결이 임박한 경우라면 법원은 보통 소송절차를 기일 추정의 방
식으로 중지함.
 만약 특허가 무효로 확정되면 특허유효를 전제로 한 재판의 재심사유에 해당
하므로 재판 진행이 무용한 결과 초래하기 때문.
 무효심결이 있다면 그 심결확정 전에도 무효항변을 인정하는 실무 경향
 심판을 활용하려면, 선제적으로 무효심판을 청구하고 침해소송이 시작되면 특
허무효 항변을 적극적으로 제출할 필요가 있음.
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16. 개정안 - 당사자의 절차중지 신청권
특허법원 심결취소소송 중 정정심판 가능
정정심판 인정되는 경우 - 소송물 변경 절차중지 필요성
개정안 - 당사자 신청권 신설
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17. 특허관련 분쟁절차
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대법원
특허법원 고등법원
특허심판원 지방법원
상고 상고
심결취소소송 항소/항고
무효/권리범위확인 사건 침해금지/손해배상 사건

18. 특허심판의 법적 성질과 유형
◆ 심판의 법적 성질
- 심판절차는 형식적으로는 특허에 관한 일정한 분쟁을 해결하기 위하여
특허심판원 심판관의 합의체에 의해 심리, 결정되는 행정상의 쟁송절차라
할 수 있음, 한편, 민사소송에 준하는 엄격한 절차를 거쳐 판단되므로 준
사법적 성격을 가지기도 함.
◆ 심판의 유형
- 당사자계심판 : 무효심판, 권리범위확인심판 등과 같이 특허권자와 이
해관계인이 대립하여 양당사자에 의하여 심판절차가 진행되는 구조
- 사정계심판 : 거절결정불복심판, 정정심판 등과 같이 특허청에 대하여
행정처분의 정정을 요구하는 구조
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19. 특허심판 종류
19
특허무효심판
소극적 권리범위 확인심판 (실시자)
특허권 존속기간 연장등록의 무효심판
특허 유무효
침해/비침해
적극적 권리범위 확인심판 (권리자)
정정 무효심판
방어자측
주요검토대상

20. 20
◆ 무효심판의 개요
- 의의
특허는 심사관의 엄격한 심사를 거쳐 부여되어지는 것이지
만, 하자있는 특허의 성립은 피할 수 없음.
하자 있는 특허를 방치하는 것은 원칙적으로 만인이 실시할
수 있는 발명의 독점을 의미하며, 이를 존속시키는 것은 특
허제도에 대한 신뢰를 떨어뜨리게 됨.
따라서, 이러한 경우에는 그 권리를 무효로 하여 권리를 소
급적으로 소멸 또는 그 권리가 소멸될 사유에 해당된 때부
터 존재하지 않도록 할 필요가 있음.
 이를 위한 제도가 무효심판제도임.
특허무효심판

21. 무효심판 절차
21
특허심판원
부본 송달
청구인
심판청구
의견서 제출
피청구인
답변서 제출
기술설명회
(구술심리)
정정 청구
심리종결통지
심결
의견서 제출
서류 송달
불복 불복
* 출처: 특허청 2009년 지식재산백서

22. 무효심판 청구
22
◆ 청구인 및 청구가능시기
1. 설정등록이 있는 날부터 등록공고 후 3월 이내: 누구나
** 제3자를 내세워 실제 이해 당사자인 회사를 비밀로 할 수 있음.
2. 등록공고일 후 3개월 경과시: 이해관계인 및 심사관
3. 특허권 소멸 후에도 청구 가능
◆ 피청구인
- 특허권자
- 특허권이 공유인 경우, 공유자 전원

23. 특허무효심판 청구시 준비 서류
23
◆ 심판청구서 작성
1. 청구취지
- 무효대상 특허의 해당 청구항 명시
2. 청구의 이유
- 청구취지에 대응하여 법률에 규정되어 있는 무효원인 및 사실 적시
- 간략하게 기재한 후, 추후 보정 가능
◆ 기타 구비자료 (증거자료 첨부)
- 특허등록원부
- 특허등록공보
- 이해관계 소명자료(통상, 청구인의 사업자등록증 또는 법인등기부등본)
- 선행기술을 제시할 경우 그 문헌(외국어 문헌의 경우 발췌 번역문 첨부)
- 기타, 필요하다고 판단되는 증거들

24. 무효심판이 청구된 이후 개입 방법
Q. 타사가 무효심판을 청구한 이후 다시 독립적으로 특허무효
심판을 청구할 수 있는지?
A. 다른 당사자는 독립적으로 무효심판을 청구할 수 있다. 다
만, 무효심판이 종결되어 일사부재리 효과가 발생하면 일
정한 제한이 있다.
Q. 타사가 청구한 무효심판 절차에 참여할 수 있는 방안은?
A. 심판참가 제도를 활용하면 된다.
24

25. 참가
25
◆ 참가제도의 의의 및 취지
- 심판의 계속 중에 제3자가 심판당사자의 일방에 참여하여 그 심판절차
를 수행하는 것
- 심판의 결과가 제3자의 법률상의 지위에 직접, 간접으로 영향을 미치는
경우, 제3자가 불측의 손해를 입을 우려가 있으므로 심판에 참가하는 것
이 인정됨
◆ 참가의 종류
- 당사자 참가: 심판을 청구할 수 있는 자는 심리 종결시까지 청구인으로
서 그 심판에 참가할 수 있음 (공동심판청구와 동일한 결과)
- 보조 참가: 심판의 결과에 이해관계를 가진 자는 심리 종결시까지 당사
자의 일방을 보조하기 위해 그 심판에 참가할 수 있음

26. 참가
26
◆ 참가인의 지위
- 청구인과 대등하게 일체의 심판절차 진행 가능
- 청구인과 모순되는 심판절차도 수행할 수 있음
- 단, 심판청구 취하시 당사자 참가의 경우는 절차 속행이 가능하지만,
보조참가의 경우는 절차 속행이 불가능함
- 심결에 대한 불복은 당사자 참가인이든, 보조참가인이든 모두 가능함

27. 우선심판
27
◆ 의의
- 긴급한 처리가 필요한 사건에 대해 다른 사건보다 우선하여 심판
◆ 대상
가. 보정각하결정에 대한 심판사건
나. 심결취소소송에서 취소된 사건
다. 심사관이 직권으로 무효심판을 청구한 경우
라. 특허법 제164조 제3항에 의거 법원이 통보한 침해소송사건과 관련된 심판으로 심
리종결되지 아니한 사건
마. 지식재산권 분쟁으로 법원에 계류중이거나 경찰 또는 검찰에 입건된 사건과 관련된
사건으로서 당사자 또는 관련기관으로부터 우선심판요청이 있는 경우
바. 지식재산권 분쟁으로 사회적인 물의를 일으키고 있는 사건으로서 당사자 또는 관련기관으로부터 우선심판요청이 있는 경우
사. 국제간에 지식재산권 분쟁이 야기된 사건으로 당사자가 속한 국가기관으로부터 우선심판의 요청이 있는 경우
아. 국민경제상 긴급한 처리가 필요한 사건 및 군수품 등 전쟁수행에 필요한 심판사건으로서 당사자 또는 관련기관으로부터 우선심판요청
이 있는 경우
자. 권리범위확인심판 사건 및 그 권리범위 확인심판사건과 함께 계류중인 무
효심판, 정정심판 사건
차. 우선심사한 출원에 대한 거절결정불복심판

28. 우선심판
28
◆ 신청절차
- 우선심판청구서에 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 제출
◆ 처리절차
- 우선심판대상 해당여부를 결정하고 당사자에게 통보 (15일 이내)
- 우선심판결정시, 원칙적으로 결정일로부터 4월 내에 처리
- 당해심판사건이 성숙되지 아니하여 동 기간내에 처리할 수 없는 경우에
는 최종의견서 접수일로부터 2.5개월 내에 처리

29. 신속심판
 당사자가 심판사건과 관련된 모든 주장 및 증거를 구술심리 기일까지 제출
하는 경우, 심판청구일부터 4개월 이내의 심판 처리가 가능. 다만, 우선심
판의 절차가 이미 진행된 사건은 우선심판 처리절차에 의한다
 대상
- 특허법 제164조 제3항의 규정에 의하여 법원이 통보한 침해소송사건과 관
련된 심판사건 중 권리범위확인심판사건(심판청구 전에 통보받은 사건에
한함)
- 당사자 일방이 상대방의 동의를 얻어 신속심판신청서를 답변서 제출기간
내에 제출한 사건
- 최근 식약처 특허청 MOU 체결, 허가특허연계제도상 청구된 심판 포함
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30. 특허권자 대응방안
Q. 무효심판을 청구 받은 특허권자가 검토해야 할 사항은?
A. 현재의 특허 청구항들을 그대로 유지하면서 특허권을 유효하
게 지킬 수 있는지 여부, 만약 특허 청구항을 그대로 지키기
어렵다면 그 하자를 정정할 수 있는지 여부 등
Q. 특허권자는 언제까지 무효심판 청구에 답변해야 하는가?
A. 특허 심판부가 지정한 기한까지. 답변기한 연장에 따라 심판
청구일로부터 4,5개월 이후도 자주 있음.
Q. 특허권자가 답변서 제출 단계에서 반드시 검토해야 할 사항은?
A. 특허의 정정 청구 여부
30

31. 답변서/의견서 제출
31
◆ 부본 송달
- 피청구인에게 심판청구서 부본 송달하고, 답변서 제출기간 지정
- 통상 답변서 제출기간은 1월 이내 지정하며, 1개월씩 연장 가능
◆ 답변서/의견서 제출
- 답변서나 의견서 제출시 심판부는 상대방에게 부본을 송달
- 답변서/의견서 부본을 송달받고, 그에 대한 반박 의견을 제출할 수 있으나,
이에 대한 명확한 제출기간은 지정되지 않는 것이 보통임. 통상 1월 내에 의
견서를 제출하는 것이 바람직함
- 의견서는 최소 1회씩 주고받을 수 있으며, 필요에 따라 2-3회 이상 교환
되는 경우도 많음
- 의견서 교환에도 불구하고 논점이 잘 정리되지 않는 경우 기술설명회를
개최하는 것이 일반적임
- 기술설명회나 구술심리 전후에도 의견서를 제출할 수 있음
- 심리종결통지시는 물론 그 이후에도 심결전이라면 제출이 가능 (단, 심결
에 반영된다는 보장은 없음)

32. 정정청구
32
 청구인의 무효심판에 의한 공격에 대한 방어수단으로 등록된 특허청구
범위를 제한된 범위 내에서 고칠 수 있도록 허용한 것이 ‘정정청구’임
 정정의 적부에 대해 무효심판 또는 심결취소소송에서 다툴 수 있음
- 정정 불인정시 정정의견제출통지 후 의견제출 기회 부여
- 정정 허용시 정정무효심판에서 그 적부 다툴 수 있음
 무효 및 정정이 받아들여지는 경우 모두 출원 당시 무효 및 정정된 상
태의 것으로 소급해서 인정됨

33. 정정청구의 시기 및 범위
33
◆ 정정청구의 시기
- 무효심판청구서부분의 송달에 따른 답변서 제출기간
- 직권에 의한 특허무효이유통지에 대한 의견서 제출기간
- 청구인이 새로운 무효증거를 제출한 경우 새로운 답변서 제출기간
◆ 정정의 범위
- 특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니하게 기재된
것을 명확하게 하는 경우
- 신규사항 추가는 금지
- 특허청구범위의 실질적으로 확장/변경 금지
- 특허청구범위 감축, 오기의 정정은 정정 후 특허청구범위가 특허출원시
에 특허를 받을 수 있을 것

34. 정정청구의 절차 및 대응 전략
34
◆ 정정청구의 절차
- 정정청구시 청구인에게 부본을 송달하고 의견서 제출기회를 부여
- 정정불인정 판단시 특허권자에게 의견서 제출기간을 부여
- 정정의 인정 여부는 심결문에 기재. 정정시 소급효 발생
◆ 정정청구의 대응 전략
- 정정청구의 취지는 대개 무효를 벗어나기 위한 것으로서, 정정을 저지하
는 것이 무효심판에서 유리한 경우가 많음. 따라서, 정정청구가 요건을 갖추
지 못하였음을 강력하게 공격하여 정정을 저지하는 것이 바람직함
- 한편, 정정의 인정여부는 심결시에야 비로소 알 수 있으므로, 정정청구의
부적법만을 주장하다가는 정작 무효 대응의 부실을 가져올 수 있음
- 따라서, 청구인으로서는 i)정정의 부적법 및 정정이 불인정된 경우의 특허
청구항의 무효사유를 주장하고, ii)예비적으로, 설사 정정이 인정된다고 할
지라도 여전히 무효사유를 안고 있음을 함께 주장하는 것이 바람직함

35. 심판부와 대면 절차
Q. 심판을 담당하는 심판부의 구성은?
A. 심판장과 2인의 심판관으로 총 3인의 합의체로 구성됨.
Q. 각 심판관의 역할은?
A. 실무상 주로 사건을 담당하는 주심이 가장 중요함. 법상 모든
절차는 심판장 또는 심판부 명의로 된 문서를 통해 진행되지
만, 실제로는 사건 담당 주심의 결정이 중요함.
Q. 심판부 구성은 변동이 없는지?
A. 잦은 심판관 인사이동으로 실무상 문제 많음. 심판 초기 단계
의 심판관은 변경될 가능성이 아주 높음.
35

36. 기술설명회
36
◆ 의의
- 심판사건의 쟁점을 신속하게 파악하기 위함
- 당사자와 심판관의 참석 하에 각 당사자가 쟁점사항들을 설명
◆ 절차
- 심판관이 기술설명회 개최를 통지
- 통상 심판관은 주심심판관이 참석
- 기술설명회는 심판정, 심판장실, 면담실, 특허청 서울사무소에서 개최할
수 있음. 최근에는 서울사무소에서 개최되는 경우가 많음
◆ 진행방식
- 구술심리보다 자유로운 분위기에서 진행
- 서면으로 준비한 후 발표할 수도 있으나, 파워포인트를 이용하여 발표
하는 것이 보다 바람직
- 당사자간 토론도 가능하나, 실무적으로는 각 당사자가 쟁점사항을 설명
하고, 심판관이 각 당사자에게 몇 개의 질문을 하는 정도로 진행됨

37. 구술심리
37
◆ 의의
- 협의: 심판정에서 개최되는 당사자들의 청구이유에 대한 공방
- 광의: 당사자들 공방 외 증인신문, 감정, 검증, 증거보전절차 등을 포함
- 심판장이 서면심리에 의할지 구술심리를 개최할지 판단할 수 있음
- 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 경우, 특별한 사정이 없는한 개최함
◆ 기술설명회와의 차이점
- 특허심판정에서 개최
- 3인의 합의체 심판관이 모두 참석
- 구술심리조서 작성
◆ 진행방식
- 형식이 까다로운 것을 제외하고는 기술설명회와 실질적으로 유사함

38. 심리종결통지
38
◆ 심리종결예정시기 통지
- 당사자에게 심리종결시기에 대한 예측가능성을 높여주고자 심리종결예
정시기를 통지해 줌
- 심리종결시기로부터 1,2개월 전에 시행하며, 최소한 2주일 이상의 기간
을 지정하는 것이 보통임
- 당사자의 편의를 위한 것으로, 통지하지 않거나, 실제 심리종결일자와
상이하더라도 위법이 아님. 즉, 안 나올 수도 있고, 심리종결예정시기와
상이한 날짜에 심리종결이 이루어질 수도 있음을 유의
◆ 심리종결통지
- 심결일보다 적어도 하루 전에 하는 것이 원칙이나 동일자로 통지하더라
도 위법은 아님
- 통상 심리종결통지 후 20일 내에 심결함

39. 심결
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◆ 심결의 종류
- 인용심결: 전부무효, 일부무효(일부 청구항의 무효)
- 심판청구 기각심결
◆ 정정청구를 수반하는 경우
- 심결의 주문에 정정청구의 인정여부를 기재함으로써, 정정청구에 의해
이루어진 정정의 효과를 발생시킴
- 다만, 정정의 확정은 무효심결의 확정 시기와 동일함.
◆ 불복
- 심결에 불복하는 당사자는 심결 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내
에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있음

40. 심결의 효력
Q. 심결까지 얼마나 걸리는지?
A. 사건마다 다름. 무효심판의 경우 1년 내외, 복잡한 사건의 경우
1년 이상 걸리는 경우도 있음.
Q. 무효심결의 효력은?
A. 무효심결이 확정되기 전에는 원칙적으로는 특허유효추정의 원
칙이 적용됨. 다만, 무효의 개연성이 높으므로 완전한 유효 특
허권으로서 권리행사가 제한되는 경향.
Q. 심판 진행 사항 또는 결과, 또 심결문 내용은 어떻게 알 수 있나?
A. 특허정보원(KPRIS) 웹사이트에서 DB로 공개
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41. 권리범위확인심판
Q. 어떤 경우에 주로 청구하는가?
A. 특허권자가 아닌 상대방이 특허분쟁의 소지가 없다는 공적 확인
을 구하는 경우에 가장 실효적임. 소극적 권리범위확인심판
Q. 특허권자가 청구할 실익은 ?
A. 원칙적으로 특허침해금지청구 또는 손해배상청구 등 침해소송
을 곧바로 하면 됨. 다만, 사정상 침해소송까지는 아니지만 특
허침해사실을 확인할 사실상 필요가 있는 경우 활용
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42. 권리범위확인심판
 권리범위확인의 효용성
• 실무상으로는 침해 소송과 병행
- 대부분의 경우 침해 소송 시 고려사항
• 권리범위확인심판의 한계
- 침해소송과 중복청구 가능
- 침해소송에 대한 구속력 없음
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43. 권리범위확인심판
 취지
• 당사자간 분쟁 시 특허권의 권리범위를 확인하는 절차
 종류
• 적극적 권리범위확인심판(특허권자)
• 소극적 권리범위확인심판(이해관계인)
 요건
• 청구인: 이해관계인 또는 특허권자
• 청구기간: 특허권 존속 기간 내(판례상)
 청구방식
• 심판청구서 + 확인대상발명 설명서
• 확인대상발명 설명서 및 도면은 구체적으로 특정
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44. 개정안 - 소극적 권리범위확인심판에서 실시여부 기재
소극적 권리범위확인심판 구분
① ‘실시하고 있는’발명에 대하여 청구하는 소극적 권리범위확인심판
② ‘실시예정’ 발명에 대하여 청구하는 소극적 권리범위확인심판
기대효과
실시여부를 명확하게 구분하여 심결문에 기재함으로써 침해법원, 검경 등에서
심결을 정확하게 활용하는데 기여할 것으로 기대
소극적 권리범위확인신판 악용 방지책
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45. 개정안 - 구성요소 선택기준 명확화
• (현행) 확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 결여한 경우 구체적 판단
기준이 미흡
• (개정방향) 확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 결여하고 있는 것으
로 보이더라도 확인대상발명에 그 결여된 구성요소와 실질적으로 동일한
기능을 하는 구성요소가 있다면 양 발명의 균등여부를 판단하도록 명시
관련판례 :
확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 하나라도 결여하고 있으면 확인대상발명은 특허발
명의 권리범위에 속하지 않는 것으로 되지만, 더 나아가 형식적으로는 특허발명의 구성요소
를 결여하고 있는 것으로 보이더라도 확인대상발명에 그 결여된 구성요소와 실질적으로 동
일한 기능을 하는 구성요소가 있다면 양 발명의 균등여부를 판단하여야 한다(대법원 2001.
9. 7. 선고 99후1584 판결).
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46. 개정안 - 하나의 확인대상발명에 포함될 수 있는
복수의 실시예 허용범위 확대
• (현행) 현행 권리범위 확인심판 기준 및 판례는 1개의 확인대상발명을 특정하여 심
판을 청구하는 경우만을 인정하나, 1개의 기준이 불명확
* 권리범위 확인심판에서 확인대상발명은 1개이어야 하고, 여러 개인 경우 보정을
명하고, 보정명령에도 보정하지 않는 경우 각하(심판 편람 p. 538)
• (개정방향) 확인대상발명에 복수 개의 실시예가 기재되어 있다고 하더라도, 심판청
구된 하나의 청구항을 기준으로 속부 여부가 달라지지 않는다면, 하나의 확인대상
발명으로 인정
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47. 특허법원 심결취소소송
특허법원
◈ 지위
항고심판소 대체, 고등법원급 전문법원
◈ 조직
- 5개의 합의 재판부
- 재판장 1인: 고등법원 부장판사
- 고등법원 배석 판사 2인 또는 3인의 확대 재판부로 구성
- 기술심리관 17명 (법원조직법 54조의 2)
◈ 관할: 심결취소소송 전속관할, 전국관할 (특허법 제186조)
◈ 소송대리인: 변호사, 변리사
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48. 기술심리관
◈ 법원조직법 54조의 2
- 특허법원에 기술심리관을 둔다.
- 법원은 필요한 경우 기술심리관을 소송의 심리에 참여하게 할 수 있다.
- 기술심리관은 재판장의 허가를 얻어 기술적 사항에 관해 소송관계인
에게 질문할 수 있고 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있다.
◈ 대법원장 임명, 자격규정: 5년 이상 심사관 또는 심판관 경력자
◈ 실무상 심사관 및 심판관 경력을 거쳐 심사실무에 경험이 풍부한 특허
청 공무원이 기술심리관으로 임명된다.
◈ 제척, 기피, 회피: 민사소송법에 따른 법관의 제척, 기피, 회피 사유를
준용함. 심판관의 제척, 기피, 회피와 동일한 내용.
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심결취소소송

49. ◈ 종류
1) 결정계(특허청장이 피고): 거절, 각하 결정
2) 당사자계: 등록무효, 정정무효, 권리범위확인 심결
◈ 성질
1) 행정소송인 항고소송, 당사자계 사건의 경우도 항고소송의 성질
을 갖는 형식적 당사자 소송
2) 권한 분리: 특허권부여 or 특허무효 판결 불가
3) 심판절차와 관계: 심급연결 無-> 주장 및 증거를 모두 새로 제출
해야 함.
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심결취소소송

50. 1. 변론주의 (민사소송법 제203조)
2. 직권심리주의 (행정소송법 26조)
3. 소송요건(당사자능력, 적격, 소송대리권, 제소기간, 심결의 존재
등): 직권조사사항
4. 직권심리의 범위(‘당사자가 주장하지 아니한 사실’ 도 기록상 자
료 나타난 경우 심리가능
5. 주장책임의 정도: 심결경위, 특허발명과 비교대상발명의 핵심내
용, 구체적 위법사유
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심결취소소송

51. 특허법원 판결의 효력
Q. 특허법원 판결은 특허침해소송에 어떤 영향을 미치는가?
A. 특허법원에서 대상으로 하는 특허심판 계열 쟁송과 민사
소송인 특허침해 소송은 원칙적으로 독립된 절차로 진행되고
판단됨. 그러나, 고등법원급으로서 전문법원인 특허법원의 판
결내용은 일반 민사법원에 지대한 영향을 주는 것이 실무임.
법적으로는 의무는 아니지만 예외적으로 특별한 사정이 없는
한 특허법원 판결내용에 따라 침해소송도 해결되는 경향.
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52. 심판 및 특허법원 소송 비용 문제
Q. 패소자에게 비용을 받아 낼 수 있는가?
A. 패소자 비용 부담의 원칙 적용. 심결과 판결에 누가 비용을
부담하는지 기재함.
Q. 그 액수는?
A. 심판의 경우: 관납료 전액 + 대리인 비용으로 인지대 상당액,
소송의 경우: 관납료 + 310만원/심급
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53. 가산종합법률사무소/특허법인가산
변호사/변리사 김 국 현
kkh@kasanlaw.com
전화: 02-591-0657