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‘펭수’ 상표권 이슈분석2020.01
노지혜 변리사

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상표법 제35조 (선출원)
다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는
먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록 받을 수 있다.

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출처: 유튜브 방송 “4시 특허청입니다”

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우리나라는 사용주의가 아닌,
등록주의를 채택하고 있기 때문
다시 말해,
상표권은 먼저 출원하여 등록 받은 자에게
귀속되며
특정 명칭이나 도형을 개발했다고 해서
그 명칭이나 도형을 독점적으로 사용할 수 있는
상표권자가 될 수는 없음
무조건 먼저 출원해서
등록을 받아야…

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그렇다면 “펭수”는 자기 이름을
무관한 자에게 뺏기게 되는 건가요?

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유명한 상표에 한해서는 예외가 적용될 수 있음
상표법 제34조 제1항 제9호
타인의 상품을 표시하는 것으로 수요자들에게 널리 인식된 상표와
동일 유사한 상표
상표법 제34조 제1항 제12호
상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
상표법 제34조 제1항 제13호
특정인의 상품 표시로 인식된 상표로 부당한 이익을 얻으려는 상표

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단,
상기의 조항들도 유명한 상표가 해당 분야에 사용되었는지,
다시 말해, 지정상품이 동일 유사한지를 요건으로 함
‘펭수’는 캐릭터 이름으로 의류, 화장품, 레스토랑 분야에서
사용되지 않았으므로
원칙적으로 무관한 사업분야에서는
누구든지 먼저 출원하면 등록을 받을 수도 있음
하지만,
명칭이 저명성까지 획득한 경우에는
정말 예외적으로 상품의 유사여부를 따지지 않고
선사용자가 권리를 가지게 됨

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이번 사안이 쟁점은
특허청이 ‘펭수’의 저명성까지 인정할 것인지 귀추가 주목되는
사안.
하지만 ‘펭수’를 부정한 목적으로 출원한 것이 의심되는 출원인
이
언론의 이목이 집중되는 것에 부담을 느껴
무상양도의 뜻을 밝히는 언론 인터뷰를 진행했지만
EBS는 답변을 하지 않아
여전히 특허청의 결정을 기다려볼 만 하다.
무상양도가 아닌 출원 취하를 해야 하는 것이 아닐지?

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제3자가 상표권자가 되면?
‘자이언트 펭’에 상표권을 행사하여 사용을 막고
사용의 대가로 자신이 보유한 상표권을 사라 마라
요구를 할 수 있고
실제 예전에는 이런 상표 브로커들이
적지 않은 돈을 벌기도…

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하지만,
요즘같이 인터넷, SNS가 보편화된 사회에서는
부정한 목적으로 유명한 타인의 명칭을 가로채는 것이
사회적으로 큰 비난을 받는 분위기여서
부정한 목적의 출원이 등록으로 연결되거나
등록이 된다 해도 상표권을 행사하는 것이 어려운 것이 사실..

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그럼에도 불구하고
상표 출원은 무조건 빨리 해야 하는 이유?
무관한 자가 상표를 먼저 출원했을 경우
되찾아 오기 위해서는 자기 상표가 유명
해야만 함

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유명한 상표를 보유하는 것은 사실상 대기업 들의 전유물이며
개인이나 소기업의 상표는 유명성을 인정받거나
입증하기가 매우 어려움.
상표출원 비용은 저렴하나,
상표권을 뺏기면 찾아오는 비용은 수 백 만원이
넘게 들 수 있음
따라서 상표출원은 무조건 빨리 하자.

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