Canepele corso Brevetti Patents -26 Jan 2018

Brevetti, titolarità e
sfruttamento commerciale
dell’invenzione
Avv. Vieri Canepele, LL. M.
Milano, 26 gennaio 2018 – Brevetti, titolarità e sfruttamento commerciale dell'invenzione

1. BREVETTO:
sfruttamento economico tramite
cessione e licenza
2

Il brevetto:
titolo concesso per l’ESCLUSIVA industriale, per promuovere
il progresso tecnologico, ‘contratto IMPLICITO’ tra l’inventore
e lo Stato
Efficacia territoriale e durata limitata nel tempo (20 anni,
eccetto pharma)
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Il brevetto ‘Muore’ (decade) se non usato
e‘vive’ se utilizzato e messo in pratica
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Come vive un brevetto?
Fase DIFENSIVA: contenzioso giudiziale e stragiudiziale
Fase PROPOSITIVA e fisiologica: Accordi di sfruttamento del
‘bene immateriale’ (intangible asset ‘autonomo’)
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Principali forme di SFRUTTAMENTO:
1. CONTRATTO di CESSIONE
2. CONTRATTO di LICENZA
- la cessione è una vendita →prevede il trasferimento della
titolarità (parziale o totale) in capo ad un terzo a titolo
definitivo;
- la licenza invece è paragonabile ad una locazione, perché è
una concessione in uso, a tempo, onerosa o gratuita,
esclusiva o non esclusiva, con cui si concede il diritto di
sfruttamento dell’invenzione brevettata
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Il CONTRATTO – Nozione:
accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere
tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.)
Norme regolatrici dei contratti: il contratto è ‘legge’ tra le parti
ma rimane soggetto alla disciplina civilistica integrativa (art.
1323 c.c.)
Autonomia contrattuale: il contratto è ‘pagina bianca’ salve
norme imperative e di ordine pubblico (art. 1322 c.c.) →
Qualità del contratto e completezza incide sulla chiarezza e
tenuta dei rapporti commerciali
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Il CONTRATTO – la FORMA:
- Principio di LIBERTA’ della forma, tuttavia…
- La forma SCRITTA è
NECESSARIA per provvedere alla trascrizione ed
OPPORTUNA per evitare discussione a valle →
‘patti chiari, amicizia lunga’
- La redazione di un contratto chiaro, completo ed esaustivo
ha una diretta rilevanza per la buona riuscita e la tenuta dei
rapporti commerciali
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2. Contratto di
CESSIONE di BREVETTO
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CESSIONE di BREVETTO:
- elementi essenziali sono il TRASFERIMENTO DELLA
PROPRIETA’ vs. PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO
(deve essere congruo, per motivi fiscali e di ‘tenuta’ come
validità dell’atto)
- Il diritto AL brevetto
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Cessione parziale e CONTITOLARITÀ:
- si applicano le regole sulla comunione
- presunzione di uguaglianza delle quote di cui all’art.1101
c.c., in difetto di diversa determinazione dei comunisti
- cedibilità delle quote dei singoli, da cui anche derivi
frazionamento
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Gestione del brevetto in comunione:
le decisioni relative alla gestione del brevetto debbono
essere collettive, potendosi distinguere – per ciò che attiene
all’eventuale concessione di licenze – tra licenze esclusive,
che debbono essere decise all’unanimità ex art.1108 c.c. e
non esclusive, che richiederebbero, per contro, una
maggioranza semplice ex art.1105 c.c.
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3. Contratto di LICENZA:
la ‘concessione d’uso’
del brevetto
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Titolarità ‘diffusa’ e licenze infra-gruppo: quale assetto
ideale?
Normalmente è opportuno intestare la titolarità in capo ad
una società (Holding), concedendo licenza regolare anche ai
fini fiscali, alle varie collegate/controllate, che operano sul
mercato
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La copertura brevettuale ‘a fascio’
a livello internazionale → Licenze territoriali
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- Licenze esclusive e non esclusive: all’interno del territorio di
riferimento il licenziatario può avere, o meno, titolo per lo
sfruttamento in via esclusiva dell’invenzione
- la licenza esclusiva impedisce allo stesso titolare di fare uso
del brevetto
- tendenzialmente, SOLO il licenziatario esclusivo è
legittimato ad agire per contraffazione del brevetto
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Royalty e pagamenti:
forfait iniziale
royalty sui ricavi
combinazione delle due forme
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Sublicenza
Deve essere autorizzata, altrimenti è tendenzialmente vietata
Clausola per cui il licenziatario rimane, nei confronti del
titolare licenziante, comunque responsabile degli eventuali
inadempimenti o violazioni del sublicenziatario
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Titolarità dei MIGLIORAMENTI e PERFEZIONAMENTI:
- es. aziende consorziate
- soluzioni possibili sono una licenza incrociata, un’opzione
sull’acquisto
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Trasparenza della contabilità e
facoltà di accesso
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Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva
espressa:
- vale la disciplina generale del c.c. normalmente richiamata
dagli accordi
- es. art. 1452/3 con risoluzione che segue il mancato
adempimento a seguito di diffida entro il termine indicato
- art. 1454 c.c. clausola risolutiva espressa con semplice
comunicazione informativa
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Il know-how ed i Doveri di riservatezza e relativa durata
La licenza di brevetto prevede l’obbligo del licenziante di
trasferire al licenziatario le informazioni necessarie (know-
how) che possano permettere a un soggetto, esperto in quel
determinato settore, di sviluppare il trovato
Detto know-how, qualora non coperto dal brevetto pubblicato,
deve comunque essere mantenuto segreto
L’obbligo di segretezza può (deve?) sopravvivere la
scadenza del brevetto ed il termine del rapporto
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Legge applicabile e foro competente:
la scelta della legge applicabile e del foro (meglio ancora
dell’arbitro o mediatore) hanno diretta rilevanza anche sui
costi e sulla forza di una possibile ‘difesa’
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Clausole di manleva per azioni di terzi
(indemnification clause):
spesso si prevedono clausole di manleva a carico del titolare
per il caso in cui il licenziatario sia attaccato per
contraffazione; spese di rappresentanza, assistenza e
risarcimenti rimangono quindi a carico di chi si impegna alla
manleva (indemnification clause)
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4. Le vicende societarie di
trasformazione:
FUSIONE e SCISSIONE
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Trasformazione societaria:
la società assume un tipo di organizzazione sociale diverso
da quello di cui all’atto di costituzione → modificazione
dell’atto costitutivo con continuità quanto a diritti ed obblighi
(art. 2498 c.c.)
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Trasformazione ≠ liquidazione, che è una causa di
scioglimento della società per diversi motivi (decorso del
termine, conseguimento oggetto sociale spin-off, mutuo
dissenso dei soci, ecc.) con l’unico scopo di liquidare il
passivo e ripartire eventuale attivo residuo → il liquidatore
nominato continua l’attività dell’ente
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La trasformazione in società per azioni, accomandita per
azioni o s.r.l. deve essere fatta per
atto pubblico
con determinate forme di pubblicità
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La FUSIONE SOCIETARIA:
è un tipo di trasformazione per concentrazione di imprese,
per aumentarne dimensioni e/o la competitività
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Fusione in senso proprio: due o più società si fondono in un
nuovo ente, estinguendosi → avvicendamento nei rapporti
fusione per incorporazione: un’ente incorporante assorbe al
proprio interno l’incorporato, che scompare → continuità con
l’ente incorporante e avvicendamento nei rapporti per
l’incorporato
La fusione DEVE sempre essere fatta per atto pubblico da
registrarsi nel Registro Imprese dei vari luoghi (incorporante,
incorporata ecc.)
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La SCISSIONE in senso proprio: è operazione inversa
rispetto alla fusione, con trasferimento dell’intero patrimonio
societario a società pre-esistenti o di nuova costituzione, con
assegnazione delle azioni o quote ai soci della prima →
avvicendamento nei rapporti
La SCORPORAZIONE è una scissione parziale
(sostanzialmente simile alla cessione del ramo d’azienda) →
dove rientrano I marchi/ brevetti?
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5. La crisi di azienda ed il fallimento
(liquidazione giudiziaria)
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La crisi d’azienda ed il CONCORDATO in continuità ecc.
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FALLIMENTO (liquidazione giudiziaria):
Presupposto oggettivo: stato d’insolvenza come incapacità di
far fronte alle obbligazioni ed ai debiti d’impresa
Dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale dove
l’azienda ha sede su ricorso di uno o più creditori o dello
stesso debitore (non più d’ufficio)
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EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO:
Il fallito viene spossessato dei beni che costituiscono
l’azienda, che viene amministrata da un curatore, con l’unico
scopo di garantire la par condicio creditorum tramite
esecuzione forzata (salvo privilegio) → avvicendamento dei
referenti
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EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI:
Dalla dichiarazione, i creditori hanno (pari) diritto di
partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita dei
beni d’azienda.
Sono INEFFICACI nei loro confronti gli atti di disposizione del
patrimonio compiuti dal fallito.
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Il curatore del fallimento:
obiettivo di ricostituire un patrimonio più ampio possibile per
soddisfare i creditori
l’azione REVOCATORIA FALLIMENTARE: riportare nel
patrimonio d’azienda e sottoporre a par condicio tutti gli atti
compiuti nell’ANNO (o biennio per atti tra coniugi gratuiti)
anteriore alla dichiarazione di fallimento
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CONTRATTI PENDENTI ALL’EPOCA DEL FALLIMENTO:
Es.: contratti di sfruttamento brevetto proseguono se il
curatore manifesta il suo consenso alla prosecuzione, entro
60 gg dalla messa in mora
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6. I titoli di PI come garanzie reali:
il pegno
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I TITOLI DI PI assimilabili ai beni mobili registrati:
come iscritti in pubblici registri e soggetti a determinate forme
di pubblicità e trascrizione
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Pegno del brevetto/marchio:
costituzione a garanzia specifica dell’adempimento
dell’obbligazione nei confronti di un creditore, che ha
prelazione(non è più creditore generico)
Rinvio all’art. 140 c.p.i. per la trascrizione
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