PAO cursus modelrecht Universiteit Leiden 2012

1. Europees Modellenrecht & Bird & Bird
Wouter Pors
Den Haag

2. Inleiding

3. Europese regelgeving
Verordening (EG) 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen
● Inwerkingtreding 6-3-2002
● Vanaf die dag niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel
Uitvoeringsverordening Gemeenschapsmodel (EG) 2245/2002
● Aanvraag, vernieuwing, afstand, etc
● Inwerkingtreding 24-12-2002
Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen
● Uiterste implementatiedatum 28-10-2001
● Geïmplementeerd in BTMW 1-12-2003
● Gecodificeerd in BVIE
Page 3
© Bird & Bird LLP 2012

4. Wat is Europees Modellenrecht?
Het recht met betrekking tot het Gemeenschapsmodel, zoals dat
uitputtend is geregeld in de Verordeningen
● Ingeschreven Gemeenschapsmodel
● Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel
Het nationale of regionale (Benelux) modelrecht, voor zover dat is
geharmoniseerd door de Richtlijn
De jurisprudentie van het Gerecht (voorheen Gerecht van Eerste
Aanleg) en het Hof van Justitie, die zowel geldt voor de
Verordening als de Richtlijn
Page 4
© Bird & Bird LLP 2012

5. Europees vs nationaal modellenrecht
Materieel modellenrecht is vergaand geharmoniseerd
● Wat voor nationaal modellenrecht geldt, is in het algemeen ook
van toepassing op Europees modellenrecht
Nog weinig Europese jurisprudentie
Weinig nationale jurisprudentie over materiële vragen
Veel jurisprudentie over handhaving
● Van belang voor advisering van cliënt: wat kun je met je recht?
www.ie-forum.nl; www.boek9.nl; www.iept.nl; www.rechtspraak.nl
Page 5
© Bird & Bird LLP 2012

6. Samenloop: modellenrecht en auteursrecht
Artikel 17 Richtlijn en 96 Verordening: ingeschreven model kan
tevens beschermd worden door auteursrecht
● Verplichte cumulatie zonder vormvereisten
● Voorwaarden voor bescherming vooralsnog nationaal recht
● Start is datum creatie of vastlegging in huidige vorm
● Duur tot 70 jaar na de dood van de maker
● HvJEG 27-1-2011, Flos / Semeraro:
• Geldt ook voor modellen waarvan bescherming voor implementatiewet al was
vervallen, mits ze daarvoor als model beschermd waren
• Exploitatie voor inwerkingtreding blijft rechtmatig (verworven rechten)
• Voortgezette exploitatie of door derden is dat niet
• Wel is een redelijke overgangstermijn mogelijk, maar minder dan 10 jaar
Page 6
© Bird & Bird LLP 2012

7. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel
Absolute nieuwheid (eigen karakter)
Artikel 11: bescherming 3 jaar vanaf openbaarmaking in EU
Artikel 19 lid 2: gebruik dat voortvloeit uit namaak
Vzr Den Haag 17-10-2007, G-star / Esprit
Vzr Den Haag 28-5-2008, Present Time / Blokker
• Op gedaagde rust de bewijslast dat sprake is van onafhankelijk
scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag
worden aangenomen dat hij het geopenbaarde model niet kende
Vzr Den Haag 9-9-2005, BIE 2006/23, Enlight / Avantronic
• In het algemeen moeten voor de zitting voldoende duidelijke
afbeeldingen (in kleur) worden overgelegd
Page 7
© Bird & Bird LLP 2012

8. De aanvraag

9. Ingeschreven, maar geen bescherming!
Vzr Den Haag 27-1-2010, Bocci Design / Ni Hao Trading
● Uit het modelrecht blijkt niet dat de lamp gemaakt is van massief glas
met luchtbelletjes, die een waterig lichteffect geven
● Het modelrecht brengt de te beschermen kenmerken onvoldoende in
beeld
● Dit had met foto’s in plaats van tekeningen kunnen worden opgelost
Page 9
© Bird & Bird LLP 2012

10. Ingeschreven, maar geen bescherming!
Rb Den Haag 21-10-2009, Bloom / Groove Garden
● Dat de lamp is aangebracht in een dubbele bodem blijkt niet uit
het depot
● Evenmin blijkt uit de omschrijving het gelijktijdig dubbel
gebruik als bloempot en lamp
● Modelrecht nietig
Hof Den Haag 13-12-2011, Bloom / Groove Garden
● Model geldig, maar geen inbreuk
Page 10
© Bird & Bird LLP 2012

11. Aanvraagprocedure
Aanvraag indienen bij OHIM in Alicante
● Duidelijke afbeeldingen die de nieuwe vormgevingskenmerken laten zien
● Van elementen die te beschermen zijn
● Duidelijke omschrijving
• Zelfs als OHIM die niet wil accepteren
• Leg stippellijnen uit (Hof Den Haag 30-3-2010, Kwik Lok / Schutte),
• Maar: EU Gerecht 14-6-2011, Sphere Time / Punch
bevestigt disclaimer functie van stippellijnen
Eventueel meervoudige aanvraag
• Moet wel nut hebben
• Elementen die onder uitsluiting vallen
Recht van voorrang
Opschorting publicatie
• 30 maanden vanaf prioriteit
Page 11
© Bird & Bird LLP 2012

12. Aanvraagprocedure 2
Bij gebreken in de aanvraag stelt OHIM fatale termijn voor herstel
Ambtshalve toetsing
● Of sprake is van een voortbrengsel als bedoeld in artikel 3 lid 1
onder a
● Strijd met openbare orde of goede zeden
Oppositie: verzoek tot nietigverklaring
● Art 25: ruime catalogus nietigheidsgronden
● Geen termijn
● Gedaagde in een inbreukprocedure mag zich voegen
Page 12
© Bird & Bird LLP 2012

13. Aanvraagprocedure 3
Beroep tegen beslissing van Cancellation Division
● Termijn: 2 maanden
● Beroep bij Board of Appeal
● Volledig nieuwe beoordeling (EU Gerecht 14-6-2011, Sphere
Time / Punch)
Hoger beroep bij EU Gerecht tegen beslissing van Board of Appeal
● Termijn: 2 maanden
● Geen mogelijkheid om nieuw bewijs in te dienen!
● Beroep bij Hof van Justitie, maar alleen voor rechtsvragen, niet
feitelijke punten
Page 13
© Bird & Bird LLP 2012

14. Duur van de bescherming
Niet-ingeschreven model: 3 jaar vanaf terbeschikkingstelling
Ingeschreven model: 5 x 5 = 25 jaar
Auteursrecht: 70 jaar na dood maker
● Eigen karakter, persoonlijk stempel van de maker
Slaafse nabootsing: onbeperkt
● Eigen positie in de markt, nodeloze verwarring
Merkrecht (beeldmerk, vormmerk): onbeperkt
● Onderscheidend vermogen, inburgering, bekend merk
Page 14
© Bird & Bird LLP 2012

15. Geldigheid van het modelrecht

16. Nietigverklaringen door OHIM
Page 16
© Bird & Bird LLP 2012

17. Nietigverklaringen door OHIM
Page 17
© Bird & Bird LLP 2012

18. Geldigheidsvereisten
Art 3: De verschijningsvorm van een voortbrengsel of deel ervan
Art 4: Nieuw en eigen karakter
Art 8: Niet bepaald door technische functie
EU Gerecht 12-5-2010, Beifa / Schwan-Stabilo
● Model niet alleen nietig als het identiek is aan, maar ook als het overeenstemt met
ouder merk
● In dat geval niet voldaan aan nieuwheidsvereiste
EU Gerecht 18-3-2010, Mon Graphic / Pepsico
● Nietigheidsgronden limitatief, kwade trouw geen nietigheidsgrond
• Wel: misbruik bevoegdheid OHIM, EU Gerecht 14-6-2011, Sphere Time / Punch
● Bij algemene indruk moet de vrijheid van de ontwerper worden betrokken, nader
uitgewerkt in EU Gerecht 14-6-2011, Sphere Time / Punch
● Categorie voortbrengsel mag op basis van omstandigheden van de zaak worden
bepaald, dus niet uitsluitend afhankelijk van de inschrijving
Page 18
© Bird & Bird LLP 2012

19. Geldigheid: maatstaf voor beoordeling
Beoordeling van het gehele voortbrengsel
Vzr Den Haag 18-9-2009, Easy Sanitary Solutions / I-drain
● Ook afbeeldingen waarop kenmerken staan die onzichtbaar blijven bij
normaal gebruik kunnen van belang zijn voor de vaststelling van het
uiterlijk van het wel zichtbare deel van het model
● En dus bijdragen aan de geldigheid
● Hof Den Haag 17-5-2011: in kort geding moet OHIM gevolgd worden
Hof Amsterdam 27-5-2004, IER 2004/81, Folat / Trinamic
● Bij de beoordeling van het eigen karakter moet uitgegaan worden van
de algemene indruk van het model, beschouwd in zijn geheel
● Combinatie van bekende elementen moet niet zonder meer als tot het
vormgevingserfgoed behorend worden aangemerkt
Page 19
© Bird & Bird LLP 2012

20. Wijze van beoordelen
EU Gerecht 22-6-2010 Shenzhen Taiden / OHIM
● Het geheel is niet technisch bepaald
● Volgen van een tendens / stijl niet relevant voor eigen karakter
● Kijken naar algemene indruk
• Aard van het voortbrengsel en bedrijfstak waarmee het verbonden is
• Op basis van normale gebruikswijze
• Verzamelen specifieke elementen van verschillende prior art mag niet
• Wel verschillende wijzen van beschikbaar stellen van elementen van
één prior art voortbrengsel (publicatie depot, presentatie aan
publiek, etc)
• Zie ook: EU Gerecht 6-10-2011, Ivars / OHIM
Page 20
© Bird & Bird LLP 2012

21. Geïnformeerde gebruiker
EU Gerecht 14-6-2011, Sphere Time / Punch
HvJEU 20-10-2011, Pepsico / Mon Graphic
● Geen ontwerper of technisch deskundige
● Kent de in de betrokken sector bestaande
verschillende modellen
● Heeft zekere kennis van elementen die deze
modellen bevatten
● Geeft blijk van een vrij hoog aandachtsniveau bij
gebruik ervan
● Kan niet onderscheiden tussen technische en
willekeurige aspecten (EU Gerecht)
Page 21
© Bird & Bird LLP 2012

22. Relevant vormgevingserfgoed
Vzr Den Haag 12-4-2005, Ferrari / Asiangear
● Gemeenschapsmodelrecht
● Internationaal modelrecht, mede voor Benelux
● Geen ambtshalve toetsing door OHIM
● Echte F1 raceauto bij publiek reeds bekend
● Geïnformeerde gebruiker van speelgoedauto’s is daarmee
bekend, verschil in gebruiksfunctie dus niet relevant
● Modelrechtelijke vordering in kort geding afgewezen
OHIM 13-11-2006, Supermarked / Ferrari
● Geïnteresseerden in speelgoedauto’s volgen ook de ontwikkelingen bij
echte auto’s
● Bevestigd in beroep
Page 22
© Bird & Bird LLP 2012

23. Bescherming van onderdelen
Art 3: samengesteld voortbrengsel
● Eisen in grote lijnen gelijk aan Benelux model
• Niet: bij normaal gebruik zichtbaar blijven (3.4 lid 1.a BVIE)
• Maar: overweging 12: Bescherming dient zich niet uit te strekken
tot die onderdelen die bij normaal gebruik van een voortbrengsel
niet zichtbaar zijn, noch tot die kenmerken van een dergelijk
onderdeel die onzichtbaar zijn wanneer dat onderdeel op zijn
plaats is aangebracht.
● Wat is normaal gebruik?
• Onderdeel om mee te “pimpen”?
● EU Gerecht 9-9-2011 Kwang Yang Motors / Honda
• Motor van grasmaaier tijdens gebruik zichtbaar
Page 23
© Bird & Bird LLP 2012

24. Model technisch bepaald 1
Uiterlijke kenmerken die uitsluitend door technische functie zijn bepaald
● Gaat dus verder dan enkel beperking van de vrijheid van de ontwerper
● Jas heeft praktisch nut, maar is daarmee nog niet technisch bepaald
● EU Gerecht 9-9-2011, Kwang Yang Motors / Honda: bij veel vrijheid eerder
dezelfde indruk en dus nietigheid
Vzr Den Haag 18-9-2009, Easy Sanitary Solutions / I-drain
● Uitzondering geldt alleen als technische overwegingen beslissend zijn
Vzr Den Haag 29-3-2011, Koninklijke Dekker / Bakker de Houthandel
Rb Brussel 23-10-2009 Print & Display / Dru
● Tenminste deel van het model niet technisch bepaald
Page 24
© Bird & Bird LLP 2012

25. Model technisch bepaald 2
Vzr Den Haag 11-4-2011, Ruby / Strada
Hof Den Haag 24-2-2009, Carmo / Reich
● Uitzondering voor technisch bepaalde modellen heeft zelfde strekking als
voor merkenrecht in Philips / Remington en Lego / OHIM, of alternatieven
beschikbaar zijn maakt dus niet uit
Vzr Den Haag 14-3-2012, Fat Boy / Garden Impressions
● Technisch kenmerk wel beschermd als het op een specifieke, niet technisch
noodzakelijke wijze is uitgevoerd
Vzr Den Haag 26-4-2012, Doro / Hesdo
● Symbolen op toetsen, kleuren, bies
Vzr Den Haag 14-12-2011, AD Inkoop / Action
● Dat model is gebaseerd op natuurlijke vorm
van plant doet niet af aan geldigheid
Page 25
© Bird & Bird LLP 2012

26. Nietigheidsverweer – verschuiving!
Aanvankelijk: geen vordering, dan uitgaan van geldigheid
● Vzr Den Haag 11-2-2005, Berg Toys / Montare
● Rb Den Haag 4-6-2008, Dedom / Qmarfelfe
Tenminste als regel in kort geding uitgaan van geldigheid
● Vzr Den Haag 7-10-2008, BMW / Inter-Tyre
● Hof Den Bosch 12-2-2008, Driessen / Europochette
Geen voorlopige maatregel als model door OHIM nietig verklaard
● Vzr Den Haag 29-5-2008, Crocs / De Vos
Page 26
© Bird & Bird LLP 2012

27. Nietigheidsverweer – stand van zaken
Geen nietigheidsvordering mogelijk, maar verbod in kort geding toch
afwijzen bij gerede kans op nietigheid
In feite op basis van belangenafweging
● Vzr Den Haag 17-2-2009, Merryfair/ Euro-Stoel
● Vzr Den Haag 1-7-2010, Van Otterloo / Dutch Nut Group
● Vzr Den Haag 26-4-2011, Hooked / Stam+
● Vzr Rotterdam 26-5-2011 en 7-7-2011, KAR / Meubelco
Hof Den Haag 18-5-2010, BMW / Inter-Tyre
● Nietigheid kan in kort geding ook bij wijze van verweer worden
aangevoerd zonder nietigheidsvordering
Bodemprocedure: nietigheidsvordering blijft noodzakelijk
● Rb Den Haag 6-4-2011, GB-Trade / Edco
Page 27
© Bird & Bird LLP 2012

28. Bijzonderheden nietigheid
Rb Den Haag 1-2-2011, Golden Dream / Lions
● Bij niet-ingeschreven gemeenschapsmodel kan nietigheid in kort geding
gewoon (voorlopig) beoordeeld worden
Rb Den Haag 14-9-2011 en 29-2-2012, Sun Garden / Garden Impressions
● Duitse rechter heeft nietigheid afgewezen
● Beslissing nietigheidsvordering heeft gelding voor hele Unie
● Geen nieuwe vordering bij andere Gemeenschapsrechtbank mogelijk
● Bij afwijzing staat tussen partijen geldigheid vast
● Prejudiciële vraag: staat inbreuk ook vast
als Duitse rechter niet cross-border bevoegd is?
● Niet naar HvJEU, want Rb oordeelt ook tot inbreuk
Page 28
© Bird & Bird LLP 2012

29. Processuele aspecten
Rb Den Haag 18-3-2009, Crocs / Makro
● Schorsing nietigheidsvordering tot OHIM in hoogste instantie beslist
Rb Den Haag 7-12-2011, Bodum / Jos ten Berg
● Inbreukprocedure moet geschorst worden bij nietigheidsactie OHIM
● Ook als die actie pas na dagvaarding gestart is
● Wel voorlopige voorziening mogelijk
● Dat eerder kort geding gevoerd is blokkeert dit niet
Rb Den Haag 27-6-2007, Starform / Time Out Holland
● Conventie: niet-ingeschreven modelrecht en auteursrecht
● Gedaagde beroept zich op Gemeenschapsmodel
● Eiser mag bij vermeerdering van eis nietigheid vorderen
Page 29
© Bird & Bird LLP 2012

30. Nietigheid via beschermingsomvang
Rb Den Haag 1-10-2008, Hansgrohe / Tiger (afgewezen)
Hof Den Haag 30-11-2010, Hansgrohe / Tiger (toegewezen)
● Geen nietigheidsvordering, dus geldig (bodemprocedure)
● Wel beoordeling van aspecten waarin het eigen karakter gelegen
is, voor beschermingsomvang
● Elementen die uitdrukking zijn van bepaalde stijl of mode zijn
uitgesloten, want leiden niet tot andere algemene indruk
• Hof: als zodanig geen criterium ; resultaat hetzelfde
● Kenmerken die uitsluitend door technische functie worden bepaald
• Apparaatgerichte leer: beschikbaarheid alternatieven maakt niet uit
• Hof: in casu niet technisch bepaald
● Mate van vrijheid van de ontwerper op moment depot
● Hof: grote navolging doet niet af aan beschermingsomvang
Page 30
© Bird & Bird LLP 2012

31. Overgangsrecht
Rb Den Haag 11-6-2003, IER 2003/76, Promoclip / Clipbizz
● Modellen, gedeponeerd voor de implementatie van de
Richtlijn, vallen niet onder de Richtlijn
● Oud model alleen nietig door technisch effect als alle factoren
die haar uiterlijk bepalen daarvoor onmisbaar zijn
Rb Den Haag 24-5-2006, BIE 2007/19, Stenman / Dulimex
● Oud model, dus gaat het om nieuwheid, niet om eigen karakter
● Eigen karakter is hogere eis
Page 31
© Bird & Bird LLP 2012

32. Vermogensrecht

33. Eigendomsrechten
Recht komt toe aan ontwerper
● Werkgever: binnen functie of volgens instructie
HvJEG 2-7-2009, FEIA / Cul de Sac
● Werkgeversmodelrecht strekt zich niet uit tot buiten
arbeidsverhouding in opdracht ontworpen modellen
● Overdracht van het recht door ontwerper aan opdrachtgever is
mogelijk
Vzr Assen 1-7-2004, IER 2004/94, Kids Factory / Some
● Overdraagbaarheid moet op grond van artikel 27 lid 1 beoordeeld
worden naar nationaal modelrecht (woonplaats houder)
Beslag, verpanding, etc: nationaal recht woonplaats houder
Page 33
© Bird & Bird LLP 2012

34. Opeising
Vordering tot opeising
● Bij rechter die volgens EEX en nationaal recht bevoegd is
● Door ontwerper of werkgever
● Binnen 3 jaar na inschrijving / terbeschikkingstelling
● Geen vervaltermijn bij kwade trouw
• Hof Den Haag 20-9-2011, Markant / Europlex
Rechtsgevolgen
● Eigendom gaat over
● Licenties en andere rechten vervallen
• Dit doorkruist dus nationaal vermogensrecht
• Oude houder te goeder trouw heeft recht op redelijke licentie
Page 34
© Bird & Bird LLP 2012

35. Inbreuk

36. Rechten van de houder
Art 19: uitsluitend recht tot gebruik en licentie, etc
Art 10: Inbreuk ingeschreven model is elk gebruik dat bij de
geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk
wekt, rekening houdend met de vrijheid van de ontwerper
Art 19 lid 2: Inbreuk niet-ingeschreven model alleen in geval van
namaak. Geen namaak bij onafhankelijk scheppend werk van
ontwerper die model redelijkerwijs niet kon kennen
Page 36
© Bird & Bird LLP 2012

37. Beschermingsomvang en inbreuk
Vzr Den Haag 24-8-2011, Apple / Samsung
● Uitsluitend uiterlijke kenmerken uit modelinschrijving meegewogen
● Combinatie van bekende elementen, deels technisch bepaald
● Minimalistisch ontwerp volgt techniek en ergonomie
● Ongerechtvaardigd concurrentievoordeel
● Beschermingsomvang dan beperkt tot “werkelijke ontwerpelementen”
● Mijn mening: fundamentele miskenning van de prestatie van de ontwerper
HvJEU 20-10-2011, Pepsico / Grupo Promer
● Gemiddelde gebruiker betrekt bij beoordeling daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen
● Rechter mag die ter verduidelijking gebruiken, niet als grondslag oordeel
Hof Den Haag 24-1-2012, Apple / Samsung
● Beperkte beschermingsomvang gezien vormgevingserfgoed, niets over minimalisme
Northern District of California 26-6-2012, Apple / Samsung
● “Apple has established a strong case on the merits.” Verbod alsnog opgelegd
Page 37
© Bird & Bird LLP 2012

38. Recht van voorgebruik
Rb Den Haag 6-4-2011, GB-Trade / Edco
● 22 lid 1: derde die kan aantonen dat hij vóór de datum van de
aanvrage, te goeder trouw een aanvang heeft gemaakt met, of
serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen heeft getroffen tot het
gebruik.
● 19 lid 2: geen namaak als het gewraakte model voortvloeit uit
onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de
rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende.
● Bewijslast rust op verweerder.
HvJEU 16-2-2012, Cegasa / PROIN
● Inbreukmaker kan geen recht van gebruik ontlenen aan later
ingeschreven modelrecht (nogal overbodige vraag)
Page 38
© Bird & Bird LLP 2012

39. Botsende grondrechten
Vzr Den Haag 4-5-2011, Darfurnica
● Naar voorlopig oordeel dient in de onderhavige
omstandigheden het belang van Plesner bij het vrij (kunnen
blijven) uiten van haar (artistieke) mening via het werk
“Simple Living” zwaarder te wegen dan het belang van Louis
Vuitton bij het ongestoord genot van haar eigendom
● Modelrecht is alleenrecht op gebruik
● Daargelaten de vraag of de functie van het modelrecht zich
tevens kan uitstrekken tot bescherming van de reputatie van
het model of zelfs die van de rechthebbende, is die functie
naar voorlopig oordeel in ieder geval minder wezenlijk te
achten
● Gebruik door Plesner is functioneel en proportioneel en dient
niet een louter commercieel doel
Page 39
© Bird & Bird LLP 2012

40. Gebruik voor reparatie toegestaan
Beperking voor gebruik voor reparatie
● BVIE: uitsluiting voor reparatie onderdelen art (3.19 lid 3) en voor
reparatie van schepen en vliegtuigen die tijdelijk in de Benelux zijn
(art 3.19 lid 2)
● Verordening: alleen uitsluiting voor reparatie van schepen en
vliegtuigen die tijdelijk in de EU zijn (art 20 lid 2)
● Overweging 13: het is passend om hiervoor geen bescherming te geven
Vzr Den Haag 24-2-2010, Vredo / Benedict
● Het is toegestaan onderdelen ter reparatie van een
samengesteld voortbrengsel te verhandelen, omdat
het gebruik van die beeldbepalende onderdelen ertoe
dient om het samengesteld voortbrengsel de
oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven
Page 40
© Bird & Bird LLP 2012

41. Procederen en handhaven

42. Exclusieve bevoegdheid
Art 82 + 83: rechtsmacht nationale rechter, cross-border voor hele EU
● 1. Woonplaats gedaagde of vestigingsplaats gedaagde
● 2. Woonplaats eiser
● 3. Spaanse rechter
● Forumkeuze
● Verschijnen zonder bevoegdheidsverweer
Art 82 + 83: rechtsmacht, nationaal bevoegd
● Plaats van de inbreuk
Relatieve bevoegdheid: nationaal recht
● Rechtbank Den Haag en Brussel aangewezen
Art 90: voorlopige maatregelen (beslag)
● Iedere rechtbank, Vzr Rotterdam 26-5-2011. KAR / Meubelco
Page 42
© Bird & Bird LLP 2012

43. Exclusieve bevoegdheid 2
Onomstreden in bodemprocedure
● Hof van Beroep Gent 2-11-2009, Europochette / Duni
• Alleen Benelux model, gerechten Brussel bevoegd voor Gemeenschapsmodel
● Rb Zwolle-Lelystad 01-9-2010, JunkTrunk / Wehkamp
• Bevoegdheidsverweer, zaak dus verwezen naar Den Haag
Vzr Den Haag is ook exclusief bevoegd in kort geding
• Vzr Den Haag 20-9-2006, BIE 2007/118, Febreze
• Vzr Den Haag 1-7-2010, Dutch-Nut-Group
• Vzr Haarlem 13-1-2011, Keezbord / Keezenspel
Vzr Den Bosch 22-5-2009, Rosero-P / VDL Bus & Coach
• Wapperverbod in conventie, inbreuk in reconventie
• In reconventie geen beroep op onbevoegdheid gedaan
• Misbruik van recht omdat modelrecht nietig lijkt te zijn
Page 43
© Bird & Bird LLP 2012

44. Exclusief in kort geding: afwijking
Hof Amsterdam 4-1-2007, Tommy Hilfiger / The Sting
● Bevoegdheid in kort geding alleen exclusief voor cross-border verboden
Hof Den Bosch 12-2-2008, Driessen / Europochette
● Vzr Den Haag is helemaal niet exclusief bevoegd
Vervolg: Vzr Den Bosch 12-8-2010, Heerkens Shoes / Fergan
● Zaak over Gemeenschapsmerk
● “Overigens heeft de voorzieningenrechter overwogen om een prejudiciële
vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel
103 van de Gemeenschapsmerkverordening toelaat dat de nationale wetgever
de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en
beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde
rechtbank voor het gemeenschapsmerk, zoals in Nederland de rechtbank Den
Haag terzake is aangewezen. Maar de voorzieningenrechter laat deze
mogelijkheid over aan het gerechtshof in geval van een eventueel appèl.”
Page 44
© Bird & Bird LLP 2012

45. Bevoegdheid - uitwerking
Auteursrecht en slaafse nabootsing zijn verknocht
• Vzr Den Haag 18-7-2005, BIE 2006/16, Mezutec / Remon
• Rb Den Haag 12-3-2008, Consolidated Shoe Company / Dolce & Gabbana
• Rb Den Haag 4-6-2008, Dedom / Qmarfelfe
• Vzr Den Haag 20-5-2008, Dedon / Suprento
Rb Den Haag neemt bij samenloop met Gemeenschapsrecht
verknochtheid en dus bevoegdheid aan
Verweer tegen vordering in reconventie
• Rb Den Haag 17-1-2007, IER 2007/52, Garmin / TomTom
• Voor verklaring niet-inbreuk in conventie grensoverschrijdend bevoegd
• In reconventie op grond van aanvullende werking artikel 6 EEX
grensoverschrijdend bevoegd voor inbreukverbod voor alle
partijen, Europees en niet-Europees
Page 45
© Bird & Bird LLP 2012

46. Cross-border bevoegdheid 1
Vzr Den Haag 17-10-2006, Howe / Casala
Vzr Den Haag 17-10-2007, G-Star / Esprit
Vzr Den Haag 28-5-2008, Present Time / Blokker
● In beginsel verbod voor hele EU, tenzij er gronden zijn om het te beperken
Vzr Den Haag 2-11-2006, IER 2007/13, TomTom / Garmin
● Grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van niet in de EU gevestigde
gedaagden
Rb Den Haag 12-3-2008, Consolidated Shoe Company / Dolce & Gabbana
● De Rechtbank is grensoverschrijdend bevoegd voor de verschenen Italiaanse
gedaagden, omdat zij die bevoegdheid niet bestreden hebben
Page 46
© Bird & Bird LLP 2012

47. Cross-border bevoegdheid 2
Vzr Den Haag 19-2-2008, Meubelfabriek Vermeer /
Marcel van Dam
● Cross-border tot 3 jaar na introductie niet-
ingeschreven Gemeenschapsmodel
● Daarna nationaal verbod op grond van slaafse
nabootsing (onrechtmatige daad, nationaal
materieel recht)
Rb Den Haag 2-5-2012, Babywelt / Maxi Miliaan
● Verordening geeft geen cross-border bevoegdheid
voor verklaring van niet-inbreuk
● Uitwijken naar EEX
Page 47
© Bird & Bird LLP 2012

48. Ex parte verbod
Vele malen toegewezen
● Vzr Den Haag 7-6-2007, Paletti
• Internethandel, hoge omloop, dus onherstelbare schade
● Vzr Den Haag 30-9-2008, Bodum / Kaldi
• Ingrijpende maatregel, dus hoge eisen aan bewijs
● Vzr Den Haag 14-11-2008, Marko Schuhfabrik / Van Woensel
• Op verzoek Rechtbank nadere onderbouwing eigen karakter
● Vzr Den Haag 9-12-2008, Janty / Nimaco
• Afgewezen, inbreuk onvoldoende aannemelijk. Hoge eisen
● Vzr Den Haag 31-3-2009, Bose / Holland Electronics
● Vzr Den Haag 11-5-2010, X / Y (onvoldoende onderbouwd)
Page 48
© Bird & Bird LLP 2012

49. Opheffing ex parte verbod
● Vzr Den Haag 16-12-2008, Trendhopper / Arp Design
• Voor opheffings kort geding hoeft niet de in de beschikking genoemde
zitting te worden gebruikt
● Vzr Den Haag 18-12-2009, Ten Berg / Bodum
• Herziening heeft geen terugwerkende kracht, anders zou het ex parte
verbod onvoldoende afschrikkende werking hebben
● Vzr Den Haag 4-5-2011, Darfurnica
• Wel terugwerkende kracht
● Vzr Den Haag 3-3-2010, Bodum / Ten Berg
• Toepassing civiel ne bis in idem, niet na ex parte, wel na opheffing
Page 49
© Bird & Bird LLP 2012

50. Cross-border ex parte verbod?
Rb Den Haag verleent met ingang van Safretti / Wolters ex parte
verboden voor de hele EU
● Handhavingsrichtlijn jonger dan Modellenverordening
● Art 81: aangewezen rechter bevoegd voor o.a. inbreuken
● Art 83: cross-border bevoegdheid
● Executie: ordre public EEX v Handhavingsrichtlijn?
● HvJEG 27-4-2004 Turner / Grovit
• verbod anti suit injunction
• EU beginsel van wederzijds vertrouwen
• EEX is noodzakelijkerwijs gegrond op het vertrouwen van de
verdragsluitende staten in elkaars rechtssystemen en rechterlijke
instanties
● Ex parte wordt gewoon toegewezen, immers geen verweer
● In opheffings kort geding is dit nog niet aangevoerd
Page 50
© Bird & Bird LLP 2012

51. Varia procesrecht

52. Handhavingsrichtlijn
Ex parte verbod
Bewijsbeslag
● Beslag voor veilig stellen van bewijs van inbreuk
● Vzr Den Haag 11-3-2008, MFB Diffusion / Asiangear 1
• Rechtbank bepaalt welke deskundigen de deurwaarder mag meenemen
● Vzr Amsterdam 22-3-2010, Betafence / Road Safety
• Hensen (Den Haag) treedt op als rechter in Amsterdam
• Monsterneming is afdoende, geen bewijsbeslag
Proceskosten
● Bij inbreuk op IE in beginsel volledige kosten vergoed
● Lijst van indicatietarieven: € 6.000 - € 25.000
● Rb Den Haag 15-10-2008, X / Van Bergen
• Als geen handhavingsmaatregel wordt gevorderd geen volledige
vergoeding van proceskosten
Page 52
© Bird & Bird LLP 2012

53. Nevenvorderingen
Rb Den Haag 11-4-2007, BIE 2008/4, Rotork / Autork
● Toewijsbaarheid nevenvorderingen is afhankelijk van het recht van de landen
waar de inbreuk wordt gepleegd
● Voor de Benelux is de grondslag te vinden in artikel 3.17 en 3.18 BVIE in
samenhang met de Handhavingsrichtlijn
● Voor de overige Lid-staten is onduidelijk in hoeverre de Handhavingsrichtlijn
al is geïmplementeerd
Vzr Den Haag 3-2-2009, Jems / Hollywood Nails
● Per nevenvordering spoedeisend belang vereist
Hof Den Haag 18-5-2010, BMW / Inter-Tyre
● Belang als dit leidt tot beëindiging verdere inbreuk
Page 53
© Bird & Bird LLP 2012

54. Bijzondere vorderingen
Wapperverbod
● Vzr Rotterdam 26-5-2011 en 7-7-2011, KAR / Meubelco
• Alleen bij weten of ernstig vermoeden ongeldigheid
Indirecte inbreuk
● Vzr Den Haag 22-7-2011, First Bike / Ridder Ride
• Wellicht mogelijk onder verordening voor componenten
• Alternatief mogelijk onrechtmatige daad
• Onderdelen tenminste geschikt en bestemd om te worden
samengevoegd tot model
Page 54
© Bird & Bird LLP 2012 Subject matter | Client details

55. Europese Harmonisatie
● Belangrijk recht
• Uniforme inschrijving voor de hele Europese Unie
• Anders dan auteursrecht uniform criterium voor geldigheid
• Cross-border handhaving via één rechter
● Europees modellenrecht is nog niet effectief geharmoniseerd
● Zelfs binnen Nederland verschillen van inzicht
● Het wordt tijd voor (meer) prejudiciële vragen
● Tot die tijd: strategisch adviseren en procederen
Page 55
© Bird & Bird LLP 2012

56. Thank you
wouter.pors@twobirds.com
Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.
Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is regulated by the Solicitors Regulation
Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members
who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.
www.twobirds.com