Aliprandi - Il marchio e gli altri segni distintivi: un'introduzione - 07-05-13

Simone Aliprandi – Progetto Copyright-Italia.it
www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org
SIMONE ALIPRANDI
Il marchio e gli altri segni distintivi:
un'introduzione
7 maggio 2013 – ISIA Firenze
Un'introduzione al diritto della proprietà intellettuale

segni distintivi
ditta
insegna
nome
nomi a dominio
marchio
denominazioni
geografiche/
d'origine

“distintivi” in che senso?
Sono segni distintivi gli elementi che hanno funzione di
identificare un determinato imprenditore, un determinato
luogo dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto, per
differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.
→ concetto fondamentale di capacità distintiva:
ha capacità distintiva un segno che possiede sufficiente
originalità e novità, e quindi non provoca confusione con altri
segni utilizzati da altri imprenditori

la ditta
E' il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa.
È formato da un elemento necessario (cognome o sigla
dell’imprenditore) e facoltativamente anche da un elemento di
fantasia (parole liberamente scelte) salvo il caso di trasferimento
dell’azienda.
L’imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella
usata da altro imprenditore. Quando c’è rischio di confusione una delle
due ditte deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a
differenziarla.
L’obbligo di differenziazione grava:
●
sul titolare della ditta iscritta posteriormente al registro delle imprese;
●
sul titolare della ditta usata posteriormente (in caso di impresa non
soggetta a registrazione).
fonte normativa: art. 2563 codice civile

trasferimento della ditta
La ditta ha un proprio valore economico, costituendo un importante
elemento del complesso aziendale: pertanto, il titolare può essere
interessato a trasferirla a un altro imprenditore realizzandone il valore
di scambio, ma una ditta non può essere trasferita separatamente
dall’azienda cui si riferisce.
→ differenza rispetto al marchio

l'insegna
E' il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si
esercita l’impresa: essa ha particolare importanza per quelle
aziende il cui servizio è offerto proprio nei locali medesimi (bar,
ristoranti, negozi, discoteche).
L'insegna deve avere una propria capacità distintiva, ossia deve
presentare il requisito dell'originalità, deve corrispondere a verità e
novità, ossia non deve provocare confusione, in riferimento
all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da
un altro imprenditore.
fonte normativa: art. 2568 codice civile

il marchio d'impresa
Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato
graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone),
disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione
di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a
distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.
fonti normative:
artt. 2569 e seguenti codice civile
artt. da 7 a 28 d.lgs. 30/2005 (Codice proprietà industriale o CPI)

marchio di fatto vs marchio registrato
marchio di fatto: è un marchio che, pur non essendo registrato, gode
di una particolare tutela. Per essere protetto infatti il marchio di fatto
deve essere utilizzato, essere riconosciuto come segno distintivo (e
non come semplice ornamento) e garantire un ricordo presso i
consumatori (cosicché possa espletare la sua funzione, appunto, di
segno distintivo presso il pubblico). → TM
marchio registrato: è un marchio che, in virtù del processo di
registrazione dinanzi ad apposito ufficio (nazionale o europeo),
gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa
(mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà
che il preuso esteso) ®→

i simboli: TM e ®
Negli USA...
the two symbols associated with U.S. trademarks ™ (the trademark
symbol) and ® (the registered trademark symbol) represent the status
of a mark and accordingly its level of protection. While ™ can be
used with any common law usage of a mark, ® may only be used by
the owner of a mark following registration with the relevant national
authority, such as the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO or
PTO).

originalità/novità nel marchio (art. 12 CPI)
Non sono nuovi [...] i segni che alla data del deposito della
domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno
distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati
da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [...].
[continua]

[continua]
c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza
fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [...].
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato [...], in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto
da data anteriore in forza di un diritto di priorità [...], se a causa
dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i
prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per
il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni [...].

la capacità distintiva nel marchio (art. 13 CPI)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli
costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni
che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la
quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero
l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o
altre caratteristiche del prodotto o servizio […].
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività
del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione
generica del prodotto o servizio o abbia perduto la sua
capacità distintiva.

Domanda per riflettere:
Una parola che entra a far parte dello Zingarelli o del DevotoOli perde
la sua capacità distintiva?

Si vedano i casi Nutella, Jacuzzi, Domopak, Walkman, Tampax...
articolo Corriere 1995 → vai
articolo Adnkronos 1995 → vai
Domanda per riflettere:
Una parola che entra a far parte dello Zingarelli o del DevotoOli perde
la sua capacità distintiva?

il requisito della liceità (art. 14 CPI)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o
servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi […].

registrazione e rinnovazione (art. 15 e 16 CPI)
Salve le ipotesi di tutela del marchio di fatto, i diritti esclusivi per la
tutela del marchio sono conferiti con la registrazione.
Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito
della domanda.
La registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi
indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito della domanda,
salvo il caso di rinuncia del titolare.
La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio
precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi
secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.
La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

i diritti conferiti dalla registrazione (art. 20 CPI)
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella
facoltà di fare uso esclusivo del marchio.
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare
nell'attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli
per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico, che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni;
[continua]

[continua]
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi
anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza
e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza
del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro
confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli
a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di
importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità. [...]

marchio forte vs marchio debole
marchio forte: quello che ha spiccata originalità e notevole capacità
distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio
a cui si riferisce). Tale caratteristica lo porta a identificarsi con il bene
stesso.
esempi: Rolex (orologi), Fender (chitarre), Kleenex (fazzoletto),
Google (ricerche in internet)
marchio debole: quello che presenta una minore originalità (ad esempio
per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue)
pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per
differenziarlo ed essere tutelato.
esempi: molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (Benagol,
Golasan, Momendol...), in attività di vendita al dettaglio
(La casa del mobile, La casa del colore, Bar Stazione...).

marchio di forma
?

marchio di forma

marchio di forma
Si veda anche il caso Lego.
La Corte di Giustizia dell'UE ha negato la tutelabilità come marchio del
tipico mattoncino Lego.
Secondo la Corte infatti “la registrazione di una forma esclusivamente
funzionale di un prodotto come marchio permette al titolare del marchio
di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma
anche l’uso di forme simili” (http://aicobrevetti.net/it/?p=302#more302).
Art. 9 CPI (Marchi di forma)
Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa i segni costituiti
esclusivamente dalla forma imposta dalla natura
stessa del prodotto, dalla forma del prodotto
necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla
forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

marchio di colore
Un segno anche non convenzionale come un marchio di colore per costituire
un valido marchio deve rispondere a tre condizioni:
deve costituire un segno di comunicazione di impresa;
deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica;
deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata
impresa da quelli di altre imprese.
La determinazione di un colore per mezzo di un codice di identificazione
internazionalmente riconosciuto può essere considerata quale
rappresentazione grafica. Tali codici sono reputati precisi stabili. Con
riferimento alla combinazione di colori esse sono suscettibili di
rappresentazione grafica quando sono ancorate ad un codice internazionale
di lettura e quando sono definite nei contorni ed accostamenti.
(fonte: Tribunale Venezia, Sez. Proprietà Industriale, 13/06/08)

marchio di colore
(marchio registrato da Burberry Ltd.)

marchio sonoro
Alcuni esempi
jingle Intel: ascolta
jingle McDonald's: ascolta

la tutela del nome
Per alcuni soggetti (ad esempio, gli artisti), i principali segni distintivi, in
quanto persone fisiche, sono il nome (al quale è equiparato lo
pseudonimo) e l’immagine: questi segni identificano la persona e,
quindi, la distinguono.
Il diritto al nome è previsto e tutelato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. come
diritto della personalità e come diritto alla distinzione: consiste, infatti,
nel potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare.
→ si veda anche art. 83 LDA

la tutela del nome
Secondo l’opinione tradizionale, si ha lesione del diritto al nome soltanto
quando un nome viene usato per designare una persona diversa dal titolare,
poiché soltanto in questo caso è possibile una confusione personale; secondo
l’opinione ormai prevalente, invece, la lesione sussiste anche quando un
nome viene usato per designare un’entità extrapersonale, quando dall’uso
indebito possa derivare una confusione di persone e quando l’uso indebito
possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della
persona del titolare.
In particolare, si è osservato che una possibilità di confusione si verifica anche
nei casi in cui il nome venga usato per attribuire al titolare alcune attività,
prestazioni o opere che egli non ha compiuto o nei casi in cui l’uso del nome
sia comunque idoneo a far credere ai terzi che dietro una determinata opera
o attività vi sia la persona del titolare.
(fonte: Serena Fiorentini, “Tutela del nome e diritto alla
notorietà: l'art 83 della legge sul diritto d'autore” → vedi)

confine tra nome e marchio
IL CASO FIORUCCI:
Elio Fiorucci si riprende il suo nome, anche se aveva venduto il suo cognome.
Lo ha deciso il Tribunale di I° grado UE in un procedimento intentato dallo
stilista contro la multinazionale giapponese Edwin Co., alla quale aveva
ceduto la sua società nel 1990 con l'autorizzazione all'uso del marchio
"Fiorucci", ma senza fare alcuna menzione al nome di battesimo "Elio".
Fatto sta che nel 1997 la Edwin chiese la registrazione del marchio europeo
"Elio Fiorucci", cosa che allo stilista non è mai andata giù, finché nel 2003 si è
rivolto all'ufficio marchi europeo (UAMI). In una prima decisione questo gli
aveva dato ragione, ma poi ad un ricorso della Edwin gli diede torto.
Fiorucci è andato avanti, fino al Tribunale, il quale ha stabilito che "a norma
del regolamento n. 40/94 il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione
può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore (in particolare del
diritto al nome)".
(fonte: http://www.wallstreetitalia.com/article.aspx?IdPage=728536)

confine tra opera dell'ingegno e marchio
Domanda: Un personaggio di fantasia può diventare in sé un marchio?

nomi a dominio
Il titolare di un marchio può opporsi all’adozione di un domain name
uguale o simile al proprio segno distintivo se possa crearsi un rischio di
confusione o anche un semplice rischio di associazione tra i due nomi.
Indubbia è la funzione distintiva del nome a dominio. Esso non può
essere ritenuto un semplice “indirizzo telematico”. E ciò perché la
scelta del nome dell’indirizzo non viene fatta a caso, ma richiama
sempre l’attività svolta dal titolare del dominio, attraverso la
coincidenza con il nome del proprio marchio. Il domain name, infatti,
non svolge solo una funzione telematica di codici, ma è volto anche a
identificare sul mercato l’azienda e attirare l’attenzione degli utenti
sulla rete. Esso dunque non può essere considerato solo un semplice
indirizzo volto a consentire all’utente l’accesso al sito.
[continua]

nomi a dominio
[continua]
Questa qualificazione però non può essere fatta in via generale per
tutti i nomi a dominio, ma – secondo il Tribunale di Bergamo [6] –
necessita di un vaglio caso per caso: a seconda dunque delle
circostanze e avuto riguardo alla configurazione del sito, si potrà
ragionare se equiparare il nome a dominio a un segno distintivo del
tipo marchi di impresa, con conseguente applicazione della specifica
normativa di legge.
(fonte: Angelo Greco, “La tutela dei nomi a dominio: vere e proprie opere
d’ingegno. Il caso CocaColla” → vedi)

e se le norme sui segni distintivi non bastano?
...c'è sempre e comunque la copertura dell'art. 2598 Cod. Civ.
Art. 2598 Cod. Civ. (Atti di concorrenza sleale)
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di
brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
●
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
●
diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente,
idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente;
●
si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo
a danneggiare l'altrui azienda.

grazie per l'attenzione
_____________________________
Slides rilasciate con Licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0.
Le definizioni riportate sono tratte da Wikipedia.

per rimanere aggiornati:
• Blog: http://aliprandi.blogspot.it
• Twitter: @simonealiprandi
• Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”

Aliprandi - Il marchio e gli altri segni distintivi: un'introduzione - 07-05-13

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Aliprandi - Il marchio e gli altri segni distintivi: un'introduzione - 07-05-13

Similar to Aliprandi - Il marchio e gli altri segni distintivi: un'introduzione - 07-05-13 (20)

More from Simone Aliprandi

More from Simone Aliprandi (20)

Aliprandi - Il marchio e gli altri segni distintivi: un'introduzione - 07-05-13