O documento fornece um panorama geral da propriedade intelectual e propriedade industrial, abordando conceitos como patentes, desenhos industriais, marcas, segredos de negócio e concorrência desleal. Também discute questões atuais como marcas não tradicionais, protocolo de Madri e e-marcas.

1. PANORAMA GERAL E ATUAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco Carlos Eduardo Eliziário de Lima 26.09.2011

2. Pontos a serem abordados Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial Propriedade industrial: conceitos básicos Patentes Desenhos industriais Marcas Segredo de fábrica Segredo de negócio Concorrência desleal Contratos envolvendo propriedade industrial “Trade secret”

5. Patentes - Objetivos Principais Do titular: proteger o investimento feito em pesquisa e desenvolvimento obter retorno financeiro Do Estado: tornar acessível à sociedade a informação sobre novas tecnologias  As patentes são uma importante fonte de informação tecnológica

6. Patentes - O que pode ser patenteado? A patente visa a proteger inovações que, via de regra, proporcionam um melhoramento funcional de um produto ou processo ou tragam uma melhoria em sua utilidade prática. Os 3 requisitos básicos que devem ser preenchidos para que um invento seja patenteado são:

7. Patentes - O que pode ser patenteado? novidade absoluta: o invento não pode ter sido tornado disponível ao público em lugar algum do mundo, exceto em caso de divulgação feita pelo próprio inventor nos casos previstos em lei atividade inventiva: além de ser meramente diferente, preenchendo o requisito de novidade, o invento não pode ser considerado como uma decorrência óbvia daquilo que já se conhece aplicação industrial: o invento deve se prestar para ser produzido ou utilizado em qualquer ramo da indústria, entendendo-se por “indústria” qualquer ramo produtivo, por exemplo a agricultura.

8. Patentes – Inventos já revelados A lei brasileira admite a divulgação prévia desde que o depósito do pedido de patente não ultrapasse 1 ano (período de graça) a partir da primeira divulgação. Poucos países dispõem de um período de graça como a lei brasileira - a divulgação feita antes do depósito pode prejudicar e impedir a obtenção de patente em outros países.

9. Patentes - Exemplos Dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos Ferramentas e máquinas Produtos alimentícios e farmacêuticos Produtos químicos em geral Processos e métodos de fabricação

10. PI 9903324-0

11. U.S. 821.393 dep. em 23/03/1903

12. Patentes – direitos do titular Direito de exclusividade temporário; Confere ao titular o direito de impedir terceiros de produzir, usar, vender, colocar à venda: Produto objeto de patente, e Processo ou produto obtido por processo patenteado. Proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações.

13. Patentes - Sanções contra os infratores Sanções na Esfera civil Visam a estabelecer a obrigação de cessar a infração e a possível condenação ao pagamento de perdas e danos decorrentes da infração. Sanções na esfera criminal Objetivam a condenação do infrator a penas de detenção e multa.

14. Patentes – Validade A patente tem efeitos territoriais, isso é, ela tem validade apenas no território em que concedida (20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade). Para obter proteção fora do Brasil é necessário depositar pedidos correspondentes nos países onde se deseja obter proteção.

15. Patentes - Sistemas de depósito no exterior (1) Sistema Tradicional de patentes Depósitos nos outros países de interesse Data de depósito no Brasil (2) Sistema PCT Entrada nas fases nacionais 30 Data de depósito no Brasil Depósito do pedido internacional

16. Patentes – questões atuais Patentes de segundo-uso médico; patentes para polimorfos Acesso à saúde (licenças compulsórias) Patentes x direito concorrencial

17. Desenhos Industriais - Simplicidade para obtenção Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

18. Desenhos Industriais - Características principais Simplicidade e agilidade para obtenção Agilidade para medidas judiciais Vigência e manutenção Proteção conferida pelo Registro Agilidade para medidas judiciais Simplicidade para proteção no exterior

19. Desenhos Industriais - Simplicidade para obtenção Requisitos de registrabilidade: Novidade: O desenho industrial é novo quando tiver sido tornado público no Brasil ou no exterior antes da data de depósito do pedido. Originalidade: O desenho industrial é considerado original quando dele resulta uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores, podendo-se combinar elementos conhecidos.

20. Desenhos Industriais - Simplicidade para obtenção Restrições A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

22. Reivindicações

23. Desenhos ou fotografias

24. Sendo permitido apresentar uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

25. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.Depósito

26. Desenhos Industriais - Agilidade para obtenção Expedição do Certificado de Registro Parecer de registrabilidade Depósito Publicação e concessão Requerimento de exame de mérito Exame preliminar Busca e Exame 2 a 3 meses 3 a 4 meses 1 a 2 meses

27. Desenhos Industriais - Exemplos

28. Desenhos Industriais - Vigência e manutenção Vigência: 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. Manutenção: Pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depósito.

29. Desenhos industriais – questões atuais Restrição de uso dos desenhos industriais no chamado mercado secundário (o caso das peças de reposição de automóveis)

30. Marcas - Introdução Definição Validade Direitos atribuídos ao titular do registro Limitações aos direitos do titular Formas de Apresentação Tipo/ finalidade Princípio da Especialidade das marcas

31. MARCAS – Definição e Validade (i) Definição: Sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. (ii) Validade: 10 anos contados da concessão do registro de marca, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos. Obs.: A propriedade da marca adquire-se com o registro validamente expedido pelo INPI – sistema atributivo – artigo 129 da Lei 9279/96

32. Marcas – Direitos do titular Direito ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional, para identificar os produtos/ serviços cobertos pelo registro ou afins (artigo 129, caput, da LPI) Ceder o registro ou pedido de registro* Licenciar seu uso* Zelar pela integridade material ou reputação da marca* *os três últimos direitos descritos acima (artigo 130 da LPI) também são atribuídos ao depositante da marca - titular de pedido de registro apenas

33. Marcas: limitações impostas ao titular O titular da marca não pode impedir: O uso da marca por comerciantes ou distribuidores, juntamente com suas próprias marcas, para a promoção e comercialização do produto – ex.: supermercados Uso da marca por fabricantes de acessórios para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência – ex.: cartucho de impressoras; Livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento; A citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

35. Mistas:

36. Figurativas:

38. Marcas de serviço:

39. Marcas de certificação:

41. Marcas – Questões atuais Marcas de Alto renome Proteção especial em todos os ramos de atividade – artigo 125 da LPI Definição: As marcas de alto renome são aquelas que conquistaram fama e prestígio incontestáveis, em virtude de diversos fatores como, por exemplo, aceitação excepcional pelo público, tradição e maciços investimentos em marketing. Exemplos: “COCA-COLA”, “O BOTICÁRIO”, “LAND ROVER”, “BIC”, “CHICLETS”, “ITAÚ”, “HAVAIANAS”, “BOMBRIL”, “TRAMONTINA”; “DERBY”, e “PLAYBOY.

42. Marcas – Questões atuais Marcas de Alto renome Declaração pode ser obtida apenas pela via incidental mediante a apresentação de oposição ou de processo administrativo de nulidade Procedimento regulado pela Resolução nº 121/2005, que regulamenta o artigo 125 da LPI

45. Marcas – Questões atuais Marcas olfativas: "o cheiro de grama recém-cortada", identificando bolas de tênis” – União Européia - CTM 428870, R 156/1998-2, de Vennootschaponder Firma Senta Aromatic Marketing “Cheiro de uva” para identificar “lubrificantes” - Registro nos E.U.A. nº 2568512, de 07/05/2002, de Mike Mantel, comercializando como Manhattan Oil

46. Marcas – Questões atuais E-marcas é o sistema de depósito de pedidos e petições de marcas pela internet. Integra o “e-INPI”, que é a plataforma em que o INPI disponibiliza o acesso eletrônico a seus serviços, por meio do sistema de geração da Guia de Recolhimento da União (GRU) eletrônica. Ainda em 2011 será lançado o e-marcas II Ainda é permitido o depósito por papel

47. Marcas – Questões atuais E-marcas O sistema "Push-INPI" permite que o usuário faça um cadastro para receber, via e-mail, as principais informações do(s) seu(s) processo(s), como datas de publicação e despachos, publicadas na RPI.

49. Definição: Proteção de marca, através de um sistema único de registro, em quantos países membros do Protocolo forem designados pelo requerente, detentor de pedido de registro ou registro de marca base em país membro de origem

52. Protocolo de Madri Requisitos básicos do pedido internacional - reprodução da marca objeto de pedido de registro ou registro base no país de origem - indicação dos produtos e/ ou serviços e respectiva classificação internacional (Classificador Internacional de Nice) - designação dos países

54. Prorrogação – procedimento administrativo único

56. Mais de 80 países já aderiram ao sistema (Comunidade Européia, Estados Unidos, Japão, China, Austrália, Coréia, etc.)

58. Via de mão dupla: os benefícios do Protocolo poderão ser usufruídos tanto pelos nacionais como pelos estrangeiros

60. Concorrência desleal Diversas situações que configuram atos de concorrência desleal, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

62. Também são protegidos pelo mecanismo de repressão à concorrência desleal:nome empresarial; expressão de propaganda (slogan); formato e envoltório de um produto ou mercadoria (apresentação comercial “trade-dress”); e informações confidenciais (os segredos de fábrica e de negócios).

64. Dos Crimes de Concorrência Desleal - artigo 195, da LPI.Vale citar os incisos III (desvio de clientela), IV (expressão de propaganda), V (nome empresarial).

65. Concorrência Desleal – exemplos de violação de “trade dress” Indústrias Anhembi vs. Polisul Ind. e Com.

66. Concorrência Desleal – exemplos de violação de “trade dress” Leite de Rosas vs. HS Ind. e Com. de Cosméticos e Lojas Brasileiras S/A

67. Concorrência Desleal – exemplos de violação de “trade dress” Sakura x Hinomoto

68. Exemplos de proteção múltipla Design do telefone Proteção: Desenho Industrial Proteção: Marca Circuito integrado Proteção: Patente Detalhes secretos de fabricação Proteção: Sigilo Manual do telefone e registro de software Proteção: Direito autoral

69. Contratos de Transferência de Tecnologia Fornecimento de Knowhow Prestação de Serviços de Assistência Técnica Licença de Exploração de Patentes Licença de Uso de Marcas Franquia

70. Necessidade de aprovação governamental Efeitos da averbação do Contrato perante o INPI: Legitimar pagamentos para o exterior (efeito cambial) Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados (efeito tributário) Efeitos perante terceiros – oponibilidade: Exclusividade Legitimação do licenciado para figurar como parte em ações judiciais, seja isoladamente, se o contrato assim permitir, seja como litisconsorte do licenciante Registro no Banco Central (declaratório)

71. Principais regras atualmente aplicadas pelo INPI: O conceito de licença de tecnologia não é aceito, mas apenas o de “venda”/ “transferência definitiva” da tecnologia O prazo máximo dos contratos de transferência de knowhow é de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos A prorrogação pelo segundo período de 5 anos depende da comprovação da necessidade da empresa brasileira continuar recebendo a tecnologia Em alguns raros casos, o INPI aceitou a manutenção de um vínculo tecnológico por um prazo superior a 10 anos

72. Principais regras atualmente aplicadas pelo INPI: Em contratos que envolvam mais de uma categoria (por exemplo: licença de uso de marcas e patentes; transferência de knowhow e licença de uso de marcas), é necessário concentrar o pagamento em apenas uma delas A remuneração em contratos firmados entre empresas que mantêm relação acionária (matriz-subsidiária; controladora-controlada) não pode exceder os limites de dedução fiscal estabelecidos na Portaria Nº 436/58 (ou seja, deve se situar entre 1% e 5% sobre a receita líquida de venda dos produtos contratuais)

73. Principais regras atualmente aplicadas pelo INPI: Matérias-primas e quaisquer outros insumos e componentes importados da fornecedora de tecnologia (ou de fonte a ela vinculada) devem ser deduzidos da base de cálculo dos pagamentos Cláusulas de confidencialidade devem ser limitadas no tempo, podendo vigorar por um prazo máximo de 5/10 anos após o término regular ou rescisão do contrato, entre outras

74. Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia Contratos entre empresas nacionais e estrangeiras: IRRF CIDE ISS PIS/ COFINS - Importação IOF

75. Contratos – questões atuais Intervenção do INPI nos contratos – discussões judiciais

76. Obrigado. Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco analee@dannemann.com.br Carlos Eduardo E. de Lima carlos.eduardo@dannemann.com.br http://www.dannemann.com.br Tel.: 55 11 2155 9500