1. 1
Patentes de Invención
Lic. Boris Jaskille
Lic. Eugenio Torres Oyola
Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, PSC
221 Plaza Bldg, Suite 403
221 Ave Ponce de León
San Juan, P.R. 00918
(787) 766-7000
bjaskille@ftmrlaw.com
etorres@ftmrlaw.com

2. 2
Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual
 MarcasMarcas
 Derechos de autorDerechos de autor
 Derechos moralesDerechos morales
 Secretos de negocioSecretos de negocio
 PatentesPatentes

3. 3
Las Patentes yLas Patentes y
la Economía del Conocimientola Economía del Conocimiento
 Motivan la innovación proveyendo un monopolio al inventor o suMotivan la innovación proveyendo un monopolio al inventor o su
cesionario, a cambio de la divulgación de la invención.cesionario, a cambio de la divulgación de la invención.
 Mientras más patentes se radiquen, el nivel de innovación de un paísMientras más patentes se radiquen, el nivel de innovación de un país
es mayor.es mayor.
 Fomenta el desarrollo económico / generación de riqueza.Fomenta el desarrollo económico / generación de riqueza.
 Inversión en investigación y desarrollo (“R&D”).Inversión en investigación y desarrollo (“R&D”).

4. 4
Número de patentes bajo el USPTO en 1986
 SINGAPUR: 3
 CHINA: 7
 INDIA: 18
 IRLANDA: 28
 PUERTO RICO: 22

5. 5
Contexto
 1999
 0 abogados de patentes
 20 patentes
 2009
 5 abogados de patentes
 14 patentes

6. 6

7. 7
Puerto Rico 2009-2011
Ventajas
 Calidad de nuestras instituciones de investigación científica
 Colaboración entre industria y academia
 Disponibilidad de científicos e ingenieros
Desventajas
 “limitada capacidad para innovar”
 Reducido margen de gasto en R&D
Razones ……
INNOVAR ---- PROTEGER ---- LICENCIAR

8. 8
Why are
Patent Attorneys Needed?
“The specification and claims of a patent,
particularly if the invention be at all
complicated, constitute one of the most
difficult legal instruments to draw with
accuracy.”
Justice Brown
Topliff v. Topliff, 145 U.S. 156, 171 (1892)

9. 9
1. A cup and holder combination comprising:
a cup for holding hot or cold liquids; and
a holder defined by a band mounted on and encircling the cup, the band
having an open top and an open bottom through which the cup
extends and an inner surface immediately adjacent the cup with a
plurality of discrete, spaced-apart, approximately semi-spherically
shaped depressions distributed on substantially the entire inner
surface of the band so that each depression defines a non-contacting
region of the band creating an air gap between the band and the cup,
thereby reducing the rate of heat transfer through the holder.
JAVA JACKETJAVA JACKET

10. 10
JAVA JACKET

11. 11
JAVA JACKET
 US Pat. No. 5,425,497, 6/20/95US Pat. No. 5,425,497, 6/20/95
 2001: $8MM, 250,000,0002001: $8MM, 250,000,000
 Starbucks infringementStarbucks infringement
 Coffee ClutchCoffee Clutch

12. 12
PatentesPatentes
 Derecho de PropiedadDerecho de Propiedad
 Excluir deExcluir de
 HacerHacer
 UsarUsar
 VenderVender
 ImportarImportar
 a los Estados Unidos todo invento patentado por un tiempoa los Estados Unidos todo invento patentado por un tiempo
limitado a cambio de la revelación pública de la invenciónlimitado a cambio de la revelación pública de la invención
cuando la patente ha sido otorgadacuando la patente ha sido otorgada
 Campo OcupadoCampo Ocupado

13. 13
¿Qué se puede patentar?¿Qué se puede patentar?
35 U.S.C.35 U.S.C. && 101101
 Materia Estatutaria:Materia Estatutaria:
 ProcesosProcesos
 Artículos de manufacturaArtículos de manufactura
 MáquinasMáquinas
 Composiciones de materiaComposiciones de materia
 Cualquier mejora a éstosCualquier mejora a éstos
 ““Cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre”Cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre”
 Diamond v. ChakrabartyDiamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980), 447 U.S. 303 (1980)
 Nuevo, útil y no obvioNuevo, útil y no obvio

14. 14
¿Qué no puede ser patentado?¿Qué no puede ser patentado?
 Leyes de la NaturalezaLeyes de la Naturaleza
 Fenómenos físicosFenómenos físicos
 Ideas abstractasIdeas abstractas
 Trabajos literarios, dramáticos, musicales y artísticosTrabajos literarios, dramáticos, musicales y artísticos
 Invenciones que no son útiles o que son ofensivas a laInvenciones que no son útiles o que son ofensivas a la
moral públicamoral pública

15. 15
RequisitosRequisitos
 UtilidadUtilidad
 La invención debe tener un uso beneficiosoLa invención debe tener un uso beneficioso
 NovedadNovedad
 Cualquier conocimiento previo, uso, patentes yCualquier conocimiento previo, uso, patentes y
descripciones concernientes a la invención reclamada sedescripciones concernientes a la invención reclamada se
considera colectivamente como el estado de la tconsidera colectivamente como el estado de la téécnicacnica
(“prior art”), y se dice que la invención ha sido anticipada(“prior art”), y se dice que la invención ha sido anticipada
por “prior art”por “prior art”

16. 16
NovedadNovedad
 Si una invención ha sido anticipada, no satisface elSi una invención ha sido anticipada, no satisface el
requisito de novedadrequisito de novedad
 Un solicitante está limitado por el “prior art” haya o noUn solicitante está limitado por el “prior art” haya o no
tenido conocimiento al momento de la invencióntenido conocimiento al momento de la invención
 Se presume que el inventor conoce todo “prior art” enSe presume que el inventor conoce todo “prior art” en
su campo de invención y cualquier arte análogosu campo de invención y cualquier arte análogo
razonablemente pertinente al problema particular derazonablemente pertinente al problema particular de
su invenciónsu invención

17. 17
NovedadNovedad
 ““Prior Art” incluyePrior Art” incluye
 Patentes otorgadas en los Estados Unidos y en elPatentes otorgadas en los Estados Unidos y en el
extranjeroextranjero
 Publicaciones impresas distribuidas en los EstadosPublicaciones impresas distribuidas en los Estados
Unidos o en el extranjeroUnidos o en el extranjero
 Evidencia de uso público o revelación pública de laEvidencia de uso público o revelación pública de la
invención en los Estados Unidos, más de un añoinvención en los Estados Unidos, más de un año
antes de la presentación de la solicitudantes de la presentación de la solicitud
 Evidencia de una venta u oferta de venta en losEvidencia de una venta u oferta de venta en los
Estados Unidos, más de un año antes de laEstados Unidos, más de un año antes de la
presentación de la solicitudpresentación de la solicitud

18. 18
““Non-obviousness”Non-obviousness”
 Limita las patentes a aquellas invenciones queLimita las patentes a aquellas invenciones que
sean verdaderamente nuevas contrario asean verdaderamente nuevas contrario a
aquaquééllas que no adelantan significativamentellas que no adelantan significativamente
el arteel arte
 Aunque la invenciAunque la invencióón no haya sido descritan no haya sido descrita
exactamente por “prior art”, la patente puedeexactamente por “prior art”, la patente puede
ser denegada si es obvio para alguien conser denegada si es obvio para alguien con
destrezas regulares en el arte hacer esa mejoradestrezas regulares en el arte hacer esa mejora

19. 19
““Non-obviousness”Non-obviousness”
 Importancia: la relativa facilidad con que los inventosImportancia: la relativa facilidad con que los inventos
pasan el examen de novedad y utilidad.pasan el examen de novedad y utilidad.
 Para ser útil un invento solo debe ser mínimamente útil.Para ser útil un invento solo debe ser mínimamente útil.
 Para ser novel, un invento debe tener una sola diferencia con elPara ser novel, un invento debe tener una sola diferencia con el
estado de la técnica.estado de la técnica.
 Es el mas difícil de evaluar porque intenta medir el logroEs el mas difícil de evaluar porque intenta medir el logro
técnico, una cualidad mas abstracta que novedad otécnico, una cualidad mas abstracta que novedad o
utilidad.utilidad.
 Un invento nuevo y útil no es patentable si representaUn invento nuevo y útil no es patentable si representa
meramente un cambio trivial y es obvio en vista del estadomeramente un cambio trivial y es obvio en vista del estado
de la técnica.de la técnica.

20. 20
““Non-Obviousness”Non-Obviousness”
TSMTSM
 Buscando uniformidad los tribunales diseñaron elBuscando uniformidad los tribunales diseñaron el
test de “Teaching, Suggestion, Motivation” (“test de “Teaching, Suggestion, Motivation” (“TSMTSM”)”)
 Invento es obvio solo si el estado de la técnica, laInvento es obvio solo si el estado de la técnica, la
naturaleza del problema que se resuelve, o elnaturaleza del problema que se resuelve, o el
conocimiento de la persona de destreza ordinaria en elconocimiento de la persona de destreza ordinaria en el
arte revela una motivación o sugerencia a combinar losarte revela una motivación o sugerencia a combinar los
aprendizajes del arte previo para crear el nuevoaprendizajes del arte previo para crear el nuevo
invento.invento.
 Busca evitar lo que se conoce como el “hindsightBusca evitar lo que se conoce como el “hindsight
bias”bias”

21. 21
““Non-obviousness”Non-obviousness”
KSR v. Teleflex, 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007)KSR v. Teleflex, 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007)
 Cambia la forma en que se hace el análisis de “non-Cambia la forma en que se hace el análisis de “non-
obviousness”obviousness”
 La pregunta inicial esLa pregunta inicial es si el invento es meramente unasi el invento es meramente una
variante predecible de elementos o técnicas conocidas envariante predecible de elementos o técnicas conocidas en
el arteel arte..
 Si había una razón aparente a una persona de destreza ordinariaSi había una razón aparente a una persona de destreza ordinaria
en el arte para combinarlos en la manera reclamada en el inventoen el arte para combinarlos en la manera reclamada en el invento
y resulta en una combinación que funciona según esperado, esy resulta en una combinación que funciona según esperado, es
probable que sea obvio bajo KSR.probable que sea obvio bajo KSR.
 Si la combinación genera un resultado o beneficio inesperadoSi la combinación genera un resultado o beneficio inesperado,, eses
probable que se considere no-obvio.probable que se considere no-obvio.

22. 22
Non-obviousnessNon-obviousness
KSR v. Teleflex, 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007)KSR v. Teleflex, 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007)
 No introduce un test sino que provee una serieNo introduce un test sino que provee una serie
de factores como guía para evaluar si unde factores como guía para evaluar si un
invento es obvio, tales como:invento es obvio, tales como:
 Predictibilidad;Predictibilidad;
 Sentido comúnSentido común
 ““Hindsight”Hindsight”
 Debe haber mas “obviousness” en el futuroDebe haber mas “obviousness” en el futuro

23. 23
Tipos de PatentesTipos de Patentes
 Patentes de Utilidad - cubren las invencionesPatentes de Utilidad - cubren las invenciones
típicastípicas
 Patentes de Diseños - protegen el aspectoPatentes de Diseños - protegen el aspecto
ornamental o estético de un artículoornamental o estético de un artículo
 Patentes de Plantas - dan protección a cualquierPatentes de Plantas - dan protección a cualquier
variedad nueva y distinta de una planta que sevariedad nueva y distinta de una planta que se
reproduzca asexualmentereproduzca asexualmente

24. 24
TérminoTérmino
 El término de una patente comienza el día en que seEl término de una patente comienza el día en que se
expide la patente y termina 20 años (14 años si es unaexpide la patente y termina 20 años (14 años si es una
patente de diseño) desde la fecha en que se radicó lapatente de diseño) desde la fecha en que se radicó la
solicitud de patente en el USPTO.solicitud de patente en el USPTO.
 Cuando una patente expira, el derecho a hacer,Cuando una patente expira, el derecho a hacer,
vender y usar la invención patentada se convierte envender y usar la invención patentada se convierte en
propiedad pública.propiedad pública.

25. 25
¿Cuándo surgen los derechos de patentes?¿Cuándo surgen los derechos de patentes?
 NONO surgen al momento de la creación osurgen al momento de la creación o
concepción del inventoconcepción del invento
 Los inventores deben solicitar en la USPTO paraLos inventores deben solicitar en la USPTO para
recibir una patenterecibir una patente
 Los derechos de patentes surgen una vezLos derechos de patentes surgen una vez
aprobada la solicitud por la USPTOaprobada la solicitud por la USPTO

26. 26
Contenido de la SolicitudContenido de la Solicitud
 EspecificaciónEspecificación
 Descripción escrita del inventoDescripción escrita del invento y la manera y proceso de hacer yy la manera y proceso de hacer y
usarlo, en términos tan completos, claros, concisos y precisos queusarlo, en términos tan completos, claros, concisos y precisos que
permita a una persona diestra en el arte objeto de la invenciónpermita a una persona diestra en el arte objeto de la invención
hacer y usar el mismohacer y usar el mismo
 Debe incluir elDebe incluir el modo predilectomodo predilecto de hacer el invento contempladode hacer el invento contemplado
por el inventorpor el inventor
 Una o más reivindicacionesUna o más reivindicaciones que particularmente indiquen yque particularmente indiquen y
claramente reclamen la materia que el solicitante considera suclaramente reclamen la materia que el solicitante considera su
inventoinvento
 Dibujo(s) cuando sea(n) necesario(s) para entender el inventoDibujo(s) cuando sea(n) necesario(s) para entender el invento
 Un juramento o declaraciónUn juramento o declaración
 $$$$$$

27. 27
Abstracto
 El abstracto debe ser en forma
narrativa y generalmente limitarse a
un párrafo en una página separada y
contener de 50 a 150 palabras, no
repetir información que se encuentre
en el título.

28. 28
““Claims”Claims”
 PrePreáámbulo, transicimbulo, transicióón, cuerpon, cuerpo
 An article to support objects,An article to support objects, comprisingcomprising::
 a horizontal support member having a top and a bottoma horizontal support member having a top and a bottom
part and at least two vertical support members attached topart and at least two vertical support members attached to
the bottom part of said horizontal support member.the bottom part of said horizontal support member.
 An article to support objects,An article to support objects, consisting ofconsisting of::
 a horizontal support member having a top and a bottoma horizontal support member having a top and a bottom
part and two vertical support members attached to thepart and two vertical support members attached to the
bottom part of said horizontal support member.bottom part of said horizontal support member.

29. 29

30. 30
“Claims”
Redacción
 Siempre se debe usar la misma palabra para
referirse a la misma cosa. Nada de sinónimos ni
palabras alternativas.
 No se puede “claim” un resultado, solo el aparato o
el método que obtiene el resultado.
 Es importante tener cuidado con poner muy pocos
detalles
 Es importante tener cuidado con poner demasiados
detalles y/o adjetivos (grande, pequeño, muchos,
pocos) (“adjacent” vs. “below”)

31. 31
“Claims”
Redacción
 Los “claims” dependientes siempre deben hacer más
“narrow” al “claim” independiente que se refieren
 Lo más amplio posible, pero no muy amplio
 Ver mas allá del “preferred embodiment”
 Solicitudes Pro Se generalmente son más “narrow” de lo
que deberían ser
 Base antecedente
 Introducir todo elemento con un articulo, usualmente
“a” o “an”
 Toda referencia posterior a un elemento introducido
previamente debe estar precedida por “the” o “said”

32. 32

33. 33
Solicitudes Provisionales de Patentes
 Diseñada para proveer un costo más bajo en la
primera solicitud en los Estados Unidos, y
proveer los medios para establecer una fecha
de radicación efectiva más temprana.

34. 34
Solicitudes Provisionales de Patentes
 Especificación
 Dibujos
 No “claims”

35. 35
Derecho de Prioridad
 Una solicitud de patente radicada en los Estados Unidos por una
persona que previamente haya radicado una solicitud regular de
patente para el mismo invento en un país extranjero que
otorgue privilegios similares a solicitudes radicadas en los
Estados Unidos tendrá el mismo efecto que si la solicitud
hubiera sido radicada en este país en la fecha en que fue
radicada en el país extranjero, siempre y cuando se haga dentro
de los 12 meses desde la fecha mas temprana de radicación.
 Sucede igual con las solicitudes provisionales

36. 36

37. 37
Confidencialidad
 18 meses desde la fecha de radicación mas
temprana
 Excepciones
 Ya no está pendiente
 Orden de secretividad
 Solicitud provisional
 Solicitud de diseño

38. 38
Derechos ProvisionalesDerechos Provisionales
 No se puede comenzar una acción de violación de patente hasta queNo se puede comenzar una acción de violación de patente hasta que
se otorgue la patente.se otorgue la patente.
 Existe protección antes de la otorgación bajo 35 U.S.C. § 154(d), queExiste protección antes de la otorgación bajo 35 U.S.C. § 154(d), que
permite a un dueño de una patente obtener regalías razonables porpermite a un dueño de una patente obtener regalías razonables por
algunos actos violatorios que ocurran antes del otorgamiento de laalgunos actos violatorios que ocurran antes del otorgamiento de la
patente.patente.
 Esto derecho a obtener daños provisionales requiere demostrar:Esto derecho a obtener daños provisionales requiere demostrar:
 Que las actividades ocurrieron después de la publicación de laQue las actividades ocurrieron después de la publicación de la
solicitud de patente;solicitud de patente;
 Los “claims” patentados son sustancialmente idénticos a losLos “claims” patentados son sustancialmente idénticos a los
“claims” publicados; y“claims” publicados; y
 El violador tuvo “noticia actual” de la solicitud publicada.El violador tuvo “noticia actual” de la solicitud publicada.

39. 39
Patent Cooperation TreatyPatent Cooperation Treaty
(PCT)(PCT)
 Tratado Internacional (1970)Tratado Internacional (1970)
 Provee un procedimiento unificado para radicar solicitudes deProvee un procedimiento unificado para radicar solicitudes de
patentes en sus Estados contratantes.patentes en sus Estados contratantes.
 Solicitud Internacional (OJO: NO EXISTEN PATENTESSolicitud Internacional (OJO: NO EXISTEN PATENTES
INTERNACIONALES)INTERNACIONALES)
 Receiving OfficeReceiving Office
 International Searching AuthorityInternational Searching Authority
 Examinación preliminar opcional (International PreliminaryExaminación preliminar opcional (International Preliminary
Examining Authority)Examining Authority)
 Fase NacionalFase Nacional

40. 40
Software/Algoritmos MatemáticosSoftware/Algoritmos Matemáticos
 1950-1970’s – USPTO no concedía patentes a inventos que1950-1970’s – USPTO no concedía patentes a inventos que
utilizaban cálculos hechos por una computadorautilizaban cálculos hechos por una computadora
 RacionalRacional
 cómputo era una verdad científica o una expresión matemática decómputo era una verdad científica o una expresión matemática de
la misma; no materia estatutariala misma; no materia estatutaria
 Diamond v.Diamond v. Diehr (1981),Diehr (1981), proceso que utiliza algoritmoproceso que utiliza algoritmo
matemmatemááticotico

41. 41
Algoritmos MatemáticosAlgoritmos Matemáticos
 State Street Bank & Trust v. Signature Financial GroupState Street Bank & Trust v. Signature Financial Group
(1998)(1998)
 Algoritmo matemAlgoritmo matemáático que produce un resultadotico que produce un resultado
concreto,concreto, úútil y tangible es patentabletil y tangible es patentable

42. 42
Method of swinging on a swing
 1. A method of swinging on a swing, the method
comprising the steps of: a) suspending a seat for
supporting a user between only two chains that are
hung from a tree branch; b) positioning a user on the
seat so that the user is facing a direction
perpendicular to the tree branch; c) having the user
pull alternately on one chain to induce movement of
the user and the swing toward one side, and then on
the other chain to induce movement of the user and
the swing toward the other side; and d) repeating
step c) to create side-to-side swinging motion,
relative to the user, that is parallel to the tree branch.

43. 43
US Pat. No. 6,368,227

44. 44
In re BilskiIn re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385
(Fed. Cir. 2008)(Fed. Cir. 2008)
 Machine or transformation testMachine or transformation test
 Process must be tied to a machine or apparatusProcess must be tied to a machine or apparatus
 Or transform a particular article into a differentOr transform a particular article into a different
state or thingstate or thing
 No más State StreetNo más State Street
 TS US certiorari granted 6/1/2009TS US certiorari granted 6/1/2009
 6/28/10 Decisión MT not only test.6/28/10 Decisión MT not only test.
 68 amicus briefs68 amicus briefs

45. 45
Otras consideraciones
Ley 73 de 28 de mayo de 2008 (Ley de Incentivos)
 Negocios elegibles:
 R&D (laboratorios de investigación y desarrollo científico o
industrial para desarrollar nuevos productos o procesos, o
para mejorar los mismos…)
 Desarrollo de programas o aplicaciones (“software”)
licenciados o patentados, para reproducción a escala
comercial (ojo, aplica phase-in de 4 años)
 Desarrollo de programas computadorizados licenciables de
aplicación general y creados a la orden (“custom made
software” para exportación)

46. 46
Ley 73 de 28 de mayo de 2008 (Ley de Incentivos)
 “El licenciamiento de propiedad intangible, desarrollada o
adquirida por el negocio exento que posea un decreto bajo esta
ley”.
 Propiedad Intangible: Patentes, inventos, fórmulas, procesos,
diseños, patrones, conocimiento (know how), derechos de autor
(copyrights), secretos de negocios, composiciones literarias,
musicales, artísticas, marcas de fábrica etc….
 Escenario general: Tasa fija de 4% (retención del 12% sobre regalías)

47. 47
(cont.)
Crédito por Inversión en Investigación y Desarrollo (R&D):
 Crédito por el 50% de la inversión elegible especial realizada por el negocio
exento o por afiliada (inversión en investigación y desarrollo, pruebas clínicas,
toxicológicas, infraestructura, energía renovable o propiedad intelectual. Se
puede tomar en dos o más plazos
 Uso: Podrá aplicarse, a opción del negocio exento, a la contribución sobre IDI
y/o contra gastos operacionales (factura) de energía eléctrica, agua y
alcantarillado
 Disponible a negocios exentos bajo Ley 73 y leyes de incentivos anteriores
 Transferible (puede ser cedido, vendido o traspasado)
 Puede ser arrastrado sin limite de años hasta que se utilice en su totalidad
•


48. 48
(cont.)
Crédito por Transferencia de Tecnología:
 Crédito de 12% de los pagos efectuados a personas no residentes (2% a
los negocios exentos sujetos a imposición alterna) por el uso de propiedad
intelectual
 Uso: podrá aplicarse contra la contribución sobre IDI
 Disponible a negocios exentos bajo Ley 73
 Intransferible
 Arrastre: 8 años contributivos a partir del cierre del año contributivo en
que se originó el crédito

49. 49
Ley 73 de 28 de mayo de 2008 (Ley de Incentivos)

50. 50
50
Gracias
Lic. Boris Jaskille
bjaskille@ftmrlaw.com
Lic. Eugenio Torres
etorres@ftmrlaw.com
Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, PSC
221 Plaza Bldg, Suite 403
221 Ave Ponce de León
San Juan, P.R. 00918
(787) 766-7000