1. 20 декабря 2011
Пересмотр пределов исключительного
права на товарный знак судебной
практикой 2011 года

2. Исключительное право на товарный знак
► Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак,
(правообладатель) принадлежит
► исключительное право
использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК
РФ любым не противоречащим закону способом.
/ст.1484 ГК РФ/
► Правообладатель вправе использовать средство индивидуализации
по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или
запрещать другим лицам использование средства индивидуализации.
/ст. 1229 ГК РФ/
► Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя
сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или
однородных, если возникает вероятность смешения.
ст.1484 ГК РФ/
Page 2
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

3. Пределы исключительного права на
товарный знак: изменения 2011 года
Увеличение пределов
►Двойная компенсация Исключительное
является соразмерной право на
товарный знак
►Товарный знак
действует в отношении
любого сходного
Уменьшение пределов
доменного имени
► Исключительное
право на товарный знак
►Товарный знак может не распространяется на
способствовать преждепользование
минимизации обозначением со
параллельного импорта стороны конкурента
Page 3
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

4. Пределы исключительного права на товарный знак
I. Усиление исключительного права на товарный знак
«Соразмерность двукратной компенсации за нарушение»
Ст. 1515 ГК РФ:
«Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя
вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
- в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей по усмотрению суда, исходя из
характера нарушения,
-в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно
размещен товарный знак, или в двукратной стоимости права
использования, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
товарного знака».
Page 4
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

5. Пределы исключительного права на товарный знак:
«соразмерность двукратной компенсации»
Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.11
№3602/11
КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ
«Компенсация представляет собой самостоятельный вид
гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут
применяться правила, предусмотренные в отношении других
видов ответственности»
«Размер компенсации ограничен пределами, установленными
законодателем, и признан им соразмерным последствиям
правонарушения»
Page 5
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

6. «Соразмерность двукратной компенсации»
(!) Не имея возможности уменьшить размер двукратной
компенсации, суды, фактически, присуждают ее в полном
размере… вне зависимости от добросовестности
нарушителя или отсутствии у него умысла.
Page 6
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

7. «Соразмерность двукратной
компенсации»: зарубежная практика
► Конституционный суд Литвы дважды рассматривал вопрос о взыскании
компенсации в 2-х кратном или 3-х кратном размере применительно к
авторским правам и правам на товарные знаки. В обоих случаях суд
признал, что нормы не позволяют судам учитывать принципы
справедливости, пропорциональности, правовой определенности:
► «…To recognise that the provision was in conflict with Paragraph 1 of Article
109 of the Constitution of the Republic of Lithuania and with constitutional
principles of justice and a state under the rule of law - to the extent that it
provides for the only one criterion—the form of guilt—for such increase and
does not establish any other criteria which must be heeded by the court».
Page 7
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

8. «Соразмерность двукратной
компенсации»: зарубежная практика
► Федеральный суд штата Массачусетс (США): Установленный
завышенный размер компенсации за нарушение авторских прав
является чрезмерным и неконституционным:
► «…Weighing all of these considerations, I conclude that the jury’s award of
$675,000 in statutory damages for infringement of thirty copyrighted works is
unconstitutionally excessive».
Page 8
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

9. Правовые позиции Конституционного Суда
в отношении юридической ответственности
► «…Законодатель должен исходить из того, что ограничение
прав и свобод возможно, только если оно соразмерно
целям, прямо указанным в Конституции Российской
Федерации» /Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 N
11-П
► «…Установление недифференцированного по размеру
штрафа не позволяет применить меру взыскания с учетом
характера совершенного нарушения, что нарушает
принципы справедливости наказания, его
индивидуализации и соразмерности» /Постановление
Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 N 14-П
Page 9
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

10. Правовые позиции Конституционного Суда
в отношении юридической ответственности
«Столь большой штраф за правонарушение может
превратиться из меры воздействия в инструмент
подавления экономической самостоятельности и
инициативы, чрезмерного ограничения свободы
предпринимательства и права частной собственности»
/ Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 N 14-П
Page 10
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

11. Пределы исключительного права на товарный знак
II. Усиление исключительного права на товарный знак
«Правами на доменное имя обладает тот, чей товарным знаки»
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.11
№18012/10
Юсупов Ш.Д.
Page 11
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

12. Пределы исключительного права на товарный знак:
«Доменное имя того, чей товарный знак»
www.mumm.ru
Page 12
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

13. Пределы исключительного права на товарный знак:
«Доменное имя того, чей товарный знак»
Лицо не является обладателем прав на товарный знак, но: Ю
- первым зарегистрировало на себя доменное имя, с
- не использует доменное имя в своей коммерческой деятельности, у
- не продает на сайте товары, однородные либо идентичные товарам п
правообладателя товарного знака, о
- на сайте была размещена информация, косвенно связанная с в
наименованием доменного имени.
M
Правообладатель обладает товарным знаком тождественным U
доменному имени. M
M
В
«У Юсупова не было никаких законных прав и интересов в А
отношении доменного имени, поскольку он не являлся владельцем С
одноименного товарного знака, и доменное имя не отражает его имя
или фирменное наименование его компании». Р
Ф
Page 13
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

14. Пределы исключительного права на товарный знак
III. Усиление исключительного права на товарный знак.
«Противодействие параллельному импорту»
Постановления ВАС РФ от
Постановление ВАС РФ от
17.02.2011 № 11, п.14-15
03.02.2009 №10458/08
Конфискованный предмет Нарушение ст.14.10 КоАП
нарушения выпущен является оконченным с
правообладателем
?
момента перемещения
одноименных ТЗ, и товаров, содержащих
следовательно, не незаконное
содержит незаконного воспроизведение
воспроизведения ТЗ, в товарного знака, через
связи с чем нет таможенную границу.
нарушения ст.14.10 КоАП
Page 14
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

15. Пределы исключительного права на товарный знак
Ослабление исключительного права на товарный знак
«Право преждепользования товарным знаком»
Постановление Федерального арбитражного
суда Московского округа от 09.08.2011 № КА-
А40/8031-11
«На основании вывода о начале использования Обществом спорного
обозначения до даты приоритета товарного знака Заявителя, суды
справедливо указали, что поскольку использование обозначения
началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного
знака, такое использование не может быть признано нарушением
исключительных прав на товарный знак».
Page 15
Пересмотр пределов исключительного права на товарный знак
судебной практикой 2011 года

16. Пределы субъективного права на
товарный знак: до и после 2011 года
Двойная компенсация
Право на использование в
Прочие аспекты
доменных именах
После 2011 года
До 2011 года
Право запретить Право на импорт: параллельный
"преждепользование" импорт
Page 16

17. Контакты
Игорь Невзоров, к.ю.н. ► Кандидат юридических наук, руководитель группы по защите
интеллектуальной собственности и добросовестной конкуренции,
Руководитель группы по старший менеджер, офис «Эрнст энд Янг» в Санкт-Петербурге.
защите интеллектуальной
собственности и
добросовестной ► Значительная практика работы в сфере правовой защиты
конкуренции, старший интеллектуальной собственности, внешнеэкономической
деятельности, корпоративного права.
менеджер
► Уникальный опыт систематизации интеллектуальных прав;
выявления рисков, связанных с нарушением законодательства об
интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции;
структурирования сделок о передачи прав в отношении результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
+7 495 755 9700 ► Санкт-Петербургский государственный университет, юридический
+ 7 812 703 7800 факультет (диплом с отличием), аспирантура в области
коммерческого права, школа налоговых поверенных СПбГУ.
Igor.Nevzorov@ru.ey.com
Page 17

18. Настоящая презентация содержит
информацию исключительно
ознакомительного характера и не может
служить в качестве официальной
рекомендации. «Эрнст энд Янг» не
несет ответственность за возможные
ошибки и упущения, а также за
последствия использования настоящей
презентации.
Page 18