1. Exportvak: juridisch 12 Tekst: Philip W.M. ter Burg
Femke Faes
Intellectueel eigendom
10 gouden regels
Fenedex heeft Philip ter Burg, advocaat bij Buren van
Velzen Guelen, bereid gevonden de ‘10 gouden regels voor
het beschermen van intellectuele eigendom’ voor u op te
stellen. Elke regel wordt telkens in volgende edities van de
Fenedexpress uitgewerkt. Dit keer in samenwerking met
kantoorgenote Femke Faes:
een technische uitvinding. Onder technische
uitvinding wordt verstaan een product of
werkwijze op alle gebieden van de techniek.
Diensten, natuurwetenschappelijke theorie-
ën, rekenmethoden, ideeën zonder concrete
uitwerking en esthetische vormgevingen
Fenedexpress / juli / aug 2011 / NR. 357
kunnen niet worden geoctrooieerd.
Naast het feit dat er sprake moet zijn van een
technische uitvinding, dient de uitvinding te
voldoen aan de volgende drie voorwaarden:
• Nieuwheid
Philip W.M. ter Burg Femke Faes De uitvinding of werkwijze moet nieuw zijn.
Dit betekent dat het idee vóór de datum
trooi, in het algemeen 20 jaar. Een verleend van indiening nergens ter wereld open-
10 gouden regels voor octrooi geeft de houder een monopolie: de baar bekend mag zijn, ook niet als u daar
het beschermen van octrooihouder heeft de mogelijkheid om zelf de oorzaak van bent door bijvoorbeeld
intellectuele eigendom op te treden tegenover inbreukmakers en een brochure of een presentatie.
jegens hen een verbod tot gebruik van de
1. Onderkennen belang intellectuele geoctrooieerde uitvinding te eisen. • Inventiviteit
eigendom De vinding moet ‘inventief’ zijn. Dit houdt in
2. Octrooien De octrooihouder kan ook een licentie verle- dat het voor de vakman niet voor de hand
3. Merken nen aan derden om gebruik te maken van de mag liggen.
4. Tekeningen en modellen uitvinding. Meestal dient de licentienemer in
5. Auteursrecht ruil daarvoor een licentievergoeding aan de • Industriële toepasbaarheid
6. Handels- en domeinnamen licentiegever (octrooihouder) te betalen. Het De vinding moet gaan over een product of
7. Kwekersrecht is van groot belang om goede afspraken te productieproces.
8. Overdracht en licentiëring maken over de voorwaarden van de licentie.
9. intellectuele eigendom Een andere mogelijkheid om een octrooi De Nederlandse verleningsprocedure bestaat
10. Handhaving intellectuele eigendom economisch te benutten is het verkopen van uit de volgende stappen. De octrooiaanvraag
11. Juridische dienstverlening Buren het octrooi. Dit kan interessant zijn wanneer dient te worden ingediend bij NL Octrooicen-
12. van Velzen Guelen N.V. en Fenedex men zelf niet van plan is om betrokken te zijn trum. Na indiening moet er binnen 13 maan-
bij het produceren en/of op de markt bren- den een onderzoek naar de stand van de
gen van de uitvinding. techniek worden aangevraagd, anders vervalt
de aanvraag. Negen maanden later ontvangt
Regel 2. Octrooieer uitvindingen! Het Nederlandse recht biedt overigens de de aanvrager de onderzoeksresultaten.
Het doen van nieuwe uitvindingen en het ont- mogelijkheid om op grond van een verleend Vervolgens wordt achttien maanden na de
wikkelen van nieuwe producten en proces- octrooi te profiteren van een verlaagd be- indieningsdatum het twintigjarig octrooi ge-
sen is vaak tijdrovend en kostbaar. Uiteraard lastingtarief, de zogenaamde innovatiebox, publiceerd in het Nederlandse octrooiregister
is het niet de bedoeling dat de concurrentie voor activiteiten die gerelateerd zijn aan de en zo snel mogelijk daarna verleend. Uiteraard
er met het succes van uw inspanningen geoctrooieerde uitvinding. zijn er ook kosten verbonden aan het indienen
vandoor gaat. Het kan daarom zinvol zijn om en in stand houden van een octrooi.
nieuwe uitvindingen te octrooieren.
Octrooi aanvragen Overigens toetst NL Octrooicentrum niet
Een octrooi, in het Engels patent genoemd, Nederlands octrooi (Rijksoctrooiwet 1995) of het aangevraagde octrooi voldoet aan
biedt de octrooihouder het exclusieve recht Het is mogelijk om enkel een octrooi aan te de inhoudelijke eisen; Nederland kent het
op de toepassing en exploitatie van de vragen voor Nederland. Om een Nederlands systeem van het ongetoetste octrooi (het zo-
uitvinding gedurende de looptijd van het oc- octrooi te verkrijgen, moet er sprake zijn van genaamde registratie-octrooi). Dit betekent

2. 13 Exportvak: juridisch
dat het octrooi altijd wordt verleend. Feitelijk tijd om te beslissen voor welke landen men moet worden gestart binnen negen maanden
vindt de inhoudelijke toetsing pas achteraf daadwerkelijk octrooibescherming wenst na verlening van het octrooi. Wanneer de op-
plaats bij de rechter als er een geschil ont- aan te vragen. positie succesvol is, trekt het EOB het octrooi
staat over het verleende octrooi. voor heel Europa geheel of gedeeltelijk in.
De PCT-procedure begint met de indiening
‘Europees’ octrooi (Europees Octrooi­ van de PCT-aanvraag en het voldoen van Inbreuk
verdrag) de taksen. De octrooiaanvraag kan worden Als iemand inbreuk maakt op een octrooi,
Een echt EU-octrooi of Gemeenschapsoc- ingediend bij NL Octrooicentrum, het EOB of kan de octrooihouder een procedure bij de
trooi bestaat nog niet. Er circuleert een bij World Intellectual Property Organisation rechter starten. De claims van het octrooi,
voorstel voor een Gemeenschapsoctrooi (WIPO). Vervolgens voert een International waarin is gedefinieerd wat de uitvinder als
waarmee een uitvinding met één enkele Search Authority (ISA), bijvoorbeeld het EOB, “zijn” uitvinding beschouwt, vormen de basis
octrooiaanvraag in de gehele Europese Unie een internationaal Onderzoek naar de Stand om te beoordelen of er sprake is van inbreuk.
kan worden beschermd. Dit voorstel is echter van de Techniek uit. Zo snel mogelijk na Indien de rechter oordeelt dat er sprake is
tot op heden nog niet aangenomen. verloop van achttien maanden na de eerste van inbreuk op het octrooi, dan kan deze
indieningsdatum publiceert de WIPO de diverse maatregelen opleggen, zoals het
Momenteel is men binnen Europa aangewe- aanvraag. De resultaten van het Onderzoek vergoeden van schade of winstafdracht en/
zen op het Europees Octrooiverdrag (EOV). naar de Stand van de Techniek en de even- of de vernietiging van de inbreukmakende
Dit verdrag regelt de aanvraag en verlening tuele beoordeling gaan vervolgens naar de producten, al dan niet in combinatie met
van Europese octrooien: de aanvrager kan nationale octrooiverlenende instanties. Deze een dwangsom. De verliezer (dit kan ook de
via één aanvraag octrooi verkrijgen in de kunnen de procedure afmaken en vervol- octrooihouder zijn!) van een inbreukproce-
aangesloten verdragsstaten. De octrooi- gens een octrooi verlenen. dure kan worden veroordeeld om ook de (in
aanvraag valt daarna wel uiteen in nationale redelijkheid gemaakte) proceskosten van
Fenedexpress / juli / aug 2011 / NR. 357
octrooien. Zo heeft een Europees octrooi in
Nederland dezelfde rechtsgevolgen en is
Nietigheid en inbreuk zijn wederpartij te betalen. Dit betekent: alle
kosten, dus naast eigen advocaatkosten
aan hetzelfde recht onderworpen als een op Nietigheid dient hij ook alle kosten van de advocaat van
grond van de Rijksoctrooiwet 1995 door NL Een Nederlands octrooi wordt door NL de wederpartij te vergoeden.
Octrooicentrum verleend octrooi. Octrooicentrum bij de verlening inhoudelijk
niet getoetst. Indien een derde vindt dat het In geval van een inbreuk is het overigens
De aanvrager dient zijn octrooi in bij het octrooi ten onrechte is verleend (bijv. niet raadzaam om de inbreukmaker er zo
Europees Octrooibureau (EOB). De aanvrager inventief is) kan de Rechtbank ’s-Gravenhage spoedig mogelijk op te attenderen dat
dient hierbij te bepalen in welke verdragssta- gevraagd worden te beoordelen of het hij inbreuk maakt op een octrooi via een
ten hij octrooi wil. Achttien maanden na indie- octrooi nietig is. Het aanspannen van een desbewustheidsexploit (een waarschuwing
ning worden de aanvraag en het onderzoeks- nietigheidprocedure is overigens in begin- voorafgaand aan de eigenlijke dagvaarding).
rapport gepubliceerd. Als het octrooi wordt sel enkel zinvol als men (financiële) schade De inbreukmaker is namelijk schadeplichtig
verleend, volgt inschrijving in het octrooiregis- ondervindt van het octrooi. vanaf het moment dat hij wist of behoorde te
ter van ieder land waarvoor octrooi is aange- weten dat hij inbreuk maakt op het octrooi
vraagd. Hiervoor moeten er wel vertalingen in Een Europees octrooi kan via een oppositie- van een ander.
de landstaal worden ingediend. procedure worden aangetast wanneer men
van mening is dat het verleende octrooi niet
De voorwaarden waaraan een uitvinding voldoet aan de eisen die worden gesteld in Meer weten? www.fenedexpress.nl, zoek op
dient te voldoen om in aanmerking te komen het EOV. In dat geval is het EOB bevoegd om uridische aspecten bij export
j
voor een Europees octrooi zijn gelijk aan de hierover te oordelen. Een oppositieprocedure
voorwaarden voor het verkrijgen van een
Nederlands octrooi. Een Europese octrooi-
aanvraag wordt, in tegenstelling tot een
aanvraag voor een Nederlands octrooi, altijd Ledenvraag Juridische afdeling
(inhoudelijk) getoetst op de vereisten nieuw-
heid, inventiviteit en industriële toepasbaar- Vraag: Mijn distributeur in Frankrijk heeft Antwoord Fenedex: De afspraak die u
heid. De procedure duurt gemiddeld vier jaar. een dochterfirma gekocht in Engeland en heeft gemaakt met uw Franse distributeur
begint – ondanks de mondelinge afspraak lijkt een rechtsgeldige te zijn. Zwak punt
‘Wereldoctrooi’ (Patent Cooperation Treaty) dit niét te doen – goederen te verkopen in is wel dat de afspraak niet schriftelijk is
Ook een echt ‘wereldoctrooi’ bestaat niet. Engeland – terwijl ik al met een Engelse vastgelegd. Dat neemt niet weg dat u de
Wel is het mogelijk om op basis van het partner een exclusiviteitsovereenkomst Franse distributeur zou moeten kunnen
Verdrag tot samenwerking inzake octrooien heb. Die Engelse distributeur voelt zich nu verbieden aan zijn Engelse dochtermaat-
(Patent Cooperation Treaty (PCT)) via één in zijn exclusiviteit aangetast, want hij krijgt schappij te leveren. Als hij dat weigert, zou
aanvraagprocedure wereldwijd octrooi aan met een concurrent te maken van ‘over­ de distributieovereenkomst kunnen worden
te vragen. Uiteindelijk moet deze internatio- seas’. Hij vraagt me hier wat aan te doen. opgezegd, althans kan daarmee worden
nale octrooiaanvraag wel worden omgezet in Kan ik mijn Franse distributeur dwingen gedreigd. Het is wellicht ook een goed mo-
afzonderlijke regionale of nationale octrooi- zich aan die mondelinge afspraak te hou­ ment de Franse distributeur een distributie-
aanvragen. den? Zo ja, wat zijn mijn mogelijkheden als contract ter ondertekening voor te leggen
hij niet meegaand is? Of kan ik het enkel (met daarin opgenomen het bedoelde
Er zijn 142 landen aangesloten bij het PCT. beleefd vragen en moet ik een ‘non’ accep­ verbod) als voorwaarde voor voortzetting
Verlening in al deze landen is onbetaalbaar teren? Er is geen schriftelijke overeenkomst van de samenwerking.
en ook niet zinvol. Na het indienen van een gesloten met de Franse distributeur.
octrooiaanvraag heeft men 30 maanden de