Tema 3.

1. MASTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN
Análisis Económico de la Propiedad
Industrial
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial
Antonio Hidalgo Nuchera/ Gerardo Penas García
5 de marzo de 2012

2. Contenido
 Vía PCT (Patent Cooperation Treaty)
 Vía Europea (European Patent Convention)
 Casos prácticos
2
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 2/43

3. Contenido
Professor Pat Pending in the Convert-a-Car 3
A scientist (voiced by Don Messick) in a boat-shaped plane like car
which can change into just about anything that moves, from
mundane vehicles (such as a motorcycle) to outlandish ones (such
as a giant bowling ball). He often uses his car's multitude of
gadgets to help out the other drivers if they all get caught in the
same trap. His alliterative name is a pun on the phrase "
patent pending". Most of his gadgets seem to be defensive as
opposed to Dastardly's offensive devices.
3
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 3/43

4. Contenido
Número 3: El Auto/Súper Convertible, conducido por el
profesor Locovitch, un científico loco. Su coche, que en principio
tiene forma de barco con ruedas, es capaz de transformarse en casi
en cualquier cosa. Locovitch suele ayudar con sus innumerables
inventos a los demás corredores a pasar por diversos obstáculos e
impedimentos que, bien por causas naturales o bien por obra de
Pierre, se presentan en la carrera. También los usa, a su vez, para
atacar a sus rivales.
4
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 4/43

5. Vía Nacional Vía Internacional Vía PCT Vía Europea
con prioridad
(OEPM) (Oficinas Nacionales) (OEPM, OMPI) (OEPM, EPO)
Una solicitud Tantas Solicitudes Una única solicitud Una única solicitud
como países
Una única
tramitación inicial
Una única Tantas tramitaciones Tantas tramitaciones Una única
tramitación como países finales como países tramitación
Una única Tantas resoluciones Tantas resoluciones Una única
resolución como países como países resolución
Un único Tantos Tantos Tantos
mantenimiento mantenimientos mantenimientos mantenimientos
para una única como concesiones como concesiones como países
concesión
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 5/43

6. Procedimiento PCT
1. Intervienen la Oficina receptora (OEPM, OMPI), la Oficina internacional
(OMPI), la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y,
en su caso, la Administración encargada del examen preliminar
internacional (IPEA).
 No se trata de un procedimiento de concesión que tiene como
resultado una patente internacional con efectos en todos los
estados designados.
 Tampoco sustituye los procedimientos de concesión nacionales.
 Establece un procedimiento por el que se unifica la tramitación
previa a la concesión.
9. La concesión tiene lugar por las oficinas nacionales de los Estados
designados por el solicitante (hasta 142 países).
*PCT (Patent Cooperation Treaty) de 1970, 1979 y modificado en 1984 y 2001.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 6/43.

7. Países del PCT
PCT Contracting States and Two-letter Codes (142 on 1 March 2010)
7
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 7/43.

8. PCT con prioridad (primer depósito)
Decisión sobre entrada en fase nacional
0D 10M 12M 16M 18M 22M 30M
Primer
depósito
Búsqueda PCT
Informe de
búsqueda
Modificación
reivindicaciones
Publicación
solicitud
Petición examen
preliminar
internacional
(opcional)
Entrada en
fase nacional
 Lugar: Oficinas Receptoras (OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas)
 Idiomas de procedimiento (CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU)
 Informe de Búsqueda hecho por ISA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US)
 Examen hecho por IPEA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US)
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 8/43

9. Procedimientos para las solicitudes PCT
 El informe de búsqueda internacional se efectúa sobre la base
de las reivindicaciones y teniendo en cuenta la descripción y los
dibujos que se adjuntan en la solicitud. La información contenida en
el informe permite evaluar las posibilidades de obtener protección
para la invención
 El solicitante puede optar por presentar o no la petición de examen
preliminar internacional. El plazo para la petición de examen
preliminar internacional es de tres meses desde la fecha de
expedición del informe de búsqueda internacional y de la opinión
escrita, o de veintidós meses desde la fecha de prioridad
aplicándose el que expire más tarde.
 Para entrar en la fase nacional el solicitante deberá :
a) Presentar una traducción de la solicitud en los idiomas de los
Estados en los que desee obtener la protección,
b) Abonar las tasas correspondientes, y
c) Cumplir las normas de cada Estado relativas a la
representación.
9
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 9/43.

10. Ventajas de las solicitudes PCT
 Presentar ante una sola oficina de patentes y en un solo idioma.
 Requisitos formales uniformes y publicación centralizada de las
Oficinas de patentes de los Estados PCT.
 Se pueden evaluar las perspectivas de patentabilidad de la
invención sobre la base del informe de búsqueda internacional.
 Tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional durante el
examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su
tramitación por las distintas Oficinas de patentes.
10
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 10/43.

11. Ejemplo de patente a través de PCT
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 11/43

12. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 12/43

13. PCT con prioridad (depósito anterior)
Año de prioridad Decisión sobre entrada en fase nacional
0D 12M13M 16M 18M 22M 30M
Primer
depósito
Solicitud
PCT
Búsqueda
PCT
Informe de
búsqueda
Publicación
solicitud
Petición examen
preliminar
 Se dispone de hasta 18 meses internacional
más en el caso de que no haya (opcional) Entrada en
utilizado el PCT. fase nacional
 Lugar: Oficinas Receptoras (OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas)
 Idiomas de procedimiento (CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU)
 Informe de Búsqueda hecho por ISA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US)
 Examen hecho por IPEA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US)
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 13/43

14. Caso P&G
How has P&G benefitted from using the PCT?
Controlling costs
Maximizing Flexibility and Efficiency
Improving Patent Portfolio Management
Controlling Costs
Many first filings are made just in advance of a consumer or market test. Need time
to read results before spending large amounts of money for international filings
Use of PCT gives 18 months beyond the priority year to gather legal, technical and
commercial information.
Change tier or abandon cases at PCT national phase entry
Increase efficiency in foreign filing operations
Gain valuable information (International Search Report & International Search
Authority/Written Opinion) and an opportunity to advance prosecution worldwide with
minimum effort/cost.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 14/43

15. Caso P&G
Maximizing Flexibility and Efficiency
At 12 months, one application, one filing, one language, one set of standards, for all
PCT member countries.
Ability to submit one certified priority document for all PCT states
Ability to add/change priority claims (up to 16- months)
Ability to reserve filing options in ALL PCT member states – not uncommon to add on
countries at national phase entry as needs change
Ability to amend claims for publication helping secure provisional protection
Ability to stop or postpone publication (up to about 17½-months)
Improving Portfolio Management
Making the right patenting decisions at the right time and with maximum knowledge
Review global status at each decision point on timeline, including at PCT national
phase entry
Source: Collection of PCT User Strategies (http://www.wipo.int/pct/en/pct_strategies/index.html)
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 15/43

16. Vía Europea (EPC)
Patentes europeas
 El procedimiento único de concesión de una patente europea por
la Oficina Europea de Patentes sustituye a los procedimientos de
concesión de patentes nacionales por cada una de las Oficinas de
los Estados firmantes del Convenio (42 países).
 A diferencia del mecanismo PCT, que consiste en un sistema de
solicitud internacional de patentes, esta vía no se limita a la
solicitud sino que concluye con la obtención de una patente
concedida.
 Una patente europea produce los mismos efectos que una
patente nacional en los Estados designados en los que haya sido
debidamente validada.
EPC (European Patent Convention) del 5 de octubre de 1973, entró en vigor en España
el 1 de octubre de 1986. EPC-2000 entró en vigor el 13 diciembre 2007.
16
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 16/43.

17. Países del EPC
AT Austria LT Lithuania
BE Belgium LU Luxembourg
BG Bulgaria LV Latvia
CH Switzerland MC Monaco
CY Cyprus MK Former Yugoslav Republic
CZ Czech Republic of Macedonia
DE Germany MT Malta
DK Denmark NL Netherlands
EE Estonia NO Norway
ES Spain PL Poland
FI Finland PT Portugal
FR France RO Romania
GB United Kingdom SE Sweden
GR Greece SI Slovenia
HR Croatia SK Slovakia
HU Hungary SM San Marino
IE Ireland TR Turkey
IS Iceland AL Albania
IT Italy BA Bosnia and Herzegovina
LI Liechtenstein ME Montenegro
RS Serbia
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 17/43

18. Procedimiento para la patente europea
0D 6M 18M 24M 4-5A 9M
Primer
depósito
Informe de
búsqueda
Publicación
solicitud
Examen de
patentabilidad
Publicación
concesión
Oposiciones
 Lugar: Oficinas Receptoras (Oficinas Nacionales autorizadas, EPO)
 Idiomas de procedimiento (EN, FR, DE)
 Tramite íntegro en la EPO.
 Concesión: Para ser válida en los países designados debe presentarse una traducción en cada idioma.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 18/43

19. Ejemplo de patente
europea
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 19/43

20. Validación de la patente europea
20
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 20/43.

21. 21
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 21/43.

22. Ventajas de la patente europea
 Una sola solicitud para los todos los países del
EPC en un solo idioma (EN, FR, DE).
 Menos costosa que la protección a través de los
distintos procedimientos nacionales, si se
designan al menos 5 países.
 Si se deniega, afecta a todos los países.
22
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 22/43.

23. Vías de los procedimientos de solicitudes
23
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 23/43

24. Estrategias para patentar
Para delimitar cuales son nuestras necesidades de protección y, en consecuencia, dirigir
nuestra solicitud debemos hacernos dos preguntas básicas:
2.¿En qué países necesitamos protección?
Es importante definir donde pretendemos comercializar nuestros productos o introducir
nuestra empresa. El organismo ante el que presentemos la solicitud será elegido en
función de los territorios en que queramos proteger la invención.
Factores a tener en cuenta para determinar los países en que se necesita la protección:
 Países en los que disponemos de empresa propia.
 Países en los que disponemos de empresas licenciadas.
 Países en los que se prevé la venta del producto o la posible transferencia de la
tecnología desarrollada.
 Países en los que están establecidos nuestros competidores.
 Países con influencia sobre determinadas áreas.
 Países en los que su fabricación puede resultar fácil o ventajosa.
8. ¿Cuál es el procedimiento más viable?
Vía Nacional
Vía Europea
Vía PCT
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 24/43

25. Casos de discusión de
solicitudes de patentes
25
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 25/43.

26. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
Munich / Isar
Nils Omland, May 2009

27. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
Munich / Pschorr Höfe
Nils Omland, May 2009

28. Nils Omland, May 2009

29. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
Munich / Capitellum
Nils Omland, May 2009

30. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
Munich / Westsite
Nils Omland, May 2009

31. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 31/43

32. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
Munich / “no name”
Nils Omland, May 2009

33. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
The Hague
Nils Omland, May 2009

34. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
The Hague / Main building
Nils Omland, May 2009

35. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
The Hague / Shell building
Nils Omland, May 2009

36. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 36/43

37. Nils Omland, May 2009

38. Nils Omland, May 2009

39. Nils Omland, May 2009

40. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 40/43

41. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 41/43

42. T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 42/43

43. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
The Hague / Le Croisé
Nils Omland, May 2009

44. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
The Hague / Rijsvoort
Nils Omland, May 2009

45. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
Berlin
Nils Omland, May 2009

46. Office européen des brevets European Patent Office
Europäisches Patentamt
Vienna
Nils Omland, May 2009

47. L a s a ve ntura s d e
u n e x p e d ie n t e d e
s o lic it u d h a s t a
c o n v e r t ir s e e n
p a te nte

48. La invención del Profesor Pat Pending,
• Pat es un antiguo as
del tenis que quiere
volver.
• Pero sus ojos no son
lo que eran!
Nils Omland, May 2009

49. La Invención
• Gafas para jugar al tenis!
• Filtran casi toda la luz de
fondo
• PERO dejan pasar de forma
selectiva el “amarillo bola
de tenis”
• RESULTADO: Pat puede ver
la bola más nítidamente!
Nils Omland, May 2009

50. La visión de la bola de Pat:
• Antes • Después
Nils Omland, May 2009

51. Funciona!
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 51/43

52. ... Y así se veía antes!
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 52/43

53. Formas de protección
A) Solicitud de patente nacional
B) Solicitud de patente europea
C) Solicitud internacional PCT
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 53/43

54. Procedimiento de concesión en la EPO
Concesión
B-Publicación
Examen
A-Publicación
Oposición
Búsqueda
Solicitud y
Examen formal
Nils Omland, May 2009

55. ..... Donde solicitar..... Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
The Hague Finland
France
Germany
Greece
. . Hungary
Ireland
.
Italy
Liechtenstein
Luxembourg
Monaco
Netherlands
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
España
Sweden
Munich - Berlin - The Hague Vienna Switzerland
Turkey
Nils Omland, May 2009
United Kingdom

56. Cuál es el objetivo de la búsqueda?
• Encontrar el estado de la técnica más
relevante.
• El Estado de la Técnica es toda aquella
información, relevante respecto a las
“gafas para tenis”, puesta a
disposición del público (por escrito u
oralmente) antes de la fecha en la que
Pat depositó su solicitud de patente.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 56/43

57. Dónde se busca?
• EPOQUE,WPI, PAJ, INSPEC e
Internet
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 57/43

58. Documentación
• Todos los documentos de patente están
clasificados de acuerdo a su contenido técnico
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 58/43

59. Quién realiza la búsqueda?
Examinador !
-- realiza la búsqueda
-- clasifica nuevos documentos
Este es Rafael
– Rafael es examinador especialista en
dispositivos ópticos.
– Realizará la búsqueda de las gafas de Pat.
– Clasificará la solicitud de Pat.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 59/43

60. Búsqueda de la solicitud de Pat
El estado de la técnica más relevante consite en
tres documentos:
2. Gafas deportivas que filtran la radiación UV
 Gafas con lentes azúl y roja para visión 3-D.
 Gafas con una lente transparente y una
amarilla para ayudar a que un golfista
coloque su cabeza correctamente durente el
golpe,
Se emite un informe de búsqueda con una opinión escrita y una
lista de documentos.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 60/43

61. Example of EP 00305103
a search report
G02C7/02
G02B5/22
1-4
X (also Y or A)
DE 43 03552 A (KUROPKA HORST)
11 AUGUST 1994
David Examiner
*abstract*
*page 1, line 10 – line 25*
*page 3, line 12 – line 45*
24 August 2001
Nils Omland, May 2009

62. Date of Publication: EP1 061 465
20.12.2000 Bulletin 2000/51
A1 (Also A2, A3)
Appl. No: 00305103.4
Int Cl.: G02C7/02, G02B5/22
Date of filing: 16.06.2000
Inventors:
Designated Contracting States: Goran Awfulitch
AT BE CH DK ES FR GB... London SW1, GB
Designated Extension States:
AL LT LV MK RO SI Representative:
Ferguson, Alexander
Octrooibureau ......
Applicant: P.O. Box 266
Spectacular Spectacles Inc. 2501 AW Den Haag NL
Wimbledon SW29
Great Britain
Title : APPARATUS FOR ENHANCING VISUAL...
Figures.... ABSTRACT: To enhance perception of a
yellow tennis ball .....
Nils Omland, May 2009

63. Tras la publicación de la solicitud:
þ Observaciones de terceros
þ Inspection of files (online)
þ Online Register
þ Protección Provisional
Nils Omland, May 2009

64. División de examen
Búsqueda Examen
(Búsqueda) Examinador 1er Examinador
2º Examinador
Presidente
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 64/43

65. Division de Examen
Rafael: 1 examinador
Luisa: Examinador 2
Antonio: Pte
Nils Omland, May 2009

66. Las reivindicaciones
• Definen el alcance o extensión de la
protección por patente.
• Son la parte más importante de la
solicitud para el examen.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 66/43

67. Patentabilidad
• Cuáles son los requisitos para
conceder uma patente?
– Novedad
– Actividad inventiva
– Aplicabilidad industrial
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 67/43

68. Comunicación
• Rafael piensa que la invención de Pat es nueva.
• Sin embargo, no está convencido de que sea
inventiva
Esto parece
realmente
obvio!
Más vale que envíe a
Pat una comunicación!
• Rafael escribe una comunicación a Pat („no hay actividad
inventiva“)
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 68/43

69. Respuesta de Pat
Pat lee la comunicación de Rafael
Rafael tiene razón!
Creo que es mejor que
modifique las
reivindicaciones
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 69/43

70. La concesión
Si al menos dos miembros de la
división de examen estiman que la
solicitud cumple los requisitos, la
patente se concede.
Las enmiendas de Pat me
parecen buenas! Recomiendo
que se conceda la patente
OK!
Y yo!
Nils Omland, May 2009

71. Rechazo
• Si la División de Examen considera
rechazar la solicitud:
– El solicitante tiene derecho a ser oído.
– Puede solicitar presentar sus argumentos em
um Oral Proceeding
• Si al menos dos miembros de la División
aún no están convencido, la solciitud se
rechaza.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 71/43

72. Pat es feliz !
…… él es ahora el orgulloso propietario de una
patente,
pero…..
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 72/43

73. Oposiciones
La oposición es um procedimiento centralizado
ante la EPO que desafía la valizdez de uma patente
europea.
Hay 9 meses desde la fecha de concesión para
plantearla.
Puede ser solicitada por cualquiera.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 73/43

74. La exposición
• La semana anterior a presentar su solicitud,
Pat dio uma presentación sobre sus gafas em
China.
• Explicó cómo funcionan
• Explicó cómo se fabrican
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 74/43

75. El oponente
• Un fabricante de artículos deportivos
“Wacket Enterprises” que
– Intenta vender sus propias gafas
– Está preocupado por que las gafas de Pat le
saquen del mercado
– Estuvo em la presentación de Pat en China.
– Decide solicitar una oposición.
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 75/43

76. División de oposición
Search Examination Opposition
Examiner David 1st Examiner David 1st Examiner David
2nd Examiner Luise 2nd OPPO member
Chairman Frits 3rd OPPO member
Legal member
In special cases:
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 76/43

77. The Opposition Procedure
Decision
Opposition
Counter- Division Counter-
arguments arguments
Opposition
further
comments
OPPONENT(s) PROPRIETOR
Nils Omland, May 2009

78. Decisiones posibles
• Revocar la patente enteramente
– La Patente ya no existe (31 %)
• Mantener la patente modificada
– 39 %
• Mantener la patente sin modificar 30 %
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 78/43

79. Oral Proceedings
Opposition
D - Day Division Sorry Goran, your
patent is revoked!
Oooh! ( Shit ! )
What a day ! It’s not my day!
Wacket Nils Omland, May 2009 Goran

80. Caso de discusión 1
 Explique las opciones que tiene un solicitante que quiere proteger
una invención en Italia, Francia y España.
80
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 80/43

81. Caso de discusión 2
 Una empresa valenciana presentó una patente por primera vez
en Hungría el 1/12/2006. El 14/6/2007 la invención de la patente
se publicó en una revista especializada.
¿Tendrá validez la misma patente solicitada por el mismo
inventor en Australia el 25/9/2007?.
81
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 81/43

82. Caso de discusión 3
 La empresa española “MEGIN" quiere proteger una invención.
Por el estudio de mercado deduce que tiene posibilidades de
comercialización en varios países, por lo que decide que quiere
protección en:
 USA
 Japón
 Alemania
 Francia
 Italia
 España
 Chile
¿Qué alternativas tiene para patentar en todos estos países?
82
T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 82/43