[BLT] 스타트업을 위한 특허의 이해 - 유철현 변리사

Business, Law & Technology
BLT
BLTBusiness, Law & Technology www.BLTe.kr
스타트업을 위한 특허의 이해
2013.09.06
유철현 변리사
010-3583-3514
ryu@blte.kr

BLTBusiness, Law & Technology
BLT 강의 순서
Part Ⅰ. 사례로 보는 지식재산 개론의 이해
Part Ⅱ. 스타트업 특허전략 포인트
Part Ⅲ. 분쟁 대응 전략

BLT
• 서울대 재료공학부 졸업
• Microsoft Certified Professional
• 정보통신산업기사
• 변리사
• 前) 나우리 정보기술(주) .NET ERP 및 G/W 개발
• 前) 와이에스장 합동특허법률사무소
• 前) 특허법인 가산
• 現) BLT 특허법률사무소 대표변리사
소개
- 중소기업진흥공단 청년창업전용자금 심의위원
- 크라우드펀딩 플랫폼 『오픈트레이드』 IP 멘토단
- 창업진흥원 주관 2013년 실전창업리그 DSC 알파드림 멘토단
- ETRI 특허코디네이터 전임강사
- 발명진흥회 주관 지식재산능력시험(IPAT) 출제위원
- 서울디자인재단 디자인 컨설턴트
- 국제지식재산연수원 IP리더 전임강사
- 대한변리사회 청년분과위원
- 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성테크윈, 삼성SDS 전담 변리사
유철현 변리사

BLT 지식재산권 분쟁 동향
삼성전자 v. 애플 (ITC 거부권 행사 관련)

삼성전자 v. 애플 (영국법원 판결 관련)
<2012년 10월 26일자 애플 사과문>
"2012년 7월9일 잉글랜드및 웨일즈고등법원은
삼성전자 갤럭시태블릿컴퓨터 즉 갤럭시탭 10.1,탭
8.9, 탭 7.7이 애플이 특허등록을 받은 디자인 No.
0000181607-0001호를 침해하지 않았다고
판결했다. 고등법원의 판결전문의 내용은 다음 링크
www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/1
882.html에서 찾아볼 수 있다. 이 판결은
유럽연합(EU)전역에 걸쳐 효력을 발휘하며 2012년
10월18일 항소법원의 지지판결을 받은 내용이다.
항소심판결의 사본은 다음 링크
www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/1339.
html에서 볼 수 있다. 유럽 어느 곳에서도 등록된
디자인과 관련한 금지명령이 시행된 곳은 없다."
<2012년 11월 2일자 애플 수정 사과문>

Ø 특허분쟁은 대기업들의 이야기일뿐?

BLT 삼성 갤럭시 S4 사운드앤샷 CASE
Ø 삼성전자와 개인 특허권자의 분쟁사례

Ø 다윗과 골리앗의 싸움을 가능하게 하는 돌팔매(특허)의 힘

Ø 삼성전자와 개인 특허권자의 분쟁사례
- 골리앗의 반격!
승부의 향배는?

BLT 특허란 무엇인가?
Ø 특허권의 본질은 독점배타권
- 타인이 자신의 특허권을 무단 사용할 경우
법적인 조치를 강구할 수 있음.
- 손해배상청구, 침해금지청구, 라이센스 협상 등

Ø 특허를 왜 내야 하나요?

Ø Answer 1. 특허는 보험이다! (방어적 관점)
- 평상시에는 전혀 필요가 없음.
- 주기적으로 내는 돈이 아깝다는 생각을 하곤 함.
- 불의의 사고를 당했을 때, 더 큰 지출을 막을 수 있음.
- 그러나 잘못 설계하면 위급상황에도 아무런 도움이 안됨.
- 분노 → 설계자를 원망 → 불신의 늪에 빠짐 → 무용론자 영역으로 입성
∴ 자신에게 필요한 권리범위에 따라 제대로 설계하여 등록을 받는 것이 중요

Ø Answer 1. 특허는 보험이다! (방어적 관점)
- 한국특허 제 312,198호
[청구항 1]
해송 잎 25%, 삼백초 25%, 황금 25%, 백리향 25%, 계 100%를
6일 동안 15℃~20℃가 유지되는 그늘에서 1차로 건조하고,
25℃상의 햇볕에서 3일간 재 건조한 후,
파쇄기에 넣어 혼합분말을 만들어 면 주머니에 넣고,
20배수의 물을 투입한 후,
100℃에서 120분간 가열하여 생기는 증기를 냉각시켜 추출한 원액에 원하는 원단(면섬유, 나이론, 가죽, 부직포 등)을 침지시켜
약 80℃의 열로 30분간 가열하고,
원단을 탈수 건조하여 제조함을 특징으로 하는 원적외선을 방출하는 원단의 제조방법.

Ø Answer 2. 특허는 무기이다! (공격적 관점)
Q: 특허소송이 늘어나면서 기술개발을 장려하는 특허 본연의 기능이 위협받고 있다.
A: (미어볼드 회장) 특허는 재산권이다. 허락없이 사용하는 것은 위법이다.
어떤 회사들은 고집스럽게 사용료를 내지 않는다. 백화점에서 돈을 내지 않고
옷을 가져가는 것과 마찬가지다. 무단으로 사용하는 기업에 소송을 거는 것은
정당하다. 실리콘밸리 등 기술 산업에서 과거에 특허를 전략적인 권리로
사용하지 않던 않던 회사들도 이제는 특허를 전략적인 도구로 쓰고 있다. 특허권을
주장하면서 경쟁사를 견제하는 것이다. 야후는 페이스북에 소송을 걸었다.
모토롤라를 사들인 구글은 모토롤라 이름으로 애플과 마이크로 소프트 등에
소송을 거는 등 새로운 현상이 나타나고 있다. 과거에 보지 못했던 문화적
변화를 목도하고 있다.
Founder of Intellectual Ventures (IV)
Nathan Myhrvold
<출처: http://mba.mk.co.kr/view.php?sc=51000001&cm=%C0%FC%C3%BC%B1%E2%BB%E7&year=2013&no=489149&relatedcode=000140153>

- 공격적인 특허의 예

- 김치냉장고의 원천특허
- 미래시장 선점

Ø Answer 3. 특허는 비지니스 수단이다!
- 특허 마케팅 - 공공기관 입찰 우선권/가산점 부여
- 운영 자금 확보 수단
<출처: 중소기업제품 공공구매제도 안내서 - 중소기업중앙회>

Ø Answer 1. 특허는 보험이다!
Ø Answer 2. 특허는 무기이다!
Ø Answer 3. 특허는 비지니스 수단이다!
특허 = 사업성공을 위한 전략

BLT Market Share 확보를 위한 특허
Ø Market Share 확보를 위한 특허란?
- 경쟁사의 시장진입을 차단 또는 최대한 지연시킬 수 있는 특허
- 틈새시장을 선점한 스타트업이 자금력을 앞세운 후발주자와 경
쟁할 수 있는 원동력
- 특히 내수 시장의 규모가 작은 국내에서는 경쟁사와 후발주자를
반드시 견제해야 함

BLT Market Share 확보를 위한 특허 - CASE #1
Ø 도시바 v. 그리드 특허 케이스
침해분쟁
Grid Systems Corporation
US 4,571,456
1982.10.18. 출원
1986.02.18. 등록

Ø 도시바 v. 그리드 특허 케이스 (US 4,571,456)
노트북 컴퓨터의 기본구조를 그대로 권리화
① Display Housing(뚜껑)이 중앙부에 위치한다.
② 뚜껑을 연 상태에서 자유로운 위치에 고정할 수 있다.
③ 뚜껑을 열면 키보드가 나온다.
④ 뚜껑을 닫으면 Suit Case가 된다.

Ø 도시바 v. 그리드 특허 케이스 (US 4,571,456)
- 도시바의 최초 노트북 제품 T1100은 일본 내에서 큰 인기를 얻었음
- 그러나, 특허분쟁으로 인해 도시바 제품의 미국진출이 4년 지연됨
- 1989년 9월 도시바社는 그리드社에게 375억원을 로열티로 지불

Ø 한경희 생활과학 스팀청소기 관련 특허전략

1) 강한특허의 확보 및 빠른 독점

2) 입체적인 특허 포트폴리오 구축
813,538 813,537 813,539
401,327
793,413
881,943 776,841 734,569

3) 시장의 규모와 권리행사 시기를 적절히 조율

1) 강한특허의 확보 및 빠른 독점
2) 입체적인 특허 포트폴리오 구축
3) 시장의 규모와 권리행사 시기를 적절히 조율
※ 스타트업의 틈새시장 공략시에
특히 필요함 (시장장악 & 투자유치)

BLT 특허 전략을 수립하기 위한 사전점검 POINT
1. 특허출원과 특허등록은 다르다 ( )
2. 특허출원은 제품 출시 이후에 하는 것이 좋다 ( )
3. 전세계에서 동시에 등록받는 국제특허가 존재한다 ( )
4. 국내 출원 후 언제든지 해외출원을 할 수 있다 ( )
5. 유사한 특허가 기존에 있더라도 추가적인 특징이 있는 경우
출원 및 등록이 가능하다 ( )
6. 아이디어 만으로도 특허출원이 가능하다 ( )

1. 특허출원과 특허등록은 다르다 ( )

2. 특허출원은 제품 출시 이후에 하는 것이 좋다 ( )
[사례] 마루나(JP) vs 나성준
• 일본의 마루나 社는 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에 등록
• 한국의 나성준이 동제품을 생산하여 판매하자, 특허침해소송을 제기
• 마루나社가 특허출원 전에 이 제품 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 공지상
태가 인정되어 패소
ü 공지예외주장출원(특허법 30조)을 하더라도 매 공지행위마다
모두 입증해야 하며, 상대방에게 반격의 빌미를 줄 수 있음.
∴ 외부 공개 전에 출원할 것

3. 전세계에서 동시에 등록받는 국제특허가 존재한다 ( )
ü 특허권은 각 국가별로 독립적
ü 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음
ü 국제특허출원(PCT)은 절차만 통일됨
∴ 사업을 수행할 국가 전체에서 개별적으로 특허 확보

4. 국내 출원 후 언제든지 해외출원을 할 수 있다 ( )
∴ 국내출원일 후 1년 이내에 해외출원 진행

5. 유사한 특허가 기존에 있더라도 추가적인 특징이 있는 경우
출원 및 등록이 가능하다 ( )
CROCS 특허
US 6,993,858
스트랩(120) 추가

6. 아이디어 만으로도 특허출원이 가능하다 ( )
ü 제품 또는 서비스 기획 단계에서 미리 출원진행
ü 당장 제품화 되기 어려운 발명도 출원 가능
MS 특허출원
13/396,955

BLT 스타트업 특허전략 POINT
1. 자신의 제품/서비스를 포괄하는 발명을 출원
2. 경쟁사 또는 타인이 쓸 수 밖에 없는 기술을 대상으로 출원
3. 선행문헌 검토를 통한 무효 가능성 최소화
4. 상용화 가능성 또는 노하우 보전을 함께 고려하여 출원여부 결정
5. 스타트업에 특화된 특허전략
6. 해외특허전략 수립 - Global Market 공략

1. 자신의 제품/서비스를 포괄하는 발명을 출원
2. 경쟁사 또는 타인이 쓸 수 밖에 없는 기술을 대상으로 출원
3. 선행문헌 검토를 통한 무효 가능성 최소화
4. 상용화 가능성 또는 노하우 보전을 함께 고려하여 출원여부 결정
5. 스타트업 업종에 따른 차별화된 특허전략
6. 해외특허전략 수립 - Global Market 공략

BLT 스타트업 특허전략 POINT 1. 자신의 제품/서비스를 포괄하는 발명을 출원
<좋지 않은 예 #1>
- 등록특허 제10-0419234호

<청구항 설계시 주의사항>
ü 명칭이나 구성을 반드시 일반화 할 것
ü 청구항에 포함된 구성이 많을수록 권리범위는 협소해짐
(등록 가능성과 권리범위는 Trade-Off)
ü 반드시 필요한 구성만 기재할 것

Ø 게임빌(KR) vs 로드시스(US, NPE) 분쟁 케이스
<출처: http://www.etnews.com/tools/article_print.html?cat_id=c_ek0102020&art_code=201305060546&art_id=2762214>
<애매하지만 좋은 예>

<In App 결재방법>
• 로드시스가 문제 삼은 특허는 두 건이다. ‘사용자 기반 제품 설계 모듈(미국 특허청 특허번호 7,620,565)’
과 ‘네트워크를 이용하는 장비를 통해 정보를 수집하는 장치와 방법(미국 특허청 특허번호 7,222,078)’ 특
허다. 모두 로드시스가 갖고 있다.
• 특히 네트워크 장치의 정보수집 방법과 관련된 078 특허는 모바일게임의 앱 내부결제 시스템과 관련이 있
다는게 로드시스의 설명이다.
• 앱 내부결제 시스템은 앱 안에서 결제를 할 수 있도록 하는 기능으로 무료로 배포하고 게임 속 콘텐츠를 팔
아 수익을 내는 ‘프리미엄(Freemium)’ 형식의 모바일게임이 필수로 탑재하는 기능이다.
• 로드시스는 지난 2011년 ‘앵그리버드’를 개발한 핀란드의 로비오와 일렉트로닉아츠(EA), 아타리 등을 특
허침해 혐의로 소를 제기한 바 있다. 화살은 모바일게임 개발업체에 그치지 않는다. 애플이나 구글 안드로
이드 운영체제(OS)를 쓰는 모바일기기용 응용프로그램(앱)을 만드는 상당수 업체가 로드시스와 특허침해
소송으로 맞물려 있는 상황이다.
<출처: http://www.bloter.net/archives/149173>

Ø 로드시스 특허 7,222,078호 관련
<출처: http://www.etnews.com/news/international/2495673_1496.html>

네트워크를 이용하는 장비를 통해 정보를 수집하는 장치와 방법(특허번호 7,222,078)

<청구항 1항>
① 임의의 위치에서 각 사용자에 의해 사용될 수 있는 물품의 유닛
② 사용자와 물품유닛 상호간에 국소적인 양방향 상호작용(interaction)이 가능하게 하는
매체(medium)을 제공하는 물품유닛의 일부인 인터페이스로서, 사용자의 물품(시스템,
commodity)에 대한 인식을 이끌어내는 인터페이스
③ 물품에 대한 사용자의 인식에 관련된 정보를 포함한 양방향 상호작용 결과데이터를 저장하는
메모리
④ 각각의 물품유닛으로부터 얻어진 양방향 상호작용 결과를 중앙에 전송할 수 있도록 물품유닛
각각에 결합되어 있는 통신수단
⑤ 서로 다른 위치에 있는 사용자들의 상호작용을 관리할 수 있고, 중앙과 상호작용결과를
수집할 수 있는 컴포넌트
네트워크를 이용하는 장비를 통해 정보를 수집하는 장치와 방법(특허번호 7,222,078)

• 1990년 출시
• 10년간 1위
• 세계 시장 70% 점유
• 10년 이상의 연구
• 2억 달러 규모의 투자
<깔끔하고 좋은 예>

관련 특허 29개

관련 특허 29개
"Sensor" 면도기 관련 특허 정책
- 질레트사의 R&D 책임자였던 존 부쉬 부회장은 “센서” 개발에 있어서 제품의
핵심적인 성능을 중심으로 한 특허 맵핑을 최우선으로 고려
- 사용자의 얼굴 곡면을 따라서 두 개의 칼날이 독립적으로 움직일 수 있도록
카트리지 내부에 작은 스프링을 장착
- 질레트의 개발팀은 이를 위해 총 7가지의 서로 다른 구성을 디자인함
- 질레트사의 사내 변리사들과 함께, 개발팀은 이 7가지 디자인으로부터
발생할 수 있는 모든 발명들의 강약점을 분석
- 경쟁업체가 회피하기 가장 어려운 특허를 발생시키는 디자인을 최종적으로
선택
- 카트리지, 스프링, 칼날 각도의 핵심적인 디자인에 관한 29개의 발명들을
특허출원
- 특허를 기초로 기술 및 시장 독점

US 5,010,646
US 5,027,511
US 5,430,939
US 4,813,131 US 4,785,534
US D377,237
US 5,113,585

2. 경쟁사 또는 타인이 쓸 수 밖에 없는
기술을 대상으로 출원
노벨상 감?
고도한 기술?
남이 안 쓸 수
없는 기술
남이 안 쓸 수
없는 기술
나만 쓰는
기술
나만 쓰는
기술
YES NO
MAY BE
<좋은 특허의 정의>

<좋은 특허의 예>
- 등록실용신안 제20-0409095호

- 등록실용신안 제20-0409095호
<청구항 1항>
컵뚜껑 외연에 근접하여 그 일측에 형성된 원형 또는 장방형 형상으로 빨대공(10)이 형성되어
있는 음료컵용 컵뚜껑(A)에 있어서,
상기 빨대공(10)의 상부에 형성되면서 상기 빨대공(10)과 상호보충의 형상으로 성형되고 상기
빨대공(10)의 일면과 접하면서 상기 빨대공 뚜껑편의 절곡선(21)을 통해 상기 컵뚜껑(A)과
일체로 형성되어 있는 빨대공 뚜껑편(20)과;
상기 빨대공 뚜껑편(20)의 중앙부는 상방향으로 돌출되어 성형되어 있는 빨대공 뚜껑편
돌출부(22)와;
상기 빨대공 뚜껑편(20)의 외연과 상기 빨대공(10)의 내주면이 분리 가능하게 상호 연결되어
상기 컵뚜껑(A)과 일체로 형성된 연결편(40);으로 형성된 것을 특징으로 하는 음료컵용
컵뚜껑.

- 등록실용신안 제20-0409095호
※ 좋은 특허는 기업을 성장하게 함!

<다소 논쟁의 소지가
있는 특허의 예>
- 등록특허 제10-1244777호
- 나우마케팅 CPI 특허

<나우마케팅 CPI 특허>

[청구항 1항]
무선 단말기용 어플리케이션이 업로드되어 있는 어플 스토어 서버;
광고 대행사에서 제작한 광고 대행 어플리케이션이 상기 어플 스토어 서버를 통해서 설치된 각 유저의
무선 단말기;
상기 광고 대행 어플리케이션을 통해서 접속되는 광고 대행사 서버;
상기 어플 스토어 서버에 업로드된 광고 대상 어플리케이션을 상기 광고 대행사 서버에 등록하는
어플리케이션 제작자의 유무선 단말기를 포함하며,
상기 광고 대행 어플리케이션은,
① 상기 광고 대행사 서버에 등록된 광고 대상 어플리케이션을 확인하고,
② 유저의 무선 단말기에 설치되는 광고 대상 어플리케이션 정보를 상기 광고 대행사 서버로 전송하며,
③ 각 유저가 설치한 광고 대상 어플리케이션을 통해서 획득한 지원 금액을 확인할 수 있는 것
을 특징으로 하는 무선단말기용 어플리케이션 설치를 통한 광고 시스템.

나우마케팅은 변신중?

BLT 스타트업 특허전략 POINT 3. 선행문헌 검토를 통한 무효 가능성 최소화
<유효한 특허의 요건>
1. 명세서 기재가 명확할 것
2. 신규성(발명의 구성이 새로울 것)
3. 진보성(기존 기술로부터 쉽게 창작불가한 것)

<특허 무효 심판>
<출처: http://www.kbench.com/digital/?no=122734>
<출처: http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201307292244035&code=930100 >

<특허 무효 심판>
대전제 - 심사관은 전지전능한 신이 아니다
ü 심사과정의 결함을 사후적으로 해결
ü 침해 피소자의 강력한 방어수단
ü 무효심결이 확정되는 경우 특허는 소급적으로 소멸
ü 필요한 청구항에 대해 선택적으로 청구할 수 있음

<사례 애플 “밀어서 잠금해제“ 특허>

시간의 흐름
특허의 가치
Smart Phone
시장의 수요 포화점 경과
지속적인
특허등록
2006.02
CREATIVE
1조원 패소
개념특허
(UI part)
대거출원
경쟁사
UI 모방
2011.04
2006.04 ~
2007.06
iPhone
등장
2008.01
Apple
개념특허
(UI part)
출원공개
2008.10 ~

[청구항 1항]
컴퓨터로 구현되는 방법으로서,
터치 감지 디스플레이를 포함하는 전자 장치에서,
상기 장치가 사용자 인터페이스 잠금 상태에 있는 동안 상기 터치 감지 디스플레이에의 접촉을
검출하는 단계;
상기 접촉에 따라 상기 터치 감지 디스플레이 상의 사전결정된(predefined) 표시 경로를 따라
잠금 해제 이미지(unlock image)를 이동시키는 단계;
상기 검출된 접촉이 사전결정된 제스처(gesture)에 대응하는 경우 상기 장치를 사용자
인터페이스 잠금 해제 상태로 천이시키는 단계; 및
상기 검출된 접촉이 상기 사전결정된 제스처에 대응하지 않는 경우 상기 장치를 상기 사용자
인터페이스 잠금 상태로 유지하는 단계를 포함하는 컴퓨터 구현 방법.

침해!?

회피

그러나..

Ø 무효 가능성을 낮추기 위해서는…
ü 출원 전 선행조사를 상세히 수행할 것
ü 합리적인 범위에서 선행문헌을 해석할 것
ü 해석 결과에 따라 청구항 범위를 설계할 것
ü 무효심판 진행시에 정정 제도(청구범위를 사후적으로 감축하
는 절차)를 적극 활용할 것

BLT 스타트업 특허전략 POINT 4. 상용화 가능성 또는 노하우 보전을 함께
고려하여 출원여부 결정
Ø 특허출원 vs 노하우 보전
ü 특별한 경우 출원을 하지 않고 노하우로 보전할 수 있음
ü 기술이 적용된 제품이 시중이 유통되더라도 당분간 발명 내
용을 타인이 알기 어려운 경우 노하우로 유지
ü 현재 실현이 불가능한 기술의 경우 일정기간 노하우로 보전

Ø 노하우 유출시
Q: 노하우로 유지되는 코카콜라의 제조법을 A음료회사에서 사용
한 경우 코카콜라社는 A음료회사에 대해 어떠한 대응을?
A1: 코카콜라 제조법에 대해서는 특허등록을 받지 않았으므로
특허법상으로 보호를 받을 수 없음.
A2: 코카콜라 직원이 고용계약을 위반하고 제조법을 빼돌린 경
우 해당 직원에게 민형사상 책임 또는 부정경쟁방지법에 근
거하여 책임을 물을 수 있음.

Ø 날개없는 선풍기 CASE
ü 날개없는 선풍기에 대한 원천특허
보유자는 Dyson?

ü 날개없는 선풍기에 대한 원천특허 출원인은 TOSHIBA

ü 이미 1980년에 TOSHIBA에서 출원한 발명이었으나,
모터 소형화 등 기술적인 한계에 의해 실용화 되지 못함
ü 진공청소기 분야에서 강력한 모터 기술을 보유하고 있던
DYSON 社가 2009년에 최초로 양산화
ü 특허권의 존속기간은 한계가 있기 때문에,
존속기간 내에 현실화되기 어려운 발명은 출원을 유보

BLT 스타트업 특허전략 POINT 5. 스타트업에 특화된 특허전략
Ø pros & cons of startup
A startup is a human institution
designed to create under conditions of extreme uncertainty.
스타트업은 매우 불확실한 상황에서도
만들어 낼 수 있는 용기를 가진 사람의 집단
- THE LEAN STARTUP -
BUT
1. 자금력이 부족
2. 세분화된 전담인력이 부족
3. Founder를 제외한 인력 변동이 심함
4. ITEM이 가변적
5. 상황이 불확실함
6. 종종(?) 회사가 없어지기도 함

Ø 스타트업에 특화된 대리인 선정 가이드라인
1. 밀착해서 관리해줄 수 있는 중소 규모의 특허사무소의 도움을 받을 것
2. 최신 창업 트랜드 및 아이템을 잘 이해할 수 있는 변리사를 선택할 것
3. 비용 절감 차원에서 정부 또는 지자체 지원사업 연계 또는 VC 투자 연계가
가능한 특허사무소를 전담으로 선정할 것
4. 적정한 대리인 비용으로 선정할 것 (NOT too low NOT too high)

Ø 스타트업에 특화된 특허출원 전략
1. 반드시 외부에 제품이나 서비스를 오픈하기 전에 특허출원을 할 것
2. 실수로 서비스 오픈이 먼저 이루어졌다면 최초 공개일로부터 1년 이내 가
장 빠른 시점에 특허출원을 진행할 것
3. 하나의 출원명세서에 연관된 향후 개발 아이템을 포함시킬 것
4. 꼭 필요한 경우가 아니라면 심사청구는 추후에 진행해도 무방함
5. 명세서 리뷰시에 모르는 내용은 반드시 설명을 요청할 것
6. 신속하게 등록받아야 하는 건은 우선심사제도를 적극 활용할 것 (tricky)

BLT 스타트업 특허전략 POINT 6. 해외특허전략 수립 - Global Market 공략
Ø Global Market 공략
1. 모바일 관련 업체는 각국 store에 손쉽게 launching 할 수 있으므로 특허 침해 이슈에 대해 지
속적인 관심을 가져야 함
2. VC 투자 고려시 EXIT 가능한 시장 규모를 확보하여 투자 호감도 상승
3. 반면, 해외 진출시 분쟁 리스크도 상승
4. 필요에 따라 창업 초기에 해외 진출을 시도하는 경우 특허 분쟁시 비용 규모가 국내의 수십배
내지 수백배 규모이므로 진출 국가에 대한 IP 컨설팅을 반드시 수행 (특히, 미국)
5. 해외출원경비 지원사업(특허청, 중기청 등) 및 해외분쟁 컨설팅 지원사업(지식재산보호협회
등)을 적극 활용하여 비용 절감
6. PCT 출원을 통해 출원 후 의사결정 시간을 충분히 확보

BLT 분쟁 대응 전략
Ø 특허분쟁은 근래의 일이 아니다(?)
• 미국인 엘리아스 하우(1819 ~ 1867)
• 아프리카 원주민이 구멍난 창으로 자신을
죽이려는 꿈... 구멍난 창에서 아이디어를
얻어, 재봉틀을 완성
• 제품출시 초기에, 이 기계가 미국에서 거의
관심을 끌지 못하자, 하우는 영국으로...
• 여러 차례의 소송 끝에 1854년, 하우의
권리가 인정됨
• 특허권 만기(1867년)까지 미국내에서
생산되는 모든 재봉틀에 대한 로열티를 받음

Ø 특허 분쟁 동향
• 2011년 한 해 총 2,892건의 침해 소송이 제기
• 전년 대비 5% 증가. 가장 많았던 때는 2004년 3,075건.
• 소송을 주도한 두 가지 그룹의 하나는 NPE(특허괴물), 다른 하나는 애플, 삼
성 등 스마트폰 거대기업들.
• 손해배상액은 평균 1.8 million 달러(20억 원)
• 가장 많은 소송을 일으킨 NPE 중 하나는 "Geotag".
• 이들은 2009년에 "geotagging"(온라인 사진과 같은 매체에 지리적 메타데
이터를 부가하는 방법 발명)에 관한 특허를 119 million 달러에 매입(1350
억 원)
• 구글, 모토로라 외 여러 지도 서비스 업체들을 상대로 무려 397건의 소송을
제기

Ø NPE?
- Non Practicing Entity
- 특허를 매입하여 비즈니스를 수행하며
실제 특허를 실시하여 제품/서비스를
제공하지는 않음
<언론에 비친 NPE의 부정적인 모습들>

Ø IV (Intellectual Ventures)
• 창립자는 미국 마이크로소프트사의 CTO 출신인 Nathan Myhrvold, 인텔 출신 Peter Detkin,
Edward Jung(CTO,한국계) 등
• 현재까지 알려진 투자자로는 Share Holder들인 Microsoft, Intel, Sony, Nokia, Apple,
Google, e-Bay 등 + 개인투자가
• 현재까지 50억 달러(5조 8천억원)의 자금을 유치
• 51개 이상의 펀드를 운용하고 있음
•업무조직은 ①이학 또는 공학을 전공한 발명가 그룹 ② 특허, 법률, 기획 등을 담당하는 전문가
그룹으로 구성
• 만들어진 특허 포트폴리오를 활용하여 특허 라이센스를 요구하여 이로써 수익을 창출하고, 이를
투자자들에게 배분

Ø Inter Digital
인터디지털은 폐업한 회사나 개인 발명가, 특허경매
등을 통해 저평가된 특허를 헐값에 사들인 후 대기업을
상대로 소송을 벌여 라이선스 수익을 창출하는 회사
애플은 물론, 노키아와 삼성, LG 등 글로벌 IT업계의
강자들도 예외없이 이 회사에 수억 달러에 달하는
라이선스비를 지불해왔다. 직원수는 300명에
불과하지만 2012년 매출은 3억 9450만달러이고
순익도 무려 40%에 가까운 1억 5360만달러

BLT Startups and Patent Trolls
• 2006년부터 223개의 스타트업 기업을 대상으로 전수조사를 진행
• 223개의 기업 중 79개의 기업(약 40%)이 특허괴물로부터 특허경고를 받음
• 전체 스타트업 기업 중 4%만 특허경영전략을 가지고 있음(96%는 전략無)
• 2006년부터 223개의 스타트업 기업을 대상으로 전수조사를 진행
• 223개의 기업 중 79개의 기업(약 40%)이 특허괴물로부터 특허경고를 받음
• 전체 스타트업 기업 중 4%만 특허경영전략을 가지고 있음(96%는 전략無)

BLT 미국 Start-up들의 Patent Trolls 대응
company choices – if a company is sued, it’s harder to ignore than if the company merely
receives a demand letter. In addition, the type of demand a company receives (letter, suit, or
based on a “nuisance” or “credible” suit for example) may depend on the size of the company.
Thus, Table 1 includes not only average cost data where it was reported but also how this
revenue compared to the revenue that the company reported on the survey (taking the midpoint
when a revenue range was presented).
TABLE 1: Primary Responses to PAE Demands, and Their Costs
Primary Response
to PAE Demand
Primary Response Average Cost of
Response
% of Annual
Revenue Spent
Resolving Demand
N % N Average $ N Average $
Product/Business
Change
7 9% 5 $32K 5 13%
Doing nothing 17 22% 15 $2.4K 15 0%
Settlement
($ or equity)
14 18% 12 $340K 12 13%
Fighting in court 9 11% 7 $857K 6 24%
Fighting out of
court
19 24% 18 $168K 18 5%
Other/unresolved/
legal fees
13 17% 9 $7-$21K 8 0-6%
Total 79 - 66 - 64 -
Time and Money Impacts
PAEs want money, but startups are often cash-poor, leading potentially to a strained
• 9%의 기업이 사업영역을 바꾸었음
• 22%의 기업은 ‘무대응’
• 18%의 기업이 ‘소송중 화해’ (평균비용 4억 / 매출의 13% 지출)
• 11%의 기업이 ‘소송’ (평균비용 10억 / 매출의 24% 지출)
• 24%의 기업은 ‘소송전 화해’ (평균비용 2억 / 매출의 5%)
• 9%의 기업이 사업영역을 바꾸었음
• 22%의 기업은 ‘무대응’
• 18%의 기업이 ‘소송중 화해’ (평균비용 4억 / 매출의 13% 지출)
• 11%의 기업이 ‘소송’ (평균비용 10억 / 매출의 24% 지출)
• 24%의 기업은 ‘소송전 화해’ (평균비용 2억 / 매출의 5%)

BLT 특허소송에 대한 10가지 대응전략
1. 허둥지둥하지 말자
특허요구는 이제 현실이 되고 있으며 투자자, 보험사, 이사진 및 잠재적 인수자 모두 이
점을 알고 있다. 특허괴물의 대다수 요구는소송이 접수되기 전에 사라지며 대다수의 사건은 회사
의 명운이 걸린 소송이 아니다. (단, 상대방이 기업체일 경우, 심각하게 고려해야함)
3. 장기적인 안목과 사업적 감각이 있는 변리사를 찾자
변리사가 당신의 사업적 관심을 이해하는지 확인하라. 일부 변리사들은 아무것도 하지 말라고
조언하는 것을 꺼리기도 한다. 하지만 때로는 최선일 수
있다. 당신과 장기적인 관계를 가지는 데 관심이 있는 변리사를 골라라.
2. 관심을 주지 말자
당신의 기업이 작다면, NPE의 경고장을 받는 많은 곳들 중에 하나일 가능성이 상당히 높다.
응답자의 22퍼센트는 아무것도 하지 않음으로써 그 위협을 해결했다.

4. 자기 자신을 알자
특허요구를 접하였을 때 본능적으로 그 특허가 형편없다고 생각할 수도 있겠지만, 좀
더 쉬운 탈출구는 그 특허가 당신의 사업과 무엇이라도 관계가 있는지를 평가하는 것이다.
특허를 “죽이는” 것이 매력적으로 보이기는 하지만, 특허소송에서 원칙대로 하는 것은 매우 비용
이 많이 든다. 우선순위는 어디까지나 소송에서 빠져 나오는 것이 되어야 한다.
한 가지 예외가 있는데, 이미 선행기술을 가지고 있다면 소송을 계속 진행하여 특허요구의 무효성
에 집중하여 이를 분쟁의 조기 해결을 위한 지렛대로 사용하도록 한다.
등록특허 XXXX 우리제품
구성1 ~~~~~ 모듈 O
구성2 ~~~~~ 모듈 O
구성3 ~~~~~ 모듈 O
구성4 ~~~~~ 모듈 ?
구성5 ~~~~~ 모듈 O

5. 특허만 보지 말고 사람들이 누군지를 알아보자
특허권자가 집요하다면, 그들을 조사하라. 누가 특허를 소유하고 있는지? 누가 그들을 대리하는지
? 다른 소송이나 다른 활동에 연관되어 있는지? 되도록 많은 정보를 얻으라. 소송 뒤에 누가 있는
지는 그들이 보유한 특허 자체만큼이나 혹은 그 이상으로 중요하다.
몇몇 특허괴물들은 빠른 돈벌이를 위해 나왔다. 다른 특허괴물들은 다른 이유로 당신을 겨냥할지
도 모른다. 당신이 쉬운 목표라든지, 당신 돈을 이용해서 더 큰 상대를 좇고 있다든지, 또는 앞으로
의 활동을 염두에 두고 당신을 일종의 사례로 보이려고 사용하려는 것일 수도 있다. 그러나 사건을
실제로 재판으로 가져가고자 하는 것은 극히 일부이다.
국무부 웹사이트를 이용해서, 온라인 조사를 수행하여, 그리고 특허 소유를 확인함으로써(assign
ments.uspto.gov) 해당 회사를 알아보라.
전에 소송을 한 적이 있다면, 피소대상 또는 그들의 변호사에게 문의하여 그 소송이 어떻게 결말이
났는지도 알아보라.

6. 가난에 호소하자
이들 사건은 돈에 관한 것이다. 특허권자에게 당신의 재무 상황에 대하여 알리고 소송할 만한
가치가 없다고 말하는 것에 대하여 부끄러워하지 말라. 무엇을 주면 물러갈는지 물어보고, 고소
당한 제품으로부터 실제 매출이 없다는 것을 일깨워주라.
50%
25%
15%
10%
시장점유
A사
B사
C사
당신

7. 팀을 짜자
당신 회사가 작으면서 소송을 당한다면, 동료가 있을 가능성이 충분하다. 공동방어 그룹을 형성
하여 공동의 피고소인들로 하여금 앞장서도록 하라. 공동방어그룹의 비용을 지불하는 구성원이
되되, 당신 혼자 부담할 수 없는 비용을 떠안는 일이 생기지 않도록 주의하라.
àKIPRA, KINPA(협회)
kipra.or.kr kipra.or.kr i-discovery.com

8. 미리 준비하자
사전에 특허컨설팅을 받아 핵심특허를 사전에 분석하라. 조사된 경쟁사의 핵심특허를 미리
분석하여 1)비침해 논리 2) 무효자료조사 3)회피설계를 진행하라. 비용이 들기는 하겠지만,
소송비용보다는 적을 것이다.
à 경고장을 받았을 경우, 상대방 특허번호가 정확히 명시되어 있는지 확인하자.
à 미리 무효자료를 확보해 두고, 7일 이내에 회신하는 것이 상대방을 역으로 협박하는
좋은 방법이다.

9. 신중하게 전투를 고르자
우선순위를 정하라. 특정한 상황에서는, 권리범위확인심판이 효율적일 수 있다. 소송에 비용을
낭비하기 보다는 가장 효율적인 절차를 확인해보자.
1. 비침해 감정서 (150 ~ 200)
2. 상대방 특허 무효감정서 (200 ~ 1000)
3. 특허 컨설팅 (1000 ~ )
4. 소극적 권리범위확인 심판 (400 ~ 800)
5. 경고장 회신 (100 ~ )
6. 비침해논리 설계 후 무대응 (500 ~ )

10. 쉬운 먹잇감이 되지 말자
특허괴물들은 웹사이트를 연구하고, 제품 사양을 살펴보며, 그리고 당신이 그들의 특허를 필요로
하는 사건을 만들려고 노력하면서 목표를 고른다.
기술문서 또는 세부사항 튜토리얼 열람을 허가하기 전에 등록을 요구하라. 고객 명단에 오르는
것과 당신 사업의 구석구석을 광고하는 것 등에 대하여 두 번 생각하라. 가장 성공적으로 광고하
는 회사들이 종종 특허괴물의 가장 빈번한 목표가 된다.
특허괴물의 위협이 사업 결정을 좌우해서는 안 되겠지만, 특허괴물의 고소장 공습이 당신의 성공
적인 마케팅 활동을 따라오더라도 놀라지 말라.
① 제품을 과하게 노출하지 말것
② 제품안내서를 받으려면 메일
리스트에 가입하도록 할 것
③ 메일리스트 가입자 주소를
확인할 것
④ TEXT검색 못하도록 할 것
⑤ 상세SPEC 노출 말 것

BLT Appendix
정부지원사업

BLT
109
유형별 구분
창업지원 R&D 비용지원
출원비용 특허컨설팅
벤처확인 / 보증
인건비

BLT
110
정보!
http://smba.go.kr/common/cmfiles/cmfilesDown.do?idx=1
http://smba.go.kr/common/cmfiles/cmfilesDown.do?idx=2
아니면, ryu@blte.kr로 파일요청~

BLT
111
창업지원

BLT
112
창업지원

BLT
113
R&D 비용지원

BLT
114
R&D 비용지원 www.smtech.go.kr

BLT
115
R&D 비용지원 www.smtech.go.kr

BLT
116
R&D 비용지원 (자금융자)

BLT
117
R&D 비용지원 (자금융자)

BLT
118

BLT
119

BLT
120
출원비용 (국내) www.ripc.org

BLT
121
출원비용 (해외)

BLT
122
특허컨설팅 / 특허연계형 지원사업 www.kipra.or.kr

BLT
123
특허컨설팅 / 특허연계형 지원사업 www.kipa.org

BLT
124
인건비
http://www.work.go.kr/intern
중소기업
청년 취업인턴제

BLT
125
Business, Law & Technology
The only FIRM who cares your SUCCESS
BLT
변리사 유철현
010-3583-3514
ryu@BLTe.kr

[BLT] 스타트업을 위한 특허의 이해 - 유철현 변리사

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (19)

Ähnlich wie [BLT] 스타트업을 위한 특허의 이해 - 유철현 변리사

Ähnlich wie [BLT] 스타트업을 위한 특허의 이해 - 유철현 변리사 (20)

[BLT] 스타트업을 위한 특허의 이해 - 유철현 변리사